• Brevetti per invenzione

21 febbraio 2019

Il Tribunale di Milano chiarisce gli effetti retroattivi della limitazione di brevetto chiesta in corso di causa, anche ai fini del calcolo del risarcimento dei danni

di Cesare Galli

Con la sua sentenza n. 9889 del 5 ottobre 2018 il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata delle Imprese ha condannato tre società implicate nella contraffazione del brevetto di titolarità della Saima Sicurezza s.p.a. su di un innovativo sistema di gestione dell’accesso a veicoli di trasporto di persone, che segnala il passaggio abusivo senza tuttavia bloccarlo e quindi risolve i problemi di sicurezza che i sistemi preesistenti presentavano.

Il brevetto è stato ritenuto valido nel set di rivendicazioni come riformulate dal titolare nel corso del procedimento, attraverso l'istanza di limitazione giudiziale prevista dall'art. 79 del Codice della Proprietà Industriale.

A tale riguardo, è particolarmente significativo che, oltre a disporre le misure correttive previste dal Codice della Proprietà Industriale nei confronti degli autori della violazione, il Tribunale li abbia condannati al risarcimento dei danni e alla restituzione dei profitti da essi realizzati, nominando un C.T.U. contabile per il calcolo delle somme dovute, anche per i prodotti venduti prima del deposito della domanda di limitazione del brevetto.

Con questa pronuncia i Giudici milanesi hanno chiarito che gli effetti retroattivi della limitazione di brevetto effettuata in corso di causa riguardano anche l'accertamento della contraffazione e correlativamente anche la condanna al risarcimento del danno o alla retroversione degli utili. In tal modo è stato superato un precedente orientamento più restrittivo che escludeva che i danni fossero dovuti per le condotte anteriori alla presentazione dell'istanza di limitazione.

Infatti, in precedenti pronunce – per il vero, non motivate in modo convincente sul punto – lo stesso Tribunale di Milano e (almeno in un caso) la Corte d’Appello di Milano sembravano avere ritenuto che la tutela dell’affidamento dei terzi richiedesse che il brevetto limitato venga considerato opponibile ai terzi solo dal momento in cui la limitazione è stata chiesta.

Tuttavia questa interpretazione era stata criticata, perché è la stessa norma di cui all’art 79, 3° comma C.P.I. che esclude che mediante la limitazione si possa ledere l’affidamento dei terzi, dato che essa impone che la riformulazione “rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso”: cosicché se la limitazione è ammissibile, in quanto soddisfa i due requisiti appena indicati (come è stato accertato dal C.T.U. nel caso in esame), ciò comporta necessariamente che per i terzi l’ambito di protezione del brevetto risultante da essa è perfettamente prevedibile, essendo più ristretto di quello originario e che quindi il “terzo” non può addurre una sua “incolpevole ignoranza” di tale ambito di protezione.

È cioè il rispetto dei limiti di cui all’art. 79, 3° comma C.P.I. ciò che garantisce la certezza del terzo, impedendo che quest’ultimo si trovi di fronte ad un’esclusiva più ampia o diretta a tutelare un’invenzione che l’esperto del ramo non avrebbe desunto con immediatezza dalla descrizione brevettuale.

Questa conclusione risulta conforme a quanto avviene a livello di brevetto europeo per le limitazioni effettuate in sede EPO. Infatti l’art. 69, comma 2° della Convenzione sul Brevetto Europeo è esplicito nell’affermare che gli effetti della limitazione retroagiscono sino al momento del deposito della domanda di brevetto, stabilendo testualmente che “il brevetto europeo, come rilasciato o modificato durante la procedura … di limitazione … determina retroattivamente questa protezione sempre che quest’ultima non sia stata oggetto di un’estensione”.

Tale esplicita disposizione chiarisce anche il significato della disposizione dell’art. 105.b, 3° comma CBE, il quale prevede che “la decisione relativa alla limitazione … concerne il brevetto europeo, con effetto in tutti gli Stati contraenti per i quali è stato concesso. Essa (la decisione, n.d.r.) ha effetto alla data della pubblicazione della menzione della decisione nel Bollettino europeo dei brevetti” (si veda in proposito la stessa disposizione nella sua versione originale in lingua inglese, laddove il pronome “it” all’inizio dell’ultimo periodo è inequivocabilmente riferito al sostantivo “decision” del periodo precedente), rendendo evidente che è solo “la decisione” dell’Ufficio Europeo dei Brevetti che ha effetto dalla pubblicazione della stessa, mentre l’oggetto di tale decisione, ossia “la limitazione” e, quindi, il testo della rivendicazione così come modificato in sede di procedura ex art. 105.b CBE, produce i suoi effetti sin dall’inizio della vita del brevetto, come è del resto logico che sia, proprio trattandosi di una limitazione, ossia di un provvedimento che non amplia, ma riduce l’ambito di protezione del brevetto.

Dunque questa decisione allinea ancora una volta l’ordinamento italiano a quello europeo, confermando la sensibilità e l’affidabilità dei Giudici italiani nella materia brevettuale.

 


 © 2019 - Avv. Cesare Galli
Prof. Ord. di Diritto Industriale, Università di Parma – Studio IP Law Galli, Milano