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15 luglio 2019

Sisley vince contro Amazon: vanno rispettati la distribuzione selettiva e il prestigio del marchio

di Monica Riva

La società francese Sisley, specializzata nella produzione di cosmetici innovativi di altissima qualità, ha messo a segno un'importante vittoria nei confronti del celeberrimo marketplace Amazon, ottenendo tutela cautelare nei suoi confronti, con l'ordinanza emessa in sede di reclamo il 3 luglio 2019 dal Tribunale di Milano (l'"Ordinanza") che ha inibito alle resistenti di "commercializzare, offrire in vendita, promuovere o pubblicizzazione sul territorio italiano" i prodotti Sisley con modalità ritenute "lesive dell’immagine e del prestigio" del brand.

Tale ordinanza ha superato l'esito delle prime cure cautelari, ove il rigetto del ricorso proposto da Sisley si era fondato sulla asserita contrarietà, basata su un'interpretazione opinabile, del sistema di distribuzione selettiva di quest’ultima al diritto dell’Unione Europea, in ragione della presenza nelle condizioni commerciali praticate ai distributori appartenenti alla rete di una clausola ritenuta illegittima in quanto implicante un divieto di vendite incrociate fra tali distributori, clausola tuttavia modificata nelle corso del procedimento.

Temi centrali dell'Ordinanza sono: i) i criteri di validità de sistema di distribuzione selettiva per la vendita dei prodotti di lusso di Sisley; nonché ii) i princìpi relativi all'esaurimento dei diritti di marchio (art. 5 D.Lgs. 30/2005), ovvero ai motivi legittimi che consento al titolare di opporsi all'ulteriore rivendita di prodotti da parte di terzi estranei alla sua rete.

Secondo il Tribunale di Milano il sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso di Sisley, chiarito che non sono impedite le vendite incrociate tra i distributori alla luce di modifiche alla stessa clausola proposte nel corso del procedimento, non viola il diritto dell’Unione. Lo stesso Tribunale ha tuttavia ribadito il proprio orientamento – che desta, specie alla luce della sentenza "Coty" (Corte giustizia UE sez. I, 6 dicembre 2017, causa C‑230/16), qualche perplessità –, secondo cui l’esistenza di un valido sistema di distribuzione non è condizione sufficiente per impedire a terzi non appartenenti ad esso, come nel caso di specie il marketplace Amazon.it, commercializzino i prodotti di marca, essendo necessario provare un pregiudizio concreto del marchio, che nel caso di specie è stato ritenuto sussistente.

 

I. Il fatto e la prima ordinanza cautelare

La vicenda in esame ha preso avvio con il ricorso cautelare promosso da Societe C.F.E.B. Sisley, Sysley Italia S.r.l. e Societe D’investissement Et De License ("Sisley") nei confronti di Amazon Eu Sarl, Amazon Europe Core Sarl e Amazon Services Europe Sarl ("Amazon").

Il tema è quello ampiamente noto agli operatori del mercato: la violazione di una rete di distribuzione selettiva di vendita da parte di rivenditori infedeli.

Sisley contestava ad Amazon che, nella piattaforma diretta ai consumatori italiani (www.amazon.it), venivano ospitate sia offerte di vendita dei prodotti Sisley da parte di soggetti non appartenenti alla sua rete distributiva, sia offerte di vendita operate in proprio di Amazon di prodotti acquistati da rivenditori infedeli, asseritamente indotti a violare le loro obbligazioni nascenti dall’adesione alla distribuzione selettiva, che preclude ai membri della rete di commercializzare i prodotti a marchio su piattaforme di soggetti terzi, in entrambi i casi con asserito gravissimo pregiudizio del prestigio dei propri marchi.

Sulla base di queste circostanze, le ricorrenti contestavano ad Amazon (i) la contraffazione dei propri marchi e degli altri segni distintivi, (ii) gli illeciti concorrenziali di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell’art. 2598 cod. civ., nonché (iii) la violazione dei diritti d'autore in relazione all'uso non autorizzato di fotografie riproducenti i prodotti a marchio Sisley, asseritamente tratte da campagne pubblicitarie da parte delle resistenti.

Secondo il primo giudice, come emerge dall'Ordinanza, i contratti di distribuzione selettiva usati da Sisley con i propri rivenditori non avrebbero potuto beneficiare della esenzione dal divieto di intese di cui all’art. 101 del T.U.E. prevista in generale dall'art. 2 del Reg. EU 330/2010 perché contenenti una clausola equivalente alla restrizione fondamentale di cui all'art. 4 lett. d) Reg. EU 330/2010 (i.e. la proibizione delle forniture incrociate tra i distributori autorizzati).

Nella specie, l'art. II.2 delle condizioni generali di contratto stipulate da Sisley con i propri rivenditori avrebbero imposto agli stessi di vendere i prodotti a marchio Sisley "solo nel proprio negozio o comunque esclusivamente al dettaglio e al cliente", impedendo, secondo il Giudice delle prime cure cautelari, le vendite incrociate tra i rivenditori, adottando così una misura "non effettivamente strumentale e proporzionata allo stretto soddisfacimento di … obiettivi di ordine qualitativo" (Ordinanza, pag. 4) e cioè di mantenimento di alti livelli di prestigio e reputazione dei beni, cui la distribuzione selettiva è preordinata.

La reclamante sosteneva che la clausola II.2 delle condizioni generali di contratto di Sisley andasse "interpretata diversamente", nel senso che consentiva le vendite incrociate tra distributori della rete. Da ciò derivava che non sussisteva la restrizione fondamentale in base alla quale il primo Giudice aveva ritenuto invalido l’accordo e quindi inoperante il motivo legittimo che permetteva a Sisley di opporsi alla rivendita dei prodotti al di fuori della sua rete di distribuzione selettiva.

Nelle more del reclamo, la clausola era comunque stata sostituita con un nuovo testo che consentiva in modo esplicito le vendite incrociate tra distributori della rete, ovvero ciò che già, secondo la reclamante, a quanto consta dall'ordinanza che contiene solo un rapido accenno sul punto, si doveva ricavare in via interpretativa dal vecchio testo.

Il Collegio non sembra aver ritenuto di valutare la validità della clausola nella precedente formulazione, finendo per considerare solo quella in vigore, e cioè, appunto, la clausola modificata.

Dalla ordinanza in commento non emerge quale fossero gli argomenti ermeneutici a sostegno di una interpretazione favorevole alla possibilità di vendite incrociate.

Certamente, il fatto in sé di disciplinare solo la vendita all’utente finale non sembra essere un argomento decisivo al fine di ricostruire la volontà delle parti. Si tratta, infatti, di un argomento meramente letterale che, da solo ed in sé, potrebbe non essere sufficiente ai fini dell'interpretazione del contratto.

Ricordiamo, infatti, che, secondo pacifici insegnamenti della giurisprudenza di legittimità e di merito, l’attività dell’interprete deve mirare esclusivamente a ricostruire la comune volontà delle parti e che, per far questo, oltre alla lettera di una clausola del contratto, si devono considerare il contratto nel suo complesso, la finalità perseguita dalle parti con il contratto e il comportamento tenuto dalle parti prima, durante e dopo la stipulazione del contratto, quale elemento rivelatore della loro volontà (in questo senso Cass. 1° dicembre 2016, n. 24560, secondo cui "nell’interpretazione del contratto il criterio letterale e quello del comportamento delle parti anche successivo al contratto medesimo concorrono fra loro in via paritaria a definire la comune volontà dei contraenti. Ne consegue che il dato testuale, pur di fondamentale rilievo, non è di per sé decisivo, atteso che il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo. Quest’ultimo non può arrestarsi alla ricognizione del tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extra testuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare e non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un’espressione prima facie chiara può non apparire più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti"; Cass. 15 luglio 2016, n. 14432, secondo cui "il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non [è] necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell’accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali non è un prius, ma l’esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extra testuali, indicati del legislatore"; nello stesso senso Cass. 10 maggio 2016, n. 9380; Cass. 3 giugno 2014, n. 12360). Tra l’altro, questa stessa giurisprudenza precisa, come si è appena visto, che il dato letterale neppure preverrebbe sugli altri criteri, e si porrebbe invece su un piano di pari rilevanza con essi, dato che ciò che conta non è cosa le parti hanno scritto, ma cosa le parti hanno voluto (eventualmente anche in modo difforme dal senso testuale delle espressioni impiegate).

Esaminando la clausola così come modificata, ad ogni modo, il Tribunale di Milano ha ribadito l'ammissibilità dei nova in sede di reclamo, convalidando un principio già espresso in giurisprudenza e in dottrina (Cfr. Trib. Roma, 6 maggio; Menchini, Le modifiche al procedimento cautelare uniforme e ai processi possessori, in Consolo, Luiso, Salvaneschi, Il processo civile di riforma in riforma, 2006, 94).


II. Liceità del sistema di distribuzione selettiva di Sisley

Premesso, dunque, che le nuove clausole potevano essere conosciute dal Giudice del reclamo, il Tribunale ha concluso che le stesse potessero beneficiare dell'esenzione generale dal divieto di intese restrittive della concorrenza di cui all'art. 2 del Reg. EU 330/2010.

A tal fine, il Tribunale ha fatto piana applicazione dei fondamentali princìpi in tema di liceità dei sistemi di distribuzione selettiva da ultimo espressi dalla Corte di Giustizia EU, da ultimo nella sentenza che ha deciso il caso Coty (Cfr. Corte giustizia UE sez. I, 6 dicembre 2017, causa C‑230/16).

La Corte Europea ha, infatti, stabilito che un sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso finalizzato, primariamente, a salvaguardare l'aura di prestigio di tali beni è conforme all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, a condizione che:

  1. la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi d'indole qualitativa, stabiliti indistintamente per tutti i rivenditori potenziali e applicati in modo non discriminatorio;
  2. le caratteristiche del prodotto richiedano, onde conservarne la qualità e garantirne l'uso corretto, una simile rete di distribuzione;
  3. i criteri definiti non vadano oltre il limite del necessario.

Pertanto, in presenza di queste condizioni, una rete di distribuzione selettiva può, a buon diritto, beneficiare dell'esenzione di cui all’art. 2 del Reg. CE 330/2010 e dirsi conforme alla regola di divieto di intese restrittive della concorrenza posta dall'art. 101 T.F.E.U.

Il Tribunale di Milano ha in particolare affermato che: "le nuove condizioni commerciali che Sisley sottopone ai propri rivenditori possono pertanto ritenersi conformi ai principi sanciti dal Reg. CE 330/2010 e dalla giurisprudenza comunitaria, stante la natura oggettiva, qualitativa e non discriminatoria dei criteri che le ispirano e la loro congruità e proporzionalità rispetto agli obiettivi di tutela dell’immagine commerciale e dell’aura di lusso del marchio".


III. Esaurimento dei diritti ex art. 5 D.Lgs. n. 30/2005 e sussistenza del pregiudizio come motivo legittimo

Accertata la liceità della rete di distribuzione selettiva di Sisley, il Tribunale si è infine domandato se la stessa potesse effettivamente essere invocata dalle reclamanti quale "motivo legittimo" per opporsi alla ulteriore commercializzazione dei prodotti a marchio Sisley da parte di Amazon, non essendosi verificato l'esaurimento dei diritti.

A mente di questo principio, infatti, una volta che un prodotto contrassegnato da un marchio sia stato immesso nel territorio comunitario con il consenso del suo titolare, quest'ultimo non può più opporsi alla ulteriore e successiva commercializzazione del prodotto, tranne che sussistano "motivi legittimi".

Tra questi motivi, secondo il Tribunale di Milano, può rientrare l'esistenza di una rete di distribuzione selettiva solo a condizione che:

  1. il prodotto commercializzato sia un articolo di lusso o di prestigio che legittimi la scelta di adottare un simile sistema;
  2. sussista un pregiudizio effettivo all’immagine di lusso o di prestigio del marchio per effetto della commercializzazione effettuata da terzi estranei alla rete di distribuzione selettiva.

Il requisito sub. a è in linea con la giurisprudenza comunitaria, a mente della quale la qualità di prodotti di lusso non dipende solo dalle loro caratteristiche materiali, ma anche dallo stile e dall'immagine di prestigio, in quanto è proprio l'"aura" del lusso a costituire un elemento di distinzione per i consumatori (Cfr. Corte giustizia UE sez. I, 6 dicembre 2017, causa C‑230/16).

La sussistenza del pregiudizio è, invece, un elemento ulteriore rispetto alla mera violazione della rete di distribuzione ed è un elemento che ricorre spesso nelle decisioni italiane, anche del Tribunale di Milano (Cfr. Trib. Milano, ordinanza 17 marzo 2016). In particolare, secondo l'ordinanza in rassegna: "le modalità di vendita previste dal sistema di distribuzione selettiva Sisley non costituiscono parametro di liceità delle condotte delle resistenti", ciò perché "le condizioni di vendita stipulate dal titolare del diritto con i rivenditori, in quanto clausole aventi efficacia inter partes, non sono opponibili a terzi ai sensi dell’art. 1372, secondo comma, cod. civ.". Recentemente anche il Tribunale di Torino (caso Notino: ordinanza - 17 dicembre 2018 e ordinanza emessa in sede di reclamo - 18 gennaio 2019) ha precisato che la rete di distribuzione selettiva non integra automaticamente una eccezione al principio di esaurimento dei diritti di esclusiva del titolare dei marchi e, quindi, non rende necessariamente illecita la rivendita di beni di lusso da parte di un terzo estraneo alla rete autorizzata.

Queste decisioni, facendo leva sul principio di libera concorrenza, riconoscono che, in presenza di una rete selettiva, il titolare di un marchio può opporsi alla rivendita da parte di terzi dei suoi prodotti di prestigio (successivamente alla loro regolare immissione sul mercato), solo se tale rivendita sia fatta con delle modalità tali da ledere l'aurea di lusso e la reputazione del marchio.

Per quanto concerne le vendite a mezzo internet di prodotti di lusso, il Tribunale di Torino, nel caso Notino, ha ritenuto lecita la distribuzione effettuata tramite siti web dedicati a specifici prodotti (quali, nel caso di specie, cosmetici e profumi di lusso), mentre la commercializzazione attraverso siti web generalisti, dove vengono associati i prodotti più disparati per categoria merceologica, valore e qualità, potrebbe risultare lesiva dell'immagine del brand. Peraltro l'esistenza di un servizio di assistenza alla clientela post-vendita e di meccanismi di gestione del reclamo sono, secondo i giudici, degli indizi utili per valutare la legittimità della vendita del terzo non autorizzato.

Queste decisioni evidenziano un certo scollamento tra la giurisprudenza italiana e quella comunitaria che, con particolare riferimento alle vendite on-line, non sembra richiedere la verifica di un pregiudizio effettivo, quanto più semplicemente l'assenza di controllo da parte del titolare sulle condizioni di commercializzazione dei propri prodotti.

In altri termini, la giurisprudenza comunitaria anticipa la soglia di tutela, ritenendo sufficiente l'assenza di controllo da parte del titolare che potrebbe determinare un rischio di scadimento della presentazione di detti prodotti su Internet, idoneo a nuocere alla immagine di lusso (Cfr. Corte giustizia UE sez. I, 06/12/2017, n. 230).

Si tratta di un approccio più tutelante per il titolare del marchio, anche tenendo conto che, nel nostro ordinamento, l’induzione all’inadempimento contrattuale del rivenditore infedele costituisce una fattispecie autonoma di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 cod. civ. Il fatto che il marketplace ceda a un terzo i prodotti venduti sulla sua piattaforma rileva anche e soprattutto ai fini dell’inapplicabilità del principio dell’esaurimento, semplicemente, se vogliamo, sotto il profilo della "mancanza di consenso" del titolare del marchio alla rivendita del bene (in questi termini Corte Giust. CE, 23 aprile 2009, caso Copad). E ciò rileverebbe anche in merito alla sussistenza dei motivi legittimi, che pure paralizzano l’esaurimento stesso, consentendo dunque al titolare di azionare la propria esclusiva.

Nella fattispecie, il Tribunale di Milano accertata la natura di beni di lusso dei prodotti a marchio Sisley, ha comunque concluso che le concrete modalità di vendita di tali beni da parte di Amazon apparivano effettivamente lesive dell'aura di prestigio e lusso del brand titolare dei marchi, con ciò legittimando quest'ultimo ad opporsi all'ulteriore commercializzazione dei propri prodotti da parte delle reclamate.

Per i giudici milanesi risultavano in particolare lesive dell'immagine di lusso del brand:

  • la presentazione di prodotti Sisley "mescolati ad altri articoli, quali prodotti per la casa e per le pulizie, prodotti comunque di basso profilo e di scarso valore economico", cioè l'accostamento "a marchi di fascia bassa, di qualità, reputazione e prezzo molto inferiori o comunque di gran lunga meno prestigiosi";
  • "l’accostamento a prodotti non appartenenti alla sfera del lusso e la presenza di link che indirizzano a siti di prodotti del tutto diversi";
  • "la mancanza di un idoneo servizio clienti, analogo a quello assicurato dalla presenza nel punto vendita fisico di una persona in grado di consigliare o informare i consumatori in maniera adeguata, giudicata esigenza legittima da parte della Corte di Giustizia, in quanto riferita alla qualificazione del personale ".

Il Tribunale di Milano ha, quindi, ritenuto lesive del prestigio e dell’immagine di Sisley la commercializzazione, l’offerta in vendita e la pubblicizzazione di prodotti di quest’ultima da parte di Amazon e, pertanto, ha inibito ad Amazon la commercializzazione, la promozione e la pubblicizzazione di prodotti a marchio Sisley sul proprio portale e-commerce.


IV. La violazione del diritto d'autore sulle fotografie: una questione essenzialmente probatoria

Il Tribunale ha infine ritenuto che non vi fosse violazione del diritto d'autore sulla riproduzione delle riproduzione delle fotografie nel contesto di inserzioni pubblicitarie di prodotti Sisley pubblicate su Amazon, dato che non vi era prova che si trattasse di fotografie originali, dato che i prodotto venivano rappresentati nella "loro nuda essenza, … senza alcuna caratteristica o suggestione aggiunta" (cfr. Ordinanza, pag. 12). Chiaramente il presupposto di tutela è quello corretto, trattandosi di mera tutela della fotografia originale. La tutela non è stata concessa per un motivo essenzialmente probatorio, bastando, per porvi rimedio, che il titolare dimostri, quanto meno, che si tratti di foto identiche a quelle dei propri cataloghi.
 


Avv. Monica Riva
Counsel presso Clifford Chance LLP