I disegni industriali e il requisito del merito estetico ed artistico per accedere alla tutela d’autore. La sentenza della CGUE sul caso Cofemel chiarisce ma non abbastanza

di Massimo Maggiore e Elisa Contu

Il 12 settembre 2019 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sul caso Cofemel - Sociedade de Vestuário SA contro G-Star Raw CV, causa C-683/17. La decisione era molto attesa, soprattutto dopo le conclusioni presentate dell’Avvocato Generale Szpunar lo scorso 2 maggio, con le quali sembrava essersi aperta la strada all’equiparazione della soglia di accesso alla tutela in base alla legge sul diritto d’autore dei disegni e modelli industriali con quella genericamente applicabile per tutte le altre opere.

Dal 1998, quando entrò in vigore la Direttiva 71 sulla protezione di disegni e modelli, nell’UE vige il principio per cui gli Stati Membri devono riconosce ai disegni e ai modelli, oltre alla tutela propria delineata dalla Direttiva stessa, anche la tutela del diritto d’autore. Il cumulo delle due forme di tutela è così entrato nell’ordinamento di molti Paesi che prima lo escludevano. Tra quest’ultimi l’Italia, che riconosceva la tutela d’autore dei disegni e modelli solo a quelli che soddisfacessero il requisito della cosiddetta scindibilità. Questo requisito è venuto meno nel 2001, con la trasposizione del nostro ordinamento della Direttiva 98/71. Tuttavia il nostro, come altri Stati Membri, ha comunque fatto uso della facoltà, riconosciuta dalla Direttiva 98/71, di condizionare la tutela d’autore dei disegni e modelli a requisiti specifici, diversi ed ulteriori rispetto a quelli validi in generale per tutte le altre opere d’autore. Il requisito in questione in Italia è rappresentato dal “valore artistico” (art. 2 n. 10 Legge d’autore). Similmente l’art. 2 del Còdigo do Direitos de Autor portoghese vincola la tutela dei disegni e modelli industriali ad una accertata valenza di “creazione artistica” del disegno. E’ stata proprio una controversia avviata in Portogallo da G-Star per la tutela d’autore del disegno di alcuni suoi capi di abbigliamento a spingere la corte portoghese a chiedere alla Corte di Giustizia UE se si potesse ritenere compatibile col diritto dell’UE, così come sviluppatosi nel corso del tempo a seguito dell’adozione nel 2001 della Direttiva 29 ( “InfoSoc”), la previsione nazionale di una soglia di tutela ancorata alla valutazione del merito artistico o dell’effetto visivo di un’opera d’arte applicata. La pronuncia della CGUE in argomento fa chiarezza solo in parte sul tema e mentre risolve alcuni dubbi interpretativi, ne apre di nuovi e di non semplice soluzione.

Ma procediamo con ordine. All’origine della pronuncia vi è la controversia insorta tra due società attive nel settore della moda, la G-Star Raw CV, società di diritto olandese e la Cofemel, società di diritto portoghese, in relazione alla configurabilità dei diritti d’autore della prima in relazione al modello di alcuni capi di abbigliamento e la violazione o meno degli stessi da parte della concorrente.

Dopo che il tribunale di primo grado e la Corte d’Appello portoghesi si erano pronunciati sostanzialmente a favore dell’attrice, riconoscendo la lesione dei suoi diritti, la questione è stata sottoposta al Supremo Tribunal de Justicia.

Quest’ultimo, pur rilevando che la normativa portoghese in materia di diritto d’autore e diritti connessi estende la tutela anche alle opere d’arte applicata, ai disegni e ai modelli industriali e alle opere di design che costituiscano “creazione artistica”, si è posto il problema della compatibilità con il diritto UE della legge sul diritto d’autore nazionale. Il Supremo Tribunal de Justicia ha pertanto deciso di sottoporre alla Corte di Giustizia due questioni pregiudiziali, al fine di chiarire in sostanza se la CGUE ritenesse compatibile con la nozione di “opera” suscettibile di tutela con il diritto d’autore ai sensi dell’art. 2, lettera a) della Direttiva InfoSoc, una normativa nazionale che, alternativamente, subordini il riconoscimento della tutela d’autore dei modelli e disegni che “al di là del loro fine utilitario, producono un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico, di tal guisa che la loro originalità è il criterio centrale per l’attribuzione della protezione nell’ambito dei diritti d’autore”, ovvero a quei disegni e modelli che «“alla luce di una valutazione particolarmente rigorosa del loro carattere artistico e tenuto conto delle concezioni dominanti in seno ai circoli culturali e istituzionali, siano meritevoli di essere definiti come “creazione artistica” o “opera d’arte”».

La sentenza dello scorso 12 settembre non sembra fornire ai quesiti così posti una risposta di chiarezza comparabile con quella che invece aveva fornito l’Avvocato Generale nella sua opinione alla Corte. Secondo quest’ultimo infatti la protezione dei disegni e modelli industriali in base al diritto d’autore non può essere subordinata alla presenza di un “carattere artistico” particolarmente intenso, che ecceda quanto invece normalmente richiesto per altre categorie di opere. D’altro canto, l’Avvocato Generale, al fine di preservare la specificità dell’ambito di protezione del diritto d’autore rispetto a quella propria dei disegni e modelli, si era anche espresso a favore di un’applicazione rigorosa del diritto d’autore da parte dei giudici nazionali, seguendo “alla lettera il criterio del risultato della creazione intellettuale dell’autore” (punto 57), che “costituisce al contempo il massimo requisito possibile che gli Stati membri hanno il diritto di imporre rispetto alla protezione del diritto d’autore, a prescindere dal livello id creazione artistica dell’oggetto in questione”.

Se tale impostazione fosse stata confermata, sarebbe stato introdotto un elemento di maggiore chiarezza nella disciplina dei rapporti tra diritto d’autore e diritto dei disegni e dei modelli, i quali, come ribadito dall’Avvocato Szpunar, possono certo cumularsi, pur con la consapevolezza che gli stessi perseguono obiettivi diversi e rispondono a meccanismi e principi di tutela differenti. Nel caso italiano, ciò avrebbe condotto senza soverchi dubbi a escludere la compatibilità al diritto europeo dell’art. 2 della legge n. 633 del 1941, nella parte in cui condiziona la tutela del diritto d’autore delle opere del disegno industriale non solo alla sussistenza del carattere creativo, ma anche del valore artistico.

Con un’argomentazione a tratti involuta, limitandosi peraltro solo alla prima questione e ritenendo la seconda assorbita, la Corte di Giustizia ha invece fornito una risposta che lascia ancora spazio a molti dubbi.

Volendo distillare la posizione espressa dalla Suprema Corte dell’UE, il ragionamento è lineare, fino al punto in cui la Corte afferma che la nozione d’opera quale oggetto di tutela d’autore, deve ritenersi a seguito della Direttiva InfoSoc nozione autonoma e uniforme del diritto dell’Unione. In quanto tale, essa non consente agli Stati Membri di condizionare il riconoscimento della tutela autoriale a requisiti ulteriori rispetto ai due individuati come necessari e sufficienti dalla Corte: i) l’originalità dell’oggetto della tutela da intendersi quale “creazione intellettuale propria dell’autore” e ii) la identificabilità con sufficiente precisione ed oggettività degli elementi espressivi di tale creazione.

A questa stregua, i giudici lussemburghesi riconoscono dunque perentoriamente che i modelli sono qualificabili come “opere” ai sensi della Direttiva 2001/29 e, dunque, meritevoli di tutela, ove queste due condizioni siano soddisfatte (punto 48). In questo modo sembrerebbe dunque doversi con certezza escludere che requisiti ulteriori, attinenti al merito estetico o artistico del disegno, siano compatibili con il diritto dell’UE.

E invece è a questo punto che il ragionamento dei giudici comincia a procedere per anse tortuose, dettate dalla preoccupazione – pure condivisa dall’Avvocato Generale – di rendere sic et simpliciter il ricorso alla tutela sui generis del tutto fungibile con quella, più protettiva almeno in termini di durata, del diritto d’autore, con conseguente possibili irragionevoli effetti restrittivi sul gioco della concorrenza. In ragione di ciò, la CGUE compie dunque il tentativo di ridimensionare la propria iniziale posizione di apparente totale apertura ad una uniformazione dei requisiti di tutela tra opere del disegno industriale e altre opere d’autore. A tal fine, la Corte afferma che il requisito dell’effetto visivo/estetico quale presupposto della tutela secondo la legge portoghese è incompatibile con quello della identificabilità con sufficiente precisione ed oggettività degli elementi espressivi della creazione, in quanto finisce per affidare la decisione sulla tutela autoriale dei disegni a valutazioni puramente soggettive e incerte (cfr. punto 53). E’ tuttavia il paragrafo immediatamente successivo a rendere perplesso l’intera argomentazione, perché la Corte sembra dire, ritornando parzialmente sui suoi passi, che con specifico riguardo ai disegni e modelli industriali, le considerazioni di carattere estetico comunque incidono sul processo creativo ma che, tuttavia, esse da sole non sono sufficienti a far sì che sia riconosciuta la tutela d’autore ai disegni e modelli industriali, a meno che non si dimostri anche che in essi sia riflessa la libera scelta e la personalità dell’autore, risultando così soddisfatto il requisito dell’originalità.

Il tema dunque non sembrerebbe più essere se l’applicazione della disciplina del diritto d’autore possa essere condizionata alla sussistenza di requisiti ulteriori o alternativi rispetto a quelli previsti per tutte le altre opere, ma se il criterio dell’originalità, proprio di qualsiasi opera tutela dal diritto d’autore,  possa ritenersi integrato per il solo fatto che i modelli considerati producano, al di là del loro fine utilitario, un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico, attribuendo a tale aspetto il fulcro della protezione d’autore. I giudici rispondono negativamente a questo quesito e pur tuttavia sembrano suggerire che in realtà la valutazione dell’effetto estetico (ma il discorso vale anche per il carattere artistico visto che la CGUE ha ritenuto il relativo quesito assorbito dal prima) debba per i disegni essere ricompresa nella valutazione dell’originalità, non rappresentando però un momento valutativo a se stante. Insomma, una lettura possibile della sentenza è quella per cui il valore estetico o artistico siano condizioni non autonome rispetto al requisito principe dell’originalità e a quello dell’oggettiva identificabilità dell’opera ma che nella pratica, la prova della sussistenza si un particolare merito estetico o artistico possa di fatto diventare un sostegno imprescindibile al fine di accordare la tutela autoriale. D’altro canto, la Corte si sofferma anche sulla necessità di valutare l’effettivo grado di libertà creativa di cui gode l’autore, rispetto a opere (i disegni industriali) che saranno inevitabilmente condizionati da considerazioni di carattere funzionale. A questa stregua, e venendo al caso italiano, il valore artistico non dovrebbe più essere un prerequisito necessario della tutela. Ciò nondimeno, i giudici potrebbero di fatto richiedere che il titolare del diritto fornisca comunque prove del riconoscimento che il disegno interessato abbia ricevuto in ambiti culturali autorevoli per la sua carica di innovatività e originalità, al di là di considerazioni di ordine meramente funzionale, al fine di evitare un’applicazione troppo ampia della tutela d’autore.

Avv. Massimo Maggiore e Avv. Elisa Contu
Studio Legale Maschietto Maggiore Besseghini