Se modifico la mia attività dopo aver registrato il mio marchio posso usarlo anche per prodotti diversi?

di Silvia Di Virgilio

Purtroppo la riposta è no. Quando si deposita una domanda di registrazione del marchio si devono indicare le classi dei prodotti e servizi per i quali il marchio verrà utilizzato. Quelli indicati sono gli unici per i quali poi verrà concessa la protezione.

Sul punto il Codice di Proprietà Industriale è chiaro.

L’art. 156, CPI, rubricato “Domanda di registrazione di marchio” prevede espressamente che la domanda di marchio debba contenere:

a) l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;

b) la eventuale rivendicazione della priorità ovvero della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169;

c) la rappresentazione del marchio, che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b);

d) l’elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243. I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la protezione sono identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, l’ambito della protezione richiesta.

Quindi per estendere la portata di un marchio non basta fare poi una “integrazione”.

Se si presenta la necessità si dovrà depositare una nuova domanda di registrazione con l’indicazione delle nuove classi di prodotti o servizi per i quali si è deciso di utilizzare il marchio. E si dovranno pagare nuovamente le tasse di registrazione. Inserendo le nuove classi non si potrà nemmeno rivendicare la priorità della registrazione. Sarà una registrazione nuova a tutti gli effetti, anche se si tratta dello stesso marchio.

Quindi al momento della scelta e dell’individuazione del marchio per la registrazione è  assolutamente opportuno individuare in maniera corretta anche lo sviluppo del marchio stesso. Anche perché se nel frattempo qualche altro imprenditore o concorrente avesse registrato un marchio simile nelle classi dove il marchio non è stato registrato non sarà possibile rivendicare neanche la priorità per la classe richiesta. E ovviamente il marchio non potrebbe essere utilizzato nemmeno per i prodotti o per i servizi diversi da quelli scelti in origine. Pena la mancanza di tutte per quei prodotti o servizi.

Quello che si deve fare nel momento in cui si procede al deposito della domanda di registrazione del marchio è di individuare in modo preciso i prodotti ed i servizi. Non soltanto quelli per cui il marchio si utilizza oggi, ma anche quelli che si pensa di utilizzare in futuro. Perché la registrazione dura dieci anni e il mercato potrebbe avere degli sviluppi.

Ovviamente non si possono abbracciare tutte le classi, però una in più potrebbe essere utile. 

In linea teorica, non è impossibile proteggere il marchio anche per tutte le 45 classi presenti nella Classificazione di Nizza. Questo naturalmente è un deposito molto ampio e molto generico che, da una parte, ha un esborso di tasse notevole, e, dall’altra, se il marchio dovesse essere esteso, anche all’estero i costi si moltiplicherebbero notevolmente per la scelta di così tante classi.

Se il marchio, poi, non venisse utilizzato - sempre nei famosi cinque anni dalla concessione della registrazione per tutte le classi per cui lo si è registrato - oltre all’esborso economico si perderebbe anche il diritto, totale o parziale, per quei settori per cui il marchio non è utilizzato.

Quindi di perderebbe anche l’investimento economico.

Prima di procedere con una registrazione conviene sempre valutare bene le prospettive dell’azienda, i campi in cui ci si muove e anche le sue potenzialità. Così da delimitare fin da subito l’ambito nel quale si ha un effettivo interesse a che il marchio non venga dichiarato decaduto. O comunque non venga utilizzato illegittimamente dai competitor. La selezione e, quindi, l’individuazione all’interno delle classi è fondamentale. Va fatta bene, è un lavoro che può sembrare impegnativo, ma avendo effetto per tutta la durata dei dieci anni di registrazione è un investimento che vale la pena fare.

Avv. Silvia Di Virgilio

Studio legale LexAroundMe