Famiglia di marchi: come rafforzare la tutela dei propri marchi

E’ stato recentemente riconosciuto, anche dalla Divisione di Opposizione italiana, il principio, ormai consolidato a livello comunitario, dell’ampliamento della protezione accordata a tutti i marchi appartenenti alla c.d. “famiglia di marchi”/”marchi di serie”.

Agli inizi del mese di Settembre di quest’anno è stata emessa, nell’ambito della procedura di opposizione italiana n. 56/2012, la Decisione n. 128/2014, con la quale l’Esaminatore ha riconosciuto il beneficio della tutela spettante ai c.d. “marchi di serie” e/o “famiglia di marchi” a tutti i marchi di titolarità della società opponente, più di 15 marchi, tutti costituititi dal prefisso “PEDIA” seguiti da un suffisso di tre o quattro lettere, destinati a contraddistinguere prodotti farmaceutici ed, in particolare, integratori per uso pediatrico.

Tale prefisso è stato considerato  idoneo a contraddistinguere l'origine e la provenienza dei prodotti dell’Opponente, essendo usato sistematicamente in tutti i marchi della stessa, sempre nella parte iniziale e sempre in associazione ad altri suffissi, quale elemento identificativo intorno al quale ruotano le formulazioni di tutti i marchi appartenenti alla “serie” e/o “famiglia”.

Pertanto, l’Esaminatore pur riscontrando un grado “medio basso” di similitudine tra i marchi in comparazione, entrambi rivendicanti prodotti farmaceutici, che condividevano solo il prefisso “PEDIA”, ma differivano completamente nella seconda parte, ha ritenuto che tale grado di somiglianza, considerato unitamente alla circostanza della titolarità di una “serie di marchi” in capo all’opponente, assumesse una rilevanza tale da ingenerare nel pubblico di riferimento un rischio di associazione, ossia la possibilità che il pubblico, pur non confondendo i segni direttamente, ritenesse che i prodotti contraddistinti dagli stessi provenissero dalla stessa fonte produttiva o da fonti produttive collegate per rapporti commerciali ed economici.

La configurazione di una “famiglia di marchi” potrebbe, dunque, costituire un importante vantaggio competitivo per l’imprenditore che nella scelta della propria strategia di “naming”, decidesse di capitalizzare ed investire su di un unico elemento comune, identificativo e caratterizzante tutti i marchi della “famiglia”, in modo da renderlo tutelabile e azionabile contro qualsiasi declinazione posteriore dello stesso da parte di terzi soggetti.

La “famiglia di marchi”, essendo quindi ormai riconosciuta sia a livello italiano che comunitario, potrebbe essere utilizzata come strumento di ampliamento della tutela dei marchi appartenenti alla stessa “famiglia”/“serie”, alla stessa stregua dei c.d. “marchi difensivi”, istituto appartenente solo alla legislazione italiana, i cui presupposti e caratteristiche differiscono da quelli sottesi alla c.d. “famiglia di marchi”, ma il cui scopo è proprio quello di ampliare l’ambito di protezione del marchio principale.

A questo proposito, va precisato, però, che mentre una delle principali caratteristiche dei cd. “marchi difensivi” è quella di sfuggire all’istituto della decadenza per non uso, uno dei presupposti fondamentali per l’applicazione della tutela ampliata della  “famiglia di marchi”/”marchi di serie” è che il titolare della “serie”/“famiglia” fornisca prova dell’utilizzo di tutti o di una buona parte dei marchi che ne fanno parte.

Pertanto, è fondamentale che l’imprenditore che decida di configurare la propria strategia di “naming”, attraverso la costruzione di una “famiglia di marchi”, per contraddistinguere le proprie linee di prodotti e/o sevizi, tenga presente che i presupposti per poter beneficiare dell’ampliamento della tutela riconosciuta a tale “famiglia”/“serie” sono:

- uso di tutti i marchi che appartengono alla “serie”/“famiglia” o, quantomeno, di un numero di marchi in grado di costituire tale “serie”/“famiglia”;

- conferimento a tutti i marchi appartenenti alla “serie”/“famiglia” della stessa struttura collocando, ad esempio, l’elemento caratterizzante comune a tutti i marchi della stessa sempre nella stessa posizione rispetto agli altri elementi ancillari.

In tal modo il titolare della “famiglia di marchi” potrà godere di una tutela molto ampia, potendo azionare tale “famiglia” contro tutti i marchi posteriori di soggetti terzi che riproducano lo stesso nucleo centrale seppur con diverse declinazioni o combinazioni.

Avv. Angela Di Blasio
Bugnion S.p.A.