Il marchio altrui è registrabile in lingua cinese!

Recentemente l’UIBM ha dovuto esaminare un caso molto particolare, la cui decisione ha permesso ad un operatore commerciale diverso da Land Rover di registrare in Italia proprio il marchio “Land Rover”, seppur in lingua cinese.

Ripercorriamo brevemente il caso.

In data 31.11.2011 la società China Depend Limited ha depositato domanda di registrazione di un marchio figurativo consistente in due ideogrammi cinesi (路虎), la cui traduzione allegata era “strada” e “tigre”.

Con opposizione no. 442/2012 la società Jaguar Land Rover (già Land Rover) ha contestato la registrazione del marchio “路虎”, sostenendo che il reale significato di tali ideogrammi fosse proprio “Land Rover”, in quanto essi sono utilizzati da Land Rover stessa per identificarsi in Cina.

In giudizio è stato provato che Land Rover si identifica in Cina con gli ideogrammi in contestazione (ciò è facilmente verificabile anche con una ricerca online, incollando gli ideogrammi in un qualunque motore di ricerca o visualizzando in lingua cinese la pagina Wikipedia di Land Rover).

Come è noto, l’analisi del rischio di confusione tra due segni si muove attraverso un esame visivo, un esame fonetico e un esame concettuale.

A parere dell’Esaminatore UIBM, l’esame visivo porta ad una sicura non confondibilità tra i due segni (“Land Rover” e “路虎”), essendo questi totalmente dissimili tra loro. Risulta infatti difficile trovare similitudini visive.

Per quanto riguarda l’esame fonetico e l’esame concettuale, questi sono stati ritenuti dall’Esaminatore UIBM impossibili da effettuare. Ciò che ha avuto un grande peso in tale valutazione è stato il fatto che per il consumatore medio italiano gli ideogrammi “路虎” sono privi di valenza linguistica.

Infatti, il consumatore medio italiano non è in grado né di pronunciare il termine “路虎” (esame fonetico) né di comprenderne il significato (esame concettuale). Di conseguenza, i due sopramenzionati esami non possono essere eseguiti e tanto meno possono portare ad un giudizio di confondibilità tra i segni.

A sostegno della propria opposizione, Land Rover ha cercato di fare leva sul fatto che, pur avendo il segno “路虎” un pubblico di riferimento di nazionalità italiana, in Italia risiede una numerosa comunità cinese la quale potrebbe essere il bersaglio della confusorietà.

In risposta, l’Esaminatore UIBM ha precisato che la popolazione cinese è prevalentemente concentrata in alcune aree geografiche italiane e che, al contrario, la domanda di registrazione di un marchio italiano è destinata a produrre i propri effetti su tutto il territorio nazionale.

Di conseguenza, l’Esaminatore UIBM ha precisato che il pubblico di riferimento non può che essere quello composto dai consumatori italiani, normalmente non a conoscenza della lingua cinese.

A conclusione di tale procedura di opposizione, l’UIBM ha emanato la decisione n. 123/2014 (pubblicata il 09 gennaio 2015) con cui è stata respinta totalmente l’opposizione di Jaguar Land Rover ed è stato permesso a China Depend Limited di registrare in Italia il marchio “路虎”.  

Si potrebbe pensare di inquadrare tale decisione all’interno del principio giurisprudenziale secondo cui le parole di uso comune in una lingua straniera possono essere validamente registrate come marchio se sia ragionevolmente possibile ritenere che tali espressioni non siano conosciute dai consumatori.

Tuttavia, il caso in esame non sembra ricadere nell’ambito del suddetto principio. Ciò perché questo caso non pare riguardare una “parola comune in lingua straniera”. Infatti, il marchio “路虎” non è stato esaminato dall’UIBM in quanto parola (marchio denominativo), bensì in quanto figura (marchio figurativo).

Comunque, anche se volessimo considerare “路虎” una parola e non una figura , ci si potrebbe chiedere se, secondo la lingua cinese, questa parola possa dirsi “comune”. In particolare, ci si potrebbe chiedere se l’accostamento di due ideogrammi che hanno singolarmente un significato comune possa portare alla “creazione” di una parola nuova e con significato autonomo.

In tal caso, i due ideogrammi potrebbero essere considerati come una denominazione propria (“Land Rover”) e non come due nomi comuni (“strada” e “tigre”) accostati. A sostegno di tale possibilità, si può notare che Google Traduttore traduce “路” con “strada”, traduce “虎” con “tigre” e traduce “路虎” con “Land Rover” (e non con qualcosa di simile a “tigre della strada”).  

In ogni caso, vale certo la pena ricordare che la domanda di registrazione di un marchio italiano (nel caso in esame, la domanda di registrazione del marchio italiano “路虎” di China Depend Limited) non può certo essere impedita dalla presenza di un marchio anteriore cinese (nel caso in esame, il marchio cinese “路虎” di Land Rover), data la loro tutela geografica limitata allo Stato in cui vengono registrati.

In definitiva, la decisione dell’UIBM sembra essere ben argomentata. Tuttavia, rimangono alcuni profili di incertezza e, soprattutto, il risultato pratico che deriva da tale decisione lascia perplessi.

 © 2015 - Andrea Ghirardelli
Legal trainee Trevisan&Cuonzo Avvocati (Milano)
pubblicato originariamente sul sito: Italy Intellectual Property Blog