Quanto conta il fattore “tempo” nella registrazione di un marchio? Pinterest Inc USA contro UAMI e Premium Interest Ltd UK

La Pinterest Inc USA, proprietaria del famoso sito di photo-sharing Pinterest su cui gli utenti possono creare il proprio profilo, caricare e pubblicare immagini, fare “pin” su quelle degli altri utenti e salvare le foto preferite su una bacheca personale che permette di gestire eventi e interessi sta affrontando una questione legale relativa al proprio marchio denominativo, davanti all’UAMI contro la società inglese Premium Interest LTD.

Pinterest Inc utilizza il marchio PINTEREST dal 2010, ma non ha mai depositato una domanda di marchio comunitario.

Nel gennaio 2012, la società Premium Interest Ltd, con sede nel Regno Unito, ha presentato una domanda di marchio comunitario per la registrazione del marchio denominativo PINTEREST nelle classi merceologiche 41 e 45, relative rispettivamente a servizi come istruzione, intrattenimento e servizi personali e sociali resi da terzi per soddisfare le esigenze individuali dei singoli individui.

Pinterest Inc ha presentato opposizione a tale registrazione, invocando l’art. 8 del Regolamento sul Marchio Comunitario, in base al quale i marchi non registrati, utilizzati nella prassi commerciale e di portata non puramente locale, possono essere invocati in opposizione.

Pinterest Inc, ha cercato di fornire prove all’UAMI circa la fondatezza della sua opposizione, relativa alla titolarità del marchio anteriore non registrato. Tali elementi di prova si basavano sulla notorietà dell’azienda e del marchio relativo nel territorio dell’UE.

Tuttavia, la società americana ha provveduto a depositare i documenti relativi solo a seguito di due richieste di proroga dei termini fissati dall’Ufficio per la presentazione delle prove. La seconda richiesta di proroga è stata respinta e alcune prove sono state depositate al di fuori del primo termine concesso dalla Divisione di Opposizione dell’UAMI, che, nella sua decisione, non ha preso in considerazione i documenti presentati in ritardo.

L’UAMI, pertanto, ha respinto l’opposizione e ha affermato che le prove presentate entro i termini non hanno evidenziato alcun uso effettivo, nè la conoscenza del marchio da parte del pubblico di riferimento nel Regno Unito. La maggior parte delle prove presentate hanno mostrato solo il successo di Pinterest negli Stati Uniti.

Pinterest Inc ha presentato appello contro la decisione dell’UAMI, giustificando il proprio ritardo nel deposito delle prove con il fatto di aver dovuto sostituire i propri rappresentanti esattamente in quel periodo, tale situazione, pertanto, sarebbe dovuta essere presa in considerazione dalla Divisione dell’UAMI come “circostanza eccezionale”.

Pinterest ha anche presentato ulteriori elementi di prova nel procedimento di ricorso, a sostegno dei propri diritti, dimostrando la sua notorietà nel Regno Unito e nell’UE, mediante elementi che provano il numero di visitatori del sito web in tali territori e il numero di utenti che dal Regno Unito creano i loro profili sul sito stesso.

La Commissione di Ricorso, che ha la facoltà di decidere se adottare o meno nuove prove per assumere la sua decisione, ha ritenuto che gli elementi di prova iniziale, presentati da Pinterest, non erano affatto irrilevanti e che le prove presentate in ritardo sarebbero dovute essere considerate per consolidare o chiarire quelle iniziali, ha ritenuto, pertanto, errata la decisione della Divisione di Opposizione di rifiutare le prove addotte in ritardo, rinviando la causa alla stessa divisione per il riesame, che ora deve tener conto di tutti gli elementi di prova depositati nel procedimento di opposizione e di quelli aggiuntivi presentati nel procedimento di ricorso.

Quando gli elementi di prova sono vitali per verificare la fondatezza dell’opposizione alla registrazione di un marchio, dunque, devono essere presi in considerazione, anche se presentati in ritardo.

Questo caso, che presumibilmente e giustamente si chiuderà in favore di Pinterest, data la notorietà acquisita dal famoso sito di photo-sharing, ci fa capire quanto è importante pensare alla registrazione del proprio marchio e provvedervi in tempi rapidi, in particolare quando si ha intenzione di far entrare il proprio business nel mondo del web, per evitare di incorrere in ritardi e spiacevoli procedure che possono rallentare la corsa di un’impresa.

Pinterest ha dalla sua la popolarità acquisita ed efficaci elementi per provare la sua notorietà nel territorio dell’UK e dell’Unione Europea, prove che, grazie alla decisione della Commissione Ricorsi potrà ora utilizzare per opporsi alla registrazione di Premium Interest, ma se si fosse trattato di un’azienda non così famosa?

Avrebbe probabilmente perso la possibilità di utilizzare in esclusiva il proprio marchio di fatto denominativo anteriore, con conseguenze anche più gravi, che si possono scongiurare, quando si provvede a valutare immediatamente la registrazione del marchio.

Annalisa Spedicato
Avvocato, si occupa di diritto della Proprietà Industriale e Intellettuale, Diritto dei Nuovi Media, Dati Personali. Area legale “MACROS”