Il pacchetto marchi: verso un restyling della proprietà industriale?

Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, del “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del Regolamento n. 207/2009/CE” e della “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa”, appare opportuno dare le prime indicazioni su quelle che sono le più importanti novità introdotte dal cd. “pacchetto marchi”. Obiettivi principali della riforma sono la modernizzazione e una crescente armonizzazione delle discipline nazionali, che dovrebbero modellarsi sulla falsariga di quanto previsto dal Regolamento n. 207/2009/CE, così come sarà integrato dalla riforma legislativa.

Modernizzazione che dovrebbe mirare a rendere più efficace, efficiente e coerente il sistema di tutela della proprietà industriale, armonizzando quanto più possibile le discipline nazionali, creando uno spazio di sinergia tra i vari Uffici addetti alla gestione (comunitari e nazionali), semplificando le procedure di registrazione ed eventuali fasi contenziose (in questo caso, in linea con il trend ormai diffuso in molti settori demandati alla legislazione comunitaria, si rileva fin da subito una decisa apertura al ricorso alle ADR), richiamando in numerose disposizioni il principio di trasparenza, incrementando la lotta alla contraffazione.

Il tutto per rendere maggiormente “appetibile” per le imprese la registrazione dei segni distintivi, soprattutto se si tiene conto che in numerose realtà, in particolar modo nel mondo delle PMI, la registrazione (e conseguente tutela) del marchio è spesso vissuta come una inutile spesa.

1- Numerose le novità apportate dai due testi legislativi, che devono necessariamente essere considerati congiuntamente in un quadro unitario: la riforma delle tutele private, e della conseguente armonizzazione delle discipline nazionali (che il legislatore comunitario ha saggiamente deciso di mantenere, quale strumento complementare alla tutela mediante la registrazione del marchio Ue) passa necessariamente da una incisiva riforma di tutta la struttura burocratica demandata a garantire efficienza e coerenza del sistema.

In primo luogo, verranno accentrate in un unico ufficio (presumibilmente l’UAMI, avente sede ad Alicante) le competenze per la tutela della proprietà intellettuale ed industriale, che avrà la denominazione di “Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale”. Ancora, l’attività condotta da suddetto Ufficio sarà coordinata con quella posta in essere dagli uffici dei singoli Stati membri, per permettere, attraverso l’armonizzazione, non solo alle imprese di mantenere la propria libertà di scelta in ordine alla registrazione del marchio in sede nazionale o comunitaria, ma anche per garantire, per quanto possibile, una parità di condizioni in materia di tutela dei marchi registrati.

Il percorso di razionalizzazione del sistema, quindi, passa necessariamente per uno snellimento delle procedure di registrazione, anche attraverso una disciplina più chiara e dettagliata in ordine ai requisiti di registrabilità del marchio di impresa: il Regolamento dovrà definire con chiarezza le funzioni dell’Ufficio, in modo tale che la trasparenza nella gestione delle pratiche renda la stessa procedura più snella e veloce, garantendo la certezza del diritto e la prevedibilità dell’esito della procedura (il che dovrebbe, almeno in linea teorica, deflazionare i ricorsi e l’attività contenziosa). Si prevedono, infatti, meccanismi più snelli di notifica da parte dell’Ufficio, la possibilità di procedere, anche d’ufficio, alla correzione di errori o di sviste manifeste (mediante l’introduzione degli artt. 79 bis ssgg. nel Regolamento 207/2009/CE). Sono introdotti gli artt. 82 bis ssgg., nei quali si disciplina la gestione di una banca dati elettronica, la possibilità di accesso on line alle decisioni dell’Ufficio nonché l’obbligo di conservazione dei fascicoli relativi a ciascuna pratica avviata presso ovvero dall’Ufficio stesso. L’apparato burocratico sembra essere ridisegnato sulla falsa riga delle società, mediante la previsione di organi di amministrazione e di controllo.

Ancora, da un punto di vista finanziario, sebbene nel 14mo considerando si auspica un alleggerimento dei costi finanziari mediante l’abbattimento del numero di procedure di opposizione e di nullità relative ai marchi UE, è previsto che lo stesso regolamento fissi gli importi delle imposte dovute ed i criteri di gestione finanziaria, demandando, tra l’altro, l’obbligo di fissazione dei parametri alla Commissione europea, che provvederà attraverso lo strumento degli atti delegati. Innovazione, questa, che potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio, in quanto l’organo in questione risulta essere già oberato dai numerosi incarichi ad esso affidati.

2- Passando ad una veloce ma imprescindibile analisi dei profili sostanziali, sia il Regolamento che la Direttiva forniscono una definizione quanto meno precisa dei marchi che possono essere soggetti a registrazione. Si legge testualmente: “Possono costituire machi UE tutti i segni, come le parole, compresi i nomi di persone o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a:

1. Distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; e
2. Essere rappresentati nel registro dei marchi dell’Unione europea (“registro”) in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l’oggetto della protezione garantita al loro titolare”.

È evidente la prima, importante, novità: scompare l’obbligo di rappresentazione grafica del marchio (che permetterebbe una maggiore flessibilità), il che, in un certo senso, potrebbe aprire la strada alla registrabilità di marchi non convenzionali, quali, ad esempio, il marchio olfattivo, laddove si è assistito nel corso degli ultimi anni a lunghe querelle e contraddittorie interpretazioni. Per ciò che attiene al marchio olfattivo, tuttavia, la lettera della norma, ed in particolare il mancato richiamo espresso, potrebbe far propendere per una negazione della sua validità come marchio di impresa. Ancora, è stato reso più chiaro ed organico il sistema di indicazione delle classi di prodotti, onde permettere una maggiore certezza del diritto.

Da sottolineare, inoltre, tra le novità maggiormente rilevanti, la necessaria sincronizzazione con il sistema di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, aspetto completamente assente nella originaria formulazione del Regolamento 207/2009/UE. La presenza di dette denominazioni, infatti, costituisce ulteriore e nuovo impedimento alla registrazione di un marchio identico (o simile, qualora sia accertato un elevato grado di confondibilità): è riconosciuto la facoltà, per i titolari di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche, di opporsi ad una domanda posteriore di registrazione del marchio, fermo restando la possibilità per l’Ufficio esaminatore di tenerne conto anche senza espressa doglianza.

Ulteriore aspetto rilevante, nella novella volta a ridisegnare la disciplina in materia di segni distintivi, è una maggiore attenzione posta alla lotta contro la contraffazione. Sia il Regolamento che la Direttiva, infatti, dedicano numerose norme alla problematica in esame, volte a permettere al titolare del marchio registrato di impedire a terzi l’introduzione, nei Paesi dell’Unione, anche solo per il transito (essendo i beni contraffatti non destinati al mercato Europeo), di prodotti non solo identici, ma anche simili ed in grado di ingenerare confusione tra il pubblico dei consumatori.

3- Altra importante innovazione, in linea con lo spirito della riforma, riguarda l’apertura al mercato digitale: sia la Direttiva che il Regolamento tengono conto, in numerose disposizioni, della necessità di adeguare la disciplina all’era di internet, aprendo la strada ad una tutela organica dei nomi a dominio. In tal senso, si ritiene opportuno richiamare, a titolo esemplificativo, il caso Armani, sintomatico del difficile rapporto tra marchio, era digitale, ed ipotesi di omonimia. Nel 1997 il titolare di una industria di timbri del bergamasco, il signor Luca Armani, registra il dominio www.armani.it, per poi vedersi citato in giudizio dalla casa di moda nell’anno successivo.

Contemporaneamente, la griffe aveva citato in giudizio, a livello internazionale, il signor A. R. Mani per aver registrato il dominio www.armani.com. I due giudizi hanno avuto esiti opposti: mentre nel primo caso l’imprenditore bergamasco si è visto soccombente, nel secondo procedimento il WIPO Arbitration e Mediation center ha dato ragione al soggetto che per primo aveva registrato il nome di dominio, applicando il principio “first-come-first-served”. La ragione delle discrasie nell’applicazione della suddetta regola risiede nella natura delle regole di naming: hanno carattere tecnico e natura di norma di buona condotta. Inoltre, hanno origine pattizia, per cui sia le istituzioni europee sia gli operatori del settore fanno ricorso ai codici di condotta e agli usi negoziali secondo lo schema della lex mercatoria (anche un atto privato, infatti, può perseguire interessi di natura pubblicistica, come, nel caso di specie, l’interesse generale ad un corretto funzionamento dell’assegnazione dei nomi nella Rete).

Tuttavia, nell’attuale sistema delle fonti, l’applicazione delle norme di origine pattizia non è automatica, ma va sottoposta ad un vaglio di legittimità in ordine agli interessi coinvolti nel caso concreto. La concezione meramente tecnica dei nomi di dominio, a cui si ancora la regola del “first-come-first-served”, non corrisponde alla realtà, dove il nome di dominio è anche strumento di promozione del prodotto sul mercato, per cui si è rivelato necessario improntare un regime volto anche alla protezione contro abusi e frodi. Infatti, partendo dal presupposto che ai nomi commerciali è di solito concessa protezione illimitata rispetto ai marchi posteriori, al fine di creare condizioni di parità, in ossequio al principio di lealtà in campo industriale e commerciale, è fatto salvo l’uso del nome commerciale solo laddove lo stesso sia riferito all’uso del nome di persona e che attenga all’uso di segni od indicazioni descrittive e non anche all’uso di segni distintivi in generale.

4- In conclusione, si registra come il legislatore comunitario abbia tenuto conto delle problematiche relative ai profili applicativi della previgente disciplina, cercando di porre adeguati rimedi. È tuttavia ancora prematuro fare un bilancio della effettiva incidenza delle nuove regole nel sistema della tutela dei segni distintivi: si può tuttavia auspicare che i legislatori nazionali, nel recepire la Direttiva, tengano conto della dettagliata disciplina del nuovo Regolamento, di modo tale da poter realizzare l’auspicata armonizzazione, utile a rendere maggiormente certo ed uniforme il sistema della disciplina della proprietà industriale.

 

NOTE BIBLIOGRAFICHE

•  POSIZIONE (UE) N. 15/2015 DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) Adottata dal Consiglio il 10 novembre 2015

• POSIZIONE (UE) N. 16/2015 DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione) Adottata dal Consiglio il 10 novembre 2015

• DOCUMENTO DI LAVORO  della sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo del CESE sul tema Legiferare meglio: atti di esecuzione e atti delegati (relazione informativa) del 30 gennaio 2013 (INT/656)

 

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Avv. Annamaria Colucci, PhD