Niente marchio comunitario «SPA WISDOM» per la catena The Body Shop

Con decisione di ieri, 16 marzo 2016 (causa T-2011/14) Il Tribunale dell’Unione Europea nega alla catena The Body Shop il diritto di registrazione del marchio “SPA Wisdom” per prodotti cosmetici (classe 3) per la presenza di marchi anteriori registrati nel Benelux da parte di Spa Monopole, con sede a Spa (Belgio), fra i quali il marchio denominativo “SPA” e altri marchi includenti il termine «spa», che riguarda, fra gli altri prodotti,  acque minerali e gassate (classe 32).

Nel 2014, l’UAMI aveva accolto la domanda di opposizione presentata da Spa Monopole al marchio SPA WISDOM richiesto da The Body Shop, poiché riteneva sussistente il rischio che l’uso di tale marchio consentisse di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore di Spa e the Body Shop presentava opposizione a tale decisione rilevando che “SPA” è un termine generico per prodotti cosmetici.

Nella decisione odierna il Tribunale ha confermato che il termine «spa» non è descrittivo e nemmeno generico per prodotti cosmetici, al contrario può costituire un termine descrittivo per i luoghi dedicati all’idroterapia, quali saune o centri benessere.

Il Tribunale ha precisato che il nesso tra i centri benessere e i prodotti cosmetici non è tale da consentire che il carattere generico o descrittivo del termine SPA per i primi si estenda anche ai prodotti cosmetici. La decisione chiarisce che il marchio successivo di The Body Shop è stato ritenuto interferente con la sfera di protezione del marchio anteriore rivendicante acque minerali in virtù della prossimità di tali prodotti.

E’ stato rilevato come proprio le acque minerali, possano essere utilizzate come ingredienti per i prodotti cosmetici e che gli operatori del settore delle acque minerali vendono talvolta prodotti cosmetici a base di acque minerali.

Nel caso di specie sono interessanti i criteri utilizzati dal Tribunale per eseguire il giudizio fra i segni in conflitto:

a) la destinazione al medesimo pubblico (il grande pubblico degli Stati del Benelux);

b) il grado di somiglianza medio tra i segni per la presenza del termine SPA;

c) la prossimità dei prodotti;

d) la grande notorietà del marchio anteriore SPA (provata in giudizio), in virtù della quale il pubblico di riferimento avrebbe potuto stabilire un collegamento tra i segni in conflitto; e

e) alla sovrapponibilità dei valori trasmessi dal messaggio e dall’immagine del marchio SPA (salute, bellezza, purezza e alla ricchezza di minerali) a quelli dei prodotti cosmetici rivendicati dal marchio successivo. Nel caso in questione anche i prodotti cosmetici mirano a preservare, curare e purificare la pelle e perseguono un obiettivo di bellezza.

In conclusione il Tribunale dell’Unione Europea ha confermato che l’uso del marchio SPA WISDOM di The Body Shop rischiava di trarre indebito vantaggio dal marchio anteriore SPA e dal messaggio e dall’immagine da esso trasmessa, con la conseguenza che la commercializzazione dei prodotti cui si riferisce il marchio richiesto avrebbe potuto trarre indebito vantaggio dall’associazione con il marchio anteriore.

A mio avviso restano dei dubbi in merito alla effettiva prossimità dei prodotti e dei criteri di qualificazione della prossimità degli stessi che ci auguriamo vengano approfonditi in maggior misura dal Tribunale in ulteriori giudizi.