Squatting sui marchi. “FACEBOOK” in Cina contro “LIAN SHU” (“FACE BOOK”)

Recentemente, un tribunale cinese si è pronunciato in favore del marchio FACEBOOK contro un’azienda che aveva registrato la traslitterazione cinese “lian shu” ovvero “face book” ovvero “faccia da libro”. La Corte d’Appello di Pechino ha confermato la sentenza favorevole al social media più famoso al mondo.

I giudici di Pechino, infatti, hanno dichiarato che l’intenzione della ricorrente, registrando “face book” fosse quella di copiare volutamente il marchio Facebook e approfittare della notorietà dello stesso, a scapito della concorrenza leale nel mercato, in violazione dell’ordine pubblico e dei principi morali. Di conseguenza, la Corte superiore del Popolo di Pechino ha confermato la sentenza dei giudici di prima istanza che si erano espressi sulla revoca della registrazione.

In realtà, il termine “lian shu” (“faccia libro” – 脸书), era stato registrato nel 2011 in Cina nelle classi merceologiche che coprono tè, bevande, verdure in scatola, patatine e caramelle.

La società che lo aveva registrato, aveva già affrontato l’opposizione di Facebook davanti all’ufficio marchi, ma l’ufficio marchi aveva rigettato l’opposizione.

Per questo Facebook si è rivolta al tribunale per richiedere l’annullamento della registrazione, ottenendo così anche in secondo grado una sentenza favorevole, nonostante il social network in Cina sia ancora bloccato. I giudici della Corte di Pechino hanno, infatti, ritenuto che il marchio sia stato registrato con mezzi impropri e sleali, realizzando una contraffazione intenzionale su un marchio notorio. Pertanto, hanno ordinato all’ufficio marchi di cancellare la registrazione del marchio “face book”.

Si è trattato in sostanza dell’ennesimo caso di squatting in Cina.

In Cina vige un sistema di registrazione del marchio, che si basa sul principio first-to-file che, anche a detta dei giudici in tale sentenza, dovrebbe essere rivisto con particolare riferimento ai marchi, in quanto, la registrabilità di un marchio deve basarsi su altri presupposti, affermano i giudici cinesi, ovvero, quello di avere l’intenzione di usare il marchio di cui si richiede la registrazione e quindi essere in grado di sviluppare un valore proprio sul marchio, non di speculare su di esso.

Questo cambiamento è necessario per evitare che in Cina continuino a proliferare i casi di squatting, ovvero di aziende che richiedono la registrazione di un marchio, non ai fini del suo utilizzo tangibile, ma in realtà per lucrare su di esso, mediante il trasferimento del titolo all’effettivo titolare del marchio. Esistono, infatti, in Cina un gran numero di domande di registrazione di marchi di fabbrica, che hanno un alto grado di visibilità e notorietà, presentate da aziende cinesi che intendono speculare su imprese note che detengono i diritti di proprietà su quel marchio perché registrato in altri Stati, in modo che quando l’impresa titolare del titolo negli altri Stati, deciderà di operare in Cina per ottenere i diritti sul marchio, sarà costretta ad acquistarli a prezzi notevoli dalle aziende che hanno già registrato quel marchio in Cina.

Ciò è chiaramente in contrasto con il valore intrinseco del marchio stesso e molto spesso tali condotte provocano perfino ostacoli sugli scambi commerciali di operatori economici onesti e affidabili. Questa pronuncia, come altre simili degli ultimi anni (anche se ancora relativamente poche), ci permette di comprendere che in Cina, nonostante esista il principio first to file le cose stanno cambiando in favore e nel rispetto delle aziende occidentali e del commercio mondiale.

Qui la sentenza.

Annalisa Spedicato
Avvocato, si occupa di diritto della Proprietà Industriale e Intellettuale, Diritto dei Nuovi Media, Dati Personali. Area legale “MACROS”