La Corte di Cassazione (sentenza n. 10335 del 19 maggio 2016) entra nel merito delle rilevanza delle rivendicazioni ai fini della individuazione del contenuto di un brevetto.
Il caso
Nel caso esaminato, la società (A) è titolare di due brevetti: il primo è un brevetto italiano, il secondo la frazione di un brevetto europeo valido per l’Italia. La società (B), convenuta in giudizio dalla società (A) per contraffazione dei menzionati brevetti, contesta che il brevetto italiano è coincidente con la frazione del brevetto europeo e pertanto deve essere dichiarato decaduto ai sensi dell’art. 59 c.p.i. L’art. 59 c.p.i., infatti, recita: “qualora per la medesima invenzione un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido per l’Italia siano stati concessi allo stesso inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano, nella misura in cui tutela la stessa invenzione del brevetto europeo, cessa di produrre i suoi effetti….”.
La decisione contestata
I giudici (in primo ed in secondo grado) hanno respinto l’eccezione di decadenza formulata dalla società (B) sull’assunto che l’art. 59 c.p.i. non trova applicazione nel caso di specie, atteso che il brevetto italiano e quello europeo sono diversi, non coincidendo le rispettive rivendicazioni; infatti il brevetto europeo presenta nelle proprie rivendicazioni due caratteristiche ulteriori, rispetto a quelle descritte nelle rivendicazioni del brevetto italiano. La società (B) ha impugnato in Cassazione la sentenza resa dai giudici dell’appello, contestando che i giudici di merito avrebbero errato nel dichiarare non applicabile al caso di specie l’art. 59 c.p.i., avendo erroneamente formulato il giudizio di identità dei due brevetti sulla base delle rispettive rivendicazioni. Infatti secondo la società (B) l’art. 59 c.p.i. prevede la decadenza del brevetto italiano che abbia per oggetto “la stessa invenzione” di un brevetto europeo e non “le stesse rivendicazioni”.
Identità di brevetto ed identità di rivendicazioni
Il quesito sottoposto alla Supremo Collegio è dunque il seguente: possono due brevetti avere ad oggetto la medesima invenzione, pur in presenza di rivendicazioni non esattamente sovrapponibili?
I giudici di legittimità hanno dato risposta negativa al problema, argomentando che l’art. 52 c.p.i. espressamente stabilisce che l’oggetto del brevetto si individua proprio sulla base delle rivendicazioni svolte. Pertanto, se le rivendicazioni avanzate in relazione a due distinti brevetti sono diverse, il trovato oggetto degli stessi è anch’esso diverso, onde non sussiste alcuna identità.Più specificatamente, la Corte ha considerato irrilevante la circostanza che l’art. 59 c.p.i. faccia riferimento alla identità dell’invenzione e non delle rivendicazioni, “…dal momento che variando l’oggetto della invenzione in relazione alla diversità delle rivendicazioni cambia necessariamente il trovato”.