Il licenziatario di design comunitario può agire per risarcimento del danno, oltre che per contraffazione

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che le norme sul design comunitario sono intese offrire ai licenziatari di design i mezzi per agire in difesa dei propri diritti di proprietà intellettuale e ottenere il risarcimento di eventuali danni.

Secondo una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), il licenziatario esclusivo di un design comunitario registrato può agire da solo per contraffazione del design anche se la licenza non è iscritta nel Registro dei disegni e modelli comunitari e anche per risarcimento del proprio danno.

Fatti all’origine della causa
La Gruner Welle Vertriebs GmbH (GWV) è licenziataria esclusiva per la Germania di un design comunitario riguardante una pallina per lavare. Accertato che una pallina simile veniva commercializzata nei negozi della Thomas Philipps GmbH (Philipps), la GWV aveva agito in tribunale per contraffazione.

Philipps era stato ritenuto responsabile per i danni dal tribunale tedesco e aveva proposto ricorso dinanzi all’Alta Corte Regionale di Dusseldorf, sostenendo che la GWV non fosse legittimata a chiedere il risarcimento dei danni.

L’Alta Corte aveva chiesto alla CGUE di interpretare il Regolamento UE n. 6/2002 sul design comunitario (il regolamento) al fine di rispondere alle seguenti domande:

a)    Può un licenziatario la cui licenza non è iscritta nel registro dei disegni e modelli comunitari agire per contraffazione di un design comunitario registrato?

b)    Può il licenziatario esclusivo di un design comunitario, con il consenso del titolare del design, agire indipendentemente per risarcimento del proprio danno?

La sentenza della CGUE
Con sentenza del 22 giugno 2016 nel procedimento C-419/15 la CGUE ha risposto affermativamente a entrambe le questioni.

Per quanto riguarda la prima domanda, la CGUE ha ritenuto che il regolamento vada interpretato nel senso che il licenziatario di un design comunitario registrato può agire per contraffazione indipendentemente dall’iscrizione della licenza nel registro dei disegni e modelli comunitari.

Sulla seconda questione la CGUE ha rilevato che il regolamento consente al licenziatario non esclusivo di agire da solo per contraffazione con il consenso del titolare del design, e consente al licenziatario esclusivo di agire da solo anche senza il consenso del titolare, a condizione che il titolare sia stato informato e non abbia agito.

Sebbene il regolamento non specifichi espressamente se il licenziatario possa agire per danni nel caso in cui dia inizio a un procedimento da solo, la CGUE ha ritenuto che le norme del regolamento vadano lette congiuntamente, tenendo anche conto dell’obiettivo, dichiarato nel considerando 29 del regolamento, di dare al licenziatario gli strumenti processuali per agire contro la contraffazione e per tutelare i propri diritti.

La CGUE ha dunque risposto alla seconda domanda che il licenziatario di un design comunitario è legittimato ad agire per risarcimento dei danni propri in un procedimento di contraffazione.

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