Marchi dell’Unione Europea. Paese che vai rischio di confusione che trovi

Se anche le sentenze avessero un titolo, potrebbe essere intitolata così l’ultima pronuncia della CGUE (C‑223/15 - sentenza del 22 settembre 2016) in materia di confusione tra marchi d’impresa.

La questione è sorta tra i marchi denominativi “Commit” (marchio di proprietà di un’azienda israeliana che commercializza software in Germania) e “Combit” (marchio UE di un’azienda tedesca che vende i medesimi prodotti). La società tedesca agiva in giudizio contro quella israeliana, chiedendo, in via principale, che venisse inibito l’uso del marchio Combit in tutta l’Unione Europea perché confondibile con il marchio Commit da essa registrato nell’UE, in via subordinata, che venisse vietato l’uso di detto marchio solo in Germania.

Il giudice di primo e secondo grado respingevano la domanda principale e accoglievano quella subordinata, motivando la loro decisione con il fatto che, mentre il rischio di confusione in relazione ai due marchi Combit e Commit sorge per il consumatore medio germanofono, non sussiste invece per quello anglofono. Quest’ultimo, infatti, potrebbe facilmente comprendere la differenza semantica esistente tra, da un lato, il verbo inglese to commit e, dall’altro, il termine “combit”, essendo quest’ultimo composto dalle lettere «com», per computer e dalle lettere «bit», per binary digit. La somiglianza fonetica tra “Commit” e “combit” sarebbe neutralizzata, per detto consumatore anglofono, da tale differenza semantica.

A questo punto però i giudici tedeschi, sospendono il procedimento, sollevando davanti alla CGUE una questione pregiudiziale per comprendere come debba essere interpretato il principio del carattere unitario del marchio UE (art. 1 paragrafo 2 Regolamento n. 209/2007) e quindi come debba procedersi, quando il rischio di confusione per somiglianza fonetica tra marchi denominativi sussiste solo in alcuni paesi dell’Unione.

In altri termini, se si è certi che il rischio di confusione tra due marchi sussiste solo per alcuni territori dell’Unione Europea, il principio del carattere di unitarietà del marchio UE, comporta necessariamente il dover vietare l’uso del marchio su tutto il territorio dell’Unione, oppure lo si può vietare solo nei paesi dell’Unione in cui il rischio di confusione si verifica nel concreto?

La CGUE ha risposto a tale quesito, premettendo che al fine di garantire la protezione uniforme di cui gode il marchio dell’Unione Europea nell’intero territorio dell’Unione, il divieto di prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione deve estendersi in linea di principio a tutto il suddetto territorio.

Tuttavia, nel caso in cui, un Tribunale dei marchi dell’Unione Europea (agisce sotto questa veste ogni tribunale nazionale che debba giudicare su un marchio UE) constati che l’uso del segno simile  per prodotti identici a quelli per i quali il marchio dell’Unione Europea di cui trattasi è registrato non ingeneri, in particolare per motivi linguistici, alcun rischio di confusione in una determinata parte dell’Unione e non possa quindi pregiudicare la funzione di indicazione di origine di tale marchio, il Tribunale suddetto deve limitare la portata territoriale di tale divieto.

Quando, dunque, si ha prova certa che in uno degli Stati dell’Unione, l’uso del marchio contestato non ingeneri confusione sull’origine del marchio, il commercio legittimo risultante dall’uso del segno in esame in tale parte dell’Unione non può formare oggetto di divieto. Imporre un divieto in tal senso, dicono i giudici europei, significherebbe andare oltre i diritti attribuiti al titolare di un marchio registrato.

In virtù del carattere unitario del marchio dell’Unione Europea (art. 1, paragrafo 2, 9, paragrafo 1, lettera b) Regol. n. 209/2007), qualora un Tribunale dei marchi dell’Unione Europea verifichi che l’uso di un segno ingenera un rischio di confusione con un marchio dell’Unione Europea solo in una parte del territorio dell’Unione, ma non in un’altra parte di tale territorio, detto tribunale deve pronunciarsi emettendo un ordine di cessazione dell’uso del marchio per tutto il territorio dell’Unione, fatta eccezione della parte di tale territorio per la quale sia stata accertata l’assenza del rischio di confusione.