Quando la limitazione della durata di un CCP può essere decisa dall'UIBM

La Commissione dei Ricorsi dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), con sentenza pubblicata il 27 giugno 2017, ha riconosciuto il diritto del titolare di domandare all'UIBM la riduzione della durata del suo Certificato Complementare di Protezione (CCP) a seguito di ricalcolo della durata basato su una domanda di autorizzazione alla immissione in commercio (AIC) di data anteriore rispetto a quella considerata ai fini della concessione iniziale.

I fatti

In data 28 ottobre 2002 la società Hoffman-La Roche aveva domandato all'UIBM la concessione di un CCP per il suo medicinale Bosentan, basandosi sull'AIC di tale medicinale concessa dall'Agenzia europea dei medicinali (EMA), quale prima AIC nella Unione Europea per il prodotto in questione. Considerando anche il periodo di estensione pediatrica della protezione, la scadenza del CCP concesso era prevista per il 15 novembre 2017.

A seguito della sentenza della Corte di Giustizia nel caso Novartis AG and Others. c. Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks for the United Kingdom (casi riuniti Cases C-207/03 e C-252/03), che aveva rilevato la necessità di considerare anche le AIC concesse eventualmente in Svizzera e Lichtenstein nel determinare quale fosse la prima AIC rilevante ai fini della normativa sui CCP, il titolare del CCP ha ritenuto opportuno ricalcolare la durata del suo CCP, tenendo conto dell'AIC anteriore concessa per Bosentan in Svizzera. A tale fine, il titolare depositava presso l'UIBM una domanda di limitazione della durata del suo CCP alla data del 28 aprile 2017. L'UIBM rigettava la domanda di limitazione della durata del CCP con la motivazione che, una volta concesso, qualsiasi questione concernente il CCP sarebbe ricaduta nella competenza esclusiva del giudice civile.

Il titolare proponeva impugnazione avanti alla Commissione dei Ricorsi dell'UIBM, rilevando che la legge italiana espressamente riconosce al titolare il diritto di limitare il brevetto (ai sensi dell'articolo 79 del Codice della Proprietà Industriale), o comunque di rinunciarvi parzialmente. Vi era inoltre un interesse meritevole di tutela alla base della richiesta, perché la riduzione della durata spontaneamente chiesta dal titolare avrebbe evitato un contenzioso non necessario e il pregiudizio all'interesse pubblico derivante da una durata eccessiva del CCP, giacché l'esistenza di un CCP avrebbe impedito all'Agenzia Italiana del Farmaco di concedere il prezzo e il rimborso di medicinali generici del prodotto oggetto di protezione.

La decisione

La Commissione dei Ricorsi ha riformato la decisione dell'UIBM, rilevando che non sussiste alcuna ragione che precluda l'applicazione analogica dell'articolo 79 del Codice della Proprietà Industriale alla fattispecie della limitazione della durata di un CCP. La rinuncia parziale all'ambito di protezione conferito dal brevetto (che deriva dalla limitazione del brevetto), secondo la Commissione dei Ricorsi, trova applicazione anche alla durata di un CCP, quale oggetto del diritto esclusivo conferito da un CCP.

Su tale presupposto, la Commissione dei Ricorsi ha ritenuto che:

"Ne deriva che, pur in assenza di una disposizione normative anche a livello europeo (la rinuncia ex articolo 14 del Regolamento 469/2009 ha effetto estintivo totale), non può essere esclusa per motivi formali la rideterminazione in senso riduttivo della durata di un certificato di protezione complementare che consente in tal modo l'ingresso anticipato sul mercato di farmaci generici con indubbi benefici anche per il contenimento della spesa sanitaria".

Commento

La decisione della Commissione dei Ricorsi è certamente condivisibile nelle sue conclusioni, non essendovi alcun motivo per cui la limitazione della durata di un CCP debba essere rifiutata dall'UIBM, se a chiederla è il titolare stesso del CCP. Non vi sono dubbi infatti che il diritto in oggetto è liberamente disponibile. Dubbi possono sorgere invece in merito alla base legale considerata dalla Commissione dei Ricorsi a fondamento della domanda di riduzione della durata di un CCP, ravvisata nell'articolo 79 del Codice di Proprietà Industriale, che tuttavia si occupa della ben diversa questione della limitazione dell'estensione oggettiva (non temporale) della protezione. Sembrerebbe preferibile l'interpretazione secondo cui il diritto riconosciuto al titolare di un CCP di rinunciarvi include anche il diritto di rinunciarvi solo parzialmente.

Ciò detto, è opportuno notare che la sentenza della Commissione dei Ricorsi non riguarda altri casi di ricalcolo della durata, diversi dalla domanda di riduzione della durata proposta dal titolare stesso del CCP, come il caso in cui la riduzione della durata sia chiesta da un soggetto terzo, o il caso in cui il ricalcolo della durata comporti una sua estensione, anche se domandata dal titolare del CCP. In questi, come in ogni altra controversia avente a oggetto la validità o la contraffazione di un CCP, rimane ferma la competenza esclusiva del giudice civile.

Avv. Riccardo Fruscalzo
Senior Associate
Hogan Lovells Studio Legale