Marchio dell’Unione Europea: cosa cambia dal 1 ottobre 2017

Il 23 marzo 2016 è entrato in vigore il regolamento europeo 2424/2015, che ha apportato svariate modifiche alla disciplina del marchio comunitario, tra cui il nome, che è diventato “marchio dell’Unione Europea” e il nome dell’ufficio che lo amministra, passato da “OHIM” a “EUIPO” (European Union Intellectual Property Office). Il regolamento ha apportato modifiche a diversi aspetti riguardanti deposito, esame, opposizione, annullamento e ricorso in relazione al marchio dell’Unione Europea.

Gran parte delle modifiche ha avuto efficacia immediata sin dal momento dell’entrata in vigore del regolamento, mentre una parte ha dovuto attendere l’emanazione di atti normativi successivi: il regolamento di esecuzione 2017/1431 e il regolamento delegato 2017/1430 del maggio 2017, la cui entrata in vigore è appunto prevista per il 1 ottobre 2017.

Vediamo nel dettaglio alcuni dei principali punti toccati dalle modifiche che saranno operative a breve:

- rappresentazione grafica del marchio: al momento del deposito di un segno come marchio dell’Unione Europea non sarà più necessario indicarne la rappresentazione grafica, ma sarà sufficiente fornirne una rappresentazione in qualsiasi forma idonea mediante la tecnologia disponibile, a condizione che la rappresentazione prescelta consenta di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della tutela. L’oggetto del diritto esclusivo conferito dalla registrazione sarà circoscritto alla rappresentazione, con l’affermazione del principio what you see is what you get. Nelle intenzioni del legislatore europeo questa innovazione è finalizzata a incrementare la certezza del diritto e a ridurre la proliferazione di procedimenti di opposizione basati su aspetti formali.

- marchio di certificazione UE: Il marchio di certificazione dell’Unione Europea ha lo scopo di garantire specifiche caratteristiche di determinati prodotti e servizi. È stato inserito nel sistema del marchio dell’Unione Europea soltanto con il regolamento 2424/2015, sebbene già previsto in precedenza dai singoli ordinamenti di alcuni Stati membri, tra cui l’Italia.

La caratteristica principale di questa categoria di marchi è che contestualmente alla domanda o nel termine di due mesi da essa deve essere depositato un regolamento d’uso contenente determinate informazioni riguardanti i prodotti o i servizi contemplati e le loro caratteristiche (ad esempio il materiale, il procedimento di fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi), le condizioni d'uso del marchio e le persone autorizzate a utilizzarlo, nonché le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio da parte dell'organismo di certificazione.

Il marchio di certificazione UE è soggetto a due specifici limiti. In primo luogo non può esserne titolare il soggetto che fornisce prodotti o presta servizi dello stesso genere di quelli certificati, così come il titolare del marchio certificato non può svolgere attività economica del tipo di quella certificata. In secondo luogo il marchio di certificazione UE non è idoneo a distinguere i prodotti o i servizi certificati in base alla loro origine geografica.

- aspetti procedurali: È opportuno ricordare alcune tra le modifiche più salienti: (i) la rivendicazione di priorità dovrà essere effettuata contestualmente al deposito della domanda e non più anche in seguito al deposito; (ii) sin dal momento della domanda potrà essere allegata in via subordinata l’acquisizione del carattere distintivo del segno attraverso il suo uso in concreto, cosicché l’ufficio possa tenerne conto in caso dovesse escluderne il carattere distintivo intrinseco; (iii) possibilità di depositare  la maggior parte delle prove in qualsiasi lingua ufficiale dell’UE; (iv) nel caso in cui un rappresentante dovesse registrare un determinato marchio senza l’autorizzazione del titolare, quest’ultimo potrà chiederne la cessione, diversamente dal sistema precedente in cui il possibile rimedio consisteva nel domandarne nullità. Inoltre, dal 1 gennaio 2018 il fax non sarà più accettato per il deposito di domande o di rinnovi di marchi dell’Unione Europea.

Le disposizioni che entreranno in vigore il 1 ottobre 2017 non saranno generalmente soggette ad applicazione retroattiva rispetto al profilo che andranno a modificare. Così, ad esempio, alle domande di marchio presentate prima del 1 ottobre 2017 non troveranno applicazione i nuovi criteri inerenti alla rappresentazione o alla priorità, mentre alle prove il cui periodo di presentazione autorizzato inizia a decorrere anteriormente al 1 ottobre 2017 non saranno applicabili le regole accennate poco fa in materia linguistica.