La riproduzione dell’immagine di un disegno o modello a fini di citazione: il caso Nintendo

L’utilizzo dell’immagine della consolle Wii della Nintendo e dei relativi componenti al fine della rivendita di accessori non originali con essa compatibili integra una riproduzione dei corrispondenti disegni e modelli “a fini di citazione” ai sensi dell’articolo 20.1, lett. c) del Regolamento n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari ed è dunque lecita ove rispetti le condizioni sancite da tale norma.

E’ questa la conclusione a cui è tra l’altro giunta, con la sentenza 27 settembre 2017 nelle cause riunite C-24/16 e C-25/16, la Corte di Giustizia alla quale aveva rimesso la questione in via pregiudiziale l’Oberlandesgericht di Düsseldorf, chiamato dalla Nintendo a giudicare della liceità della condotta di un rivenditore di accessori compatibili che per promuoverne la vendita utilizzava le immagini della consolle originale, tutelata come modello comunitario.

La Corte ha ritenuto infatti che impedire ad un terzo che lecitamente commercializza prodotti destinati a essere utilizzati con prodotti specifici che corrispondono a disegni e modelli comunitari, di riprodurre questi ultimi per spiegare o dimostrare l’impiego congiunto dei prodotti in questione si porrebbe in contrasto con gli obbiettivi del Regolamento di incoraggiare i processi innovativi, l’emergere di nuovi prodotti e gli investimenti produttivi.

La sentenza ha altresì fornito utili chiarimenti sull’interpretazione delle tre condizioni cumulative di liceità previste dall’art. 20.1., lett. c), ossia la compatibilità degli atti di riproduzione con la corretta prassi commerciale, l’assenza di ingiusto pregiudizio al normale utilizzo del disegno o modello in ragione di tali atti e l’indicazione della fonte.

Per quanto concerne, in particolare, la compatibilità con la corretta prassi commerciale, la Corte ritiene di potere traslare al campo dei modelli la nozione di «usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale» elaborata in tema di marchi, con la conseguenza che la riproduzione di disegni o modelli protetti a fini di citazione non rispetta tale condizione allorché generi l’impressione che sussista un legame commerciale tra il terzo e il titolare dei diritti conferiti da detti disegni e modelli, o quando il terzo che intende avvalersi della limitazione prevista dalla disposizione viola i diritti conferiti al titolare del disegno o modello protetto o ancora quando tale terzo trae indebitamente vantaggio dalla notorietà commerciale di detto titolare.

La condizione che l’atto di riproduzione a fini di citazione non arrechi ingiusto pregiudizio al normale utilizzo del disegno o modello comunitario presuppone invece che esso non “incida negativamente sui vantaggi economici che il titolare dei diritti conferiti dai disegni e modelli comunitari potrebbe trarre dal normale utilizzo di detti disegni e modelli”.

Quanto, infine, alla terza condizione, ossia l’obbligo di indicazione della fonte, essa è rispettata allorché “il tipo di indicazione scelta a tal fine consenta a un consumatore normalmente informato, ragionevolmente attento e avveduto di identificare facilmente l’origine commerciale del prodotto che corrisponde al disegno o modello comunitario”.

Poiché tuttavia nella specie, la fonte era stata indicata tramite l’apposizione dei marchi della Nintendo, la Corte ritiene opportuno rimettere al giudice del rinvio il compito di accertare “se una simile indicazione sia conforme alla normativa in materia di marchi”.