UPC e tutela brevettuale: la conservazione delle prove non consente all’ufficiale giudiziario o all’esperto di interrogare il personale del presunto contraffattore

L’art. 60 UPCA (Accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti) consente l’adozione di misure dirette alla conservazione di ogni prova rilevante rispetto alla presunta contraffazione e non limita tali misure alla documentazione di carattere tecnico, potendo esse comprendere anche documentazione commerciale e promozionale. Tuttavia, la disposizione non attribuisce all'ufficiale giudiziario (bailiff) o all’esperto il potere di interrogare direttamente il personale del convenuto sulle caratteristiche tecniche dei prodotti o dei processi produttivi. Qualora le dichiarazioni del personale siano necessarie per l’acquisizione della prova, l’attività deve svolgersi sotto il controllo della Corte, secondo le garanzie proprie dell’assunzione della prova.

 

Con l’ordinanza del 3 settembre 2026 (procedimento UPC-CoA-113-2026), la Corte d’Appello dell’Unified Patent Court (UPC) interviene in tema di misure di protezione delle prove e di ispezione in loco previste dall’art. 60 UPCA e dalle Rules of Procedure, chiarendo il confine tra l’acquisizione materiale delle prove e l’attività sostanzialmente istruttoria consistente nell’interrogatorio del personale del presunto contraffattore.

La decisione, resa nella controversia Essity Hygiene and Health Aktiebolag v WEPA Nederland B.V., conferma, da un lato, l’ampia portata degli strumenti di conservazione delle prove - che possono riguardare anche documentazione promozionale e commerciale - e, dall’altro, stabilisce che l’art. 60 UPCA non attribuisce all’ufficiale giudiziario (bailiff) o all’esperto il potere di interrogare i dipendenti del convenuto sulle caratteristiche tecniche dei prodotti o dei processi produttivi.

La pronuncia assume particolare rilievo anche per il rapporto tra misure cautelari di conservazione della prova, presunzione di validità del brevetto e diritto di preuso: secondo la Corte, lo scopo delle misure di conservazione delle prove è semplicemente quello di garantire che tutte le prove pertinenti siano disponibili per il procedimento per violazione di brevetto; solo quando risulti evidente, sulla base di un esame sommario, che l'azione per violazione di brevetto non ha alcuna possibilità di successo alla luce del presunto diritto di uso anteriore, la richiesta di conservazione delle prove deve essere respinta.

La controversia vede contrapposte Essity Hygiene and Health AB, appartenente al gruppo Essity e attiva nel settore dei prodotti igienici e cartari, e WEPA Nederland B.V., società del gruppo WEPA operante nella produzione di prodotti in carta per l’igiene.

Essity è titolare del brevetto europeo EP 3 289 139 B1, relativo ad una carta tissue contenente fibre di cellulosa provenienti da Miscanthus e al relativo metodo di fabbricazione. Il brevetto, depositato il 29 aprile 2015 e concesso il 23 agosto 2023, è in vigore, tra gli altri Stati, in Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Romania. La rivendicazione 1 riguarda, in particolare, una struttura di carta tissue nella quale almeno uno strato comprende fibre di cellulosa provenienti da Miscanthus Gigantheus, in una percentuale compresa tra il 5% e il 90% in peso rispetto al peso complessivo della carta tissue.

Il brevetto è già oggetto di una pluralità di procedimenti. WEPA ha infatti presentato opposizione dinanzi all’EPO, che l’11 novembre 2025 ha deciso di mantenere il brevetto come concesso. WEPA ha quindi proposto appello contro tale decisione, con udienza fissata dinanzi alla Board of Appeal dell’EPO per il 20 novembre 2026. Parallelamente, l’8 dicembre 2025 ha avviato dinanzi alla Central Division dell’UPC un’azione di revoca del brevetto, nell’ambito della quale Essity ha depositato anche una richiesta di modifica del brevetto accompagnata da 13 auxiliary requests.

In questo contesto, Essity ha chiesto alla Local Division dell’Aia l’adozione di misure per la conservazione delle prove e l’ispezione dei locali di WEPA.

Il 17 aprile 2026, la Local Division ha accolto in larga parte la domanda, pronunciando un provvedimento ex parte, cioè senza previa audizione di WEPA. Le misure comprendevano l’accesso ai locali e ai dispositivi, ai documenti e ai dati digitali, nonché la possibilità di acquisire informazioni attraverso l’esecuzione delle misure. Tra le disposizioni originarie vi era, in particolare, quella che consentiva ad Essity di porre domande dirette al personale di WEPA in relazione alla realizzazione, nei prodotti e nei processi della società, degli insegnamenti contenuti nel brevetto.

Il provvedimento è stato eseguito presso lo stabilimento WEPA nei Paesi Bassi il 21 aprile 2026. WEPA ha chiesto successivamente il riesame del provvedimento ai sensi della Rule 197.3 RoP, ma la Local Division lo ha confermato il 9 giugno 2026. WEPA ha proposto quindi appello dinanzi alla Court of Appeal, chiedendo, tra l’altro, l’annullamento delle misure, il divieto di utilizzare le informazioni ottenute durante l’ispezione e la restituzione della documentazione acquisita.

La Corte d’Appello, con l'ordinanza in esame, accoglie parzialmente l’impugnazione presentata.

Per quanto concerne il potere di interrogare il personale di WEPA, la Corte ritiene fondate le doglianze della società. L’ordine viene pertanto revocato nella parte in cui consentiva ad Essity di porre al personale di WEPA domande dirette sulla concreta implementazione degli insegnamenti del brevetto nei prodotti o nei processi della società. La Corte dispone inoltre che l’esperto tecnico rediga nuovamente la propria relazione, eliminando le parti che riportano le risposte del personale di WEPA alle domande sostanziali oppure che contengano conclusioni fondate esclusivamente su tali risposte.

La Corte d'Appello conferma la legittimità dell’adozione del provvedimento senza previa audizione del convenuto. L’art. 60(5) UPCA e la Rule 197.1 RoP consentono, infatti, di disporre misure di conservazione della prova senza sentire preventivamente l’altra parte, in particolare quando il ritardo possa provocare un danno irreparabile o sussista un rischio dimostrabile di distruzione della prova. La Rule 194.1(d) RoP attribuisce alla Corte un potere discrezionale, da esercitare considerando l’urgenza, la fondatezza delle ragioni per non sentire il convenuto e la probabilità che la prova venga distrutta o divenga indisponibile.

Nel caso concreto Essity aveva evidenziato che una parte significativa della prova era costituita da documenti digitali, facilmente eliminabili, e che le misure riguardavano anche campioni di prodotti, componenti, ingredienti e materie prime suscettibili di essere spostati o distrutti. Inoltre, la struttura societaria del gruppo WEPA comportava il coinvolgimento di più entità nella commercializzazione dei prodotti. Secondo la Corte, tali elementi erano sufficienti a dimostrare un rischio plausibile che le prove potessero essere distrutte o cessare di essere disponibili. Significativo è anche il chiarimento secondo cui l’urgenza non costituisce di per sé un requisito necessario per una misura di conservazione delle prove; è sufficiente, in particolare, che sia dimostrato il rischio che la prova venga meno.

Con riguardo all'estensione oggettiva delle misure, WEPA contestava il fatto che l’ordine comprendesse non soltanto documentazione tecnica, ma anche documentazione promozionale e commerciale. Sul punto, la Corte d'Appello osserva che tale contestazione era stata sollevata tardivamente e, per questo motivo, doveva essere dichiarata irricevibile ai sensi dell’art. 73(4) UPCA e della Rule 222.2 RoP. Tuttava, chiarisce che l’art. 60 UPCA non è limitato alla conservazione di prove tecniche. La formulazione dell’art. 60(1) UPCA fa infatti riferimento a qualsiasi “relevant evidence in respect of the alleged infringement”. La Rule 196.1(d) RoP consente, inoltre, espressamente, di disporre la conservazione di supporti digitali e dati senza introdurre una limitazione alla documentazione tecnica. Ne deriva una concezione ampia della misura di conservazione della prova, coerente con la funzione dello strumento, che è quella di assicurare l’effettività dell’azione di contraffazione e la disponibilità degli elementi probatori necessari alla successiva controversia di merito.

La Local Division aveva consentito ad Essity di rivolgere domande dirette al personale WEPA, pur precisando che, secondo il diritto nazionale, i dipendenti non erano obbligati a rispondere sotto pena di sanzione. Per la Corte d'Appello questa soluzione non è compatibile con l’art. 60 UPCA. La disposizione non attribuisce alla Corte il potere di autorizzare un ufficiale giudiziario o un esperto a interrogare il personale del convenuto su dettagli tecnici relativi ai prodotti o ai processi produttivi. Anche qualora, in un determinato caso, fosse necessario acquisire dichiarazioni del personale per conservare una determinata prova, tale attività dovrebbe essere svolta sotto il controllo della Corte, richiamando la disciplina dell’assunzione della prova di cui all’art. 53 UPCA.

La distinzione tracciata dalla Corte è netta. Non rientrano nell’art. 60 le domande rivolte al personale per acquisire informazioni che costituiscano esse stesse elementi probatori circa:

• le caratteristiche tecniche dei prodotti;
• le caratteristiche dei processi produttivi;
• l’attuazione concreta degli insegnamenti brevettuali;
• le modalità attraverso le quali il prodotto o il processo realizza le caratteristiche rivendicate.

Si tratta, in sostanza, di un’attività istruttoria sostanziale che non può essere trasformata in un’interrogatorio informale durante l’ispezione. Diversa è la situazione per le informazioni necessarie soltanto a consentire l’esecuzione materiale della misura. La Corte ammette, ad esempio, che il giudice possa ordinare al convenuto di fornire password o codici di accesso necessari per accedere a dati digitali. Tali informazioni non costituiscono prova dell’infrazione, ma rappresentano semplicemente lo strumento necessario per acquisire o preservare la prova.

La distinzione tra informazione probatoria e informazione funzionale all’acquisizione della prova diventa dunque centrale nel sistema dell’art. 60 UPCA. Significativa è la motivazione con cui la Corte esclude che il problema possa essere risolto semplicemente precisando che il personale non è formalmente obbligato a rispondere, in quanto il fatto che il provvedimento dichiarasse l’assenza di un obbligo di risposta non elimina il problema. Secondo la Corte, i dipendenti potevano comunque ragionevolmente ritenere di essere tenuti a rispondere e che il rifiuto potesse produrre conseguenze negative per loro o per WEPA. Ciò è particolarmente rilevante perché le domande erano poste da un ufficiale giudiziario, ossia da un soggetto investito di una funzione pubblica e operante sulla base di un’espressa autorizzazione giudiziaria.

In ordine alla validità del brevetto, WEPA aveva sostenuto che l’esistenza di contestazioni relative alla validità del brevetto avrebbe dovuto impedire l’adozione delle misure.

La Corte respinge l’argomento. Nell’esaminare una domanda di conservazione della prova, la Corte non è tenuta a procedere ad un esame completo della validità del brevetto. La presunzione di validità può certamente essere presa in considerazione e, qualora essa sia chiaramente messa in discussione, ciò può incidere sulla decisione cautelare.

Nel caso concreto, tuttavia, la decisione dell’EPO che aveva mantenuto il brevetto come concesso costituiva un elemento idoneo a confermare la presunzione di validità. Il fatto che la decisione dell’EPO fosse ancora impugnabile e che fossero pendenti ulteriori contestazioni nell’azione di revoca davanti all’UPC non era sufficiente ad impedire la conservazione della prova.

Con riferimento al diritto di preuso previsto dall’art. 28 UPCA, WEPA sosteneva di poter invocare un diritto di preuso interno che avrebbe potuto costituire una difesa rispetto alla futura azione di contraffazione.

La Corte osserva anzitutto che la questione era stata sollevata tardivamente e non poteva quindi essere presa in considerazione, ma, anche esaminandola nel merito, l’argomento non avrebbe condotto all’accoglimento dell’appello. Afferma, infatti che, quando la conservazione della prova è necessaria per consentire al titolare di proporre un’azione di contraffazione, l’interesse alla conservazione della prova prevale, in linea generale, sull’interesse del convenuto che invochi un diritto di preuso. Il procedimento di conservazione della prova non è la sede appropriata per definire compiutamente l’esistenza e la portata del diritto di preuso. Tale questione dovrà essere affrontata nell’azione di contraffazione che il titolare intende proporre. La misura dovrebbe essere negata per tale ragione soltanto quando, sulla base di un esame sommario, sia chiaro che l’azione di contraffazione non abbia alcuna prospettiva di successo alla luce del diritto di preuso invocato. Nel caso concreto, tale soglia non era stata raggiunta: le parti discutevano, tra l’altro, sull’effettiva corrispondenza tra la tecnologia utilizzata da WEPA e tutte le caratteristiche delle rivendicazioni, sul luogo dell’utilizzazione e sulla sua eventuale natura commerciale.

Sul piano delle conseguenze processuali, infine, viene rilevato che, avendo l’esperto tecnico potuto rivolgere domande al personale WEPA, è possibile che una parte della relazione fosse stata elaborata sulla base delle risposte ottenute. Per questo motivo la Corte decide di chiedere all’esperto di redigere una nuova versione della relazione espungendo sia le parti che riportano le risposte del personale a domande sostanziali, sia le conclusioni dell’esperto che dipendono esclusivamente da tali risposte, mantenendo invece le conclusioni fondate su informazioni raccolte attraverso altre modalità durante l’esecuzione delle misure, ferma restando la tutela delle informazioni riservate.

La Corte ordina, inoltre, la distruzione delle copie della relazione originaria e, qualora essa sia già stata comunicata ad Essity, ne vieta l’utilizzazione e ne ordina la distruzione.