Brevetti vegetali: l'esenzione per ricerca e sperimentazione e il bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti

La facoltà esclusiva derivante dal diritto di brevetto vegetale non si estende all'utilizzo del materiale brevettato per scopi di ricerca e sperimentazione, ai sensi dell'art. 68, comma 1, lett. a-bis), c.p.i. (c.d. breeder exemption), in virtù del principio di prevalenza della libertà di ricerca scientifica (art. 9 e 32 Cost.) rispetto alla tutela della proprietà intellettuale. L'operatività dell'esenzione deve essere riconosciuta anche in sede cautelare e non è impedita dall'eventuale e precedente illiceità della condotta di acquisizione del materiale vegetale oggetto di brevetto o di domanda brevettuale.

Con una recente ordinanza adottata in sede cautelare, la sezione imprese del Tribunale di Genova ha affrontato il tema del bilanciamento tra la tutela della proprietà intellettuale (brevetti vegetali) e la libertà di ricerca scientifica in campo agricolo. Il Tribunale, accogliendo parzialmente un ricorso ex art. 700 c.p.c., ha stabilito che la ricorrente ha il diritto di utilizzare, ai soli fini di ricerca e sperimentazione, le sementi oggetto di domanda di brevetto da parte di una concorrente. 

La controversia vedeva contrapposte due società operanti nel settore della produzione e vendita di semi di barbabietola. La ricorrente aveva ottenuto nel dicembre 2019 alcune confezioni di semenza (resistenti alla patologia della Cercospora), sviluppate dalla concorrente. La ricorrente ha allegato che questo le ha permesso di effettuare attività di ricerca ed elaborazione sulle suddette semenze. Nel novembre 2024, la società concorrente inviava una diffida stragiudiziale, lamentando l'illecito impossessamento del materiale genetico e chiedendo l'astensione dall'uso, produzione, distribuzione, commercializzazione e deposito di registrazioni varietali relative a tali varietà.

La ricorrente ha agito in via cautelare per ottenere un accertamento negativo dei diritti vantati dalla controparte e un'inibitoria contro le condotte di quest'ultima volte ad impedire la propria attività d'impresa sulle citate varietà vegetali.

La società resistente, costituendosi, ribadiva l'illiceità dell'acquisizione e dichiarava di aver presentato domande di brevetto per le varietà vegetali oggetto della controversia.

Il Tribunale di Genova ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando ammissibile la cautela d'accertamento negativo stante l'espressa previsione di cui era all'art. 120, comma 6 bis, c.p.i., che contiene le esplicito riferimento alle “azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare”, e ritenendo sussistente il diritto della società ricorrente a giovarsi della cosiddetta "breeder exemption" (o "eccezione galenica/Bolar clause"), limitatamente alle attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo.

Il cuore della decisione risiede nell'applicazione dell'art. 68, comma 1, lett. a-bis), c.p.i.. Tale norma stabilisce che:

"La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: (…) a-bis) agli atti compiuti a titolo sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata, ovvero all'utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazione, o alla scoperta e allo sviluppo di altre varietà vegetali".

Il Tribunale rileva che l'interesse giuridico sotteso all'istanza cautelare è quello di scongiurare che la diffida di parte resistente impedisca lo sviluppo dell'attività d'impresa sulle varietà vegetali in questione e che l'eventuale illiceità dell'acquisizione delle sementi da parte della ricorrente nel 2019 non incide negativamente sulla possibilità di invocare la citata esenzione ex art. 68 c.p.i..

Nell'ordinanza in esame il giudice, nel richiamare il bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti e la funzione sociale della proprietà privata ex art. 42 Cost., afferma che l'esenzione in parola trova la sua ratio nella promozione della ricerca scientifica (art. 9 Cost. e art. 13 CEDU), nonché nella tutela della salute (art. 32 Cost.). In campo agricolo, la libera competizione scientifica ed i conseguenti effetti favorevoli sul miglioramento complessivo delle condizioni materiali di vita delle collettività giustificano la prevalenza di questo interesse rispetto alla tutela della proprietà brevettuale.

Il Tribunale, riconoscendo la sussistenza del periculum in mora, da individuarsi nel rischio che l'interruzione della sperimentazione, in atto dal 2019, possa vanificare l'intera iniziativa di ricerca:

• dichiara - in via provvisoria e cautelare - il diritto all’utilizzo ai fini di ricerca e sperimentazione delle sementi oggetto della controversia;
• inibisce alla società resistente di impedire l’utilizzo ai fini di ricerca e sperimentazione delle sementi medesime;
• respinge e dichiara inammissibili le restanti domande delle parti con compensazione delle spece processuali.