Il ruolo del mandatario nella procedura brevettuale

Il fattore umano riveste un ruolo fondamentale nel processo di brevettazione, che è essenzialmente una negoziazione tra il mandatario e l’esaminatore, i quali sono in contatto diretto nelle differenti fasi, dal deposito alla concessione del titolo brevettuale.

L’abilità e la competenza del consulente brevettuale sono caratteristiche limitatamente trattate nella letteratura tecnico/scientifica e comunque non dal punto di vista quantitativo: nei pochi articoli sono presi in considerazione alcuni parametri, quali il numero di concessioni, l’ampiezza delle rivendicazioni, il numero delle citazioni successive ma non l’uso strategico dello stato legale.

Nel capitolo intitolato “The Role of the Patent Attorney in the Filing process”, gli autori si prefiggono di valutare se l’esperienza dei mandatari possiede un impatto sul processo di brevettazione, utilizzando i dati estratti dal database PATSTAT e, come indicatore, il logaritmo del numero cumulato dei depositi effettuati presso l’EPO.

Focalizzandosi sull’anno 2010, il numero dei mandatari varia tra 2.400 in Germania a 0 nel caso di Malta, per un totale di 6.286.

La distribuzione cambia se si rapporta tale valore alla popolazione complessiva: in questo caso il Lussemburgo risulta in prima posizione, seguito da Germania, Svezia e Danimarca.

La media europea, per quanto concerne gli anni di esperienza, è 12 (più bassa nel caso dei Paesi dell’est Europa, in Spagna e Lussemburgo).

Nel Regno Unito e in Irlanda un mandatario è incaricato, in media, di rappresentare 370 brevetti, mentre in Germania, Lussemburgo e Olanda di circa 250.

A questi numeri elevati viene attribuita una semplice spiegazione: la Gran Bretagna e l’Irlanda sono favorite dal punto di vista linguistico (le aziende US incaricano principalmente consulenti inglesi o irlandesi), mentre la Germania è scelta perché ospita due sedi dell’EPO e perché comunque tante aziende locali brevettano.

I mandatari tedeschi e inglesi depositano circa i due terzi delle domande di brevetto a titolarità di grandi aziende.

Dall’analisi condotta da Frietsch e Neuhäuser del Fraunhofer Institute, risulta che l’esperienza e l’abilità del mandatario influenzano:

• il tasso dei ritiri, che aumenta significativamente;
• la probabilità che un brevetto subisca un procedimento di opposizione;

ma non la probabilità di concessione e/o di rigetto della domanda.

Gli Autori suggeriscono l’opportunità di effettuare ulteriori approfondimenti, facendo distinzione tra primi depositi ed estensioni, tra mandatari europei ed altri rappresentanti legali, la tipologia di domanda presentata (EP primo deposito, fase regionale europea da PCT) e le dimensioni dello studio di consulenza.

Massimo Barbieri

Technology Transfer Office (Politecnico di Milano)