L’importanza delle rivendicazioni nell’analisi strategica

Mayuree Sengupta, in un articolo pubblicato su STRATEGIC DIRECTION, definisce in questo modo le rivendicazioni:

“The inherent philosophy of patent claims is comparable to that of a bikini, which was famously compared to statistics in the quote:

“What they reveal is suggestive, but what they conceal is vital.” -Aaron Levenstein.”

Le rivendicazioni devono essere elaborate in modo tale da consentire il massimo della tutela, ovviamente tenendo conto della prior art esistente.

L’ambito di tutela è valutato mediante due parametri: la lunghezza (o il numero di parole) e il numero delle rivendicazioni indipendenti.

Recenti ricerche hanno dimostrato che è più probabile che siano concesse domande di brevetto con rivendicazioni più limitate, e che, se le rivendicazioni indipendenti sono scritte in modo molto conciso, l’eventualità di incorrere in un contenzioso diminuisce.

I richiedenti non sono motivati (o comunque non è un loro intento strategico) a limitare il tenore delle rivendicazioni ab initio, perché la procedura brevettuale consente di apportare modifiche e limitazioni in corso d’esame.

L’ambito di tutela può essere misurato computando il numero di parole contenute nelle rivendicazioni indipendenti: si è trovato che il tasso di abbandono delle domande di brevetto è più elevato se la prima rivendicazione include più elementi/caratteristiche tecniche (un contraffattore ha maggiori possibilità di aggirare il contenuto delle rivendicazioni).

L’ambito di tutela è anche influenzato dall’esaminatore.

Un esaminatore rigoroso può condurre a più azioni ufficiali (e quindi a ridurre le possibilità di concessione del titolo).

È stato, inoltre, trovato che le grandi aziende sono meno propense a rinnovare brevetti con rivendicazioni limitate (non è così per le PMI e le università).

Da ciò si deduce che le multinazionali sono più focalizzate sull’utilizzo dei brevetti, mentre le università sulla concessione dei titoli e il riconoscimento della loro innovazione.

L’ambito di tutela è anche correlato con il numero di simboli di classificazione assegnati a una domanda di brevetto: più sono questi codici, più alta sarà la probabilità di incorrere in un contenzioso.

Riporto la conclusione dell’articolo, che evidenza come le rivendicazioni siano uno strumento strategico importante:

“Patent claim drafting is a useful strategic tool that firms must harness. To strategically manage patent grant and minimize litigation threat, firms would better take a leaf out of academic discourse and streamline claim drafting – not too wide to earn an examiner’s ire and not too narrow to let an infringer bypass by.”

 

---

Massimo Barbieri

Technology Transfer Office (Politecnico di Milano)