Ricerche FTO: essenziali prima della commercializzazione di un prodotto

Le ricerche di libertà d’attuazione (in inglese Freedom to Operate search oppure Clearance search) sono effettuate per minimizzare le probabilità che un prodotto/dispositivo, in fase di commercializzazione, possa contenere degli elementi tecnici che siano in contraffazione di uno o più validi brevetti a titolarità di terze parti (aziende e/o enti di ricerca).

Una ricerca FTO differisce da una ricerca di novità o di brevettabilità, che viene generalmente eseguita prima del deposito di una domanda di brevetto per verificare la sussistenza dei requisiti.

Una ricerca di prior art potrebbe essere più o meno esaustiva di una FTO ma si focalizza su aspetti diversi:  la novità oppure novità e attività inventiva, con l’obiettivo di individuare la tecnica nota più vicina all’invenzione. La prior art reperita potrebbe essere incorporata nella descrizione della domanda di brevetto ed essere considerata nella fase di redazione delle rivendicazioni.

Per essere nuova, un’invenzione non deve essere stata divulgata prima del deposito della corrispondente domanda di brevetto.

Un’invenzione può non essere completamente descritta o incorporata in un unico documento ma piuttosto la sua brevettabilità può essere compromessa, nel caso in cui le informazioni contenute in (uno o) più documenti possano essere assemblate in modo tale da rendere ovvia l’invenzione.

Una divulgazione può essere realizzata tramite qualsiasi tipologia di documento (un articolo tecnico, scientifico, un libro, una comunicazione a un convegno o un brevetto), che sia stato pubblicato: non importa che l’informazione tecnica sia stata effettivamente letta e compresa ma che sia accessibile per la consultazione.

Nel caso della letteratura brevettuale, è ininfluente che un brevetto sia stato concesso o respinto, dal momento che anche la pubblicazione di una domanda di brevetto è considerata una divulgazione; inoltre, non è rilevante in quale sezione del brevetto (riassunto, descrizione, disegni) si trovi la prior art.

In una ricerca FTO solo le rivendicazioni dei brevetti concessi (e attivi) devono essere analizzate e confrontate con gli elementi tecnici caratteristici del prodotto in esame.

È solo un prodotto che potenzialmente può essere in contraffazione di un brevetto di terzi ma una rivendicazione non ne viola un’altra.

Prima di iniziare una ricerca FTO è necessario chiedersi se il prodotto sia totalmente nuovo oppure includa solo alcune nuove caratteristiche tecniche.

In questo caso la ricerca FTO sarà eseguita sui nuovi elementi tecnici, tenendo in considerazione solo i brevetti attivi nei Paesi in cui il prodotto sarà di fatto importato e commercializzato.

 

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Massimo Barbieri

Technology Transfer Office (Politecnico di Milano)
Referente TTO per le invenzioni dei dipartimenti CMIC ed Energia