Grazie alla sua notorietà il calciatore Messi può registrare il patronimico come marchio UE

Lionel Messi, il noto calciatore argentino, può registrare il suo marchio "MESSI" per articoli sportivi e abbigliamento sportivo. La notorietà del calciatore neutralizza le somiglianze visive e fonetiche tra il suo marchio ed il marchio "MASSI" i cui diritti sono stati trasferiti alla società spagnola J‑M.‑E.V. e hijos.

In tal senso si è pronunciato il Tribunale dell’Unione Europea (causa T-554/14) con sentenza del 26 marzo 2018, annullando la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 aprile 2014 (procedimento R 1553/2013-1).

Nell’agosto 2011, il calciatore Lionel Andrés Messi Cuccittini ha chiesto all’EUIPO di registrare il seguente segno come marchio dell'Unione Europea per articoli di abbigliamento, scarpe e articoli per la ginnastica e lo sport:

Nel novembre 2011, Jaime Masferrer Coma ha proposto opposizione avverso la registrazione del marchio di Messi, lamentando un rischio di confusione con i marchi UE denominativi "MASSI" registrati, in particolare, per articoli di abbigliamento, scarpe, caschi per ciclisti, indumenti di protezione e guanti (i diritti di tali marchi sono stati trasferiti nel maggio 2012 alla società J.M.-E.V. e hijos)

Nel giugno 2013 la divisione di opposizione ha accolto l'opposizione per tutti i prodotti interessati. Su richiesta del richiedente, ha anche esaminato l'uso effettivo del marchio anteriore registrato al numero 414 086 e ha ritenuto che gli elementi di prova dimostravano un uso del marchio solo per i prodotti della classe 9, dal titolo "Caschi da bicicletta".

Nell’agosto 2013 il sig. Messi ha presentato ricorso all’EUIPO, ai sensi degli articoli 58 e 64 del regolamento n o 207/2009 (ora articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001), contro la decisione del divisione dell'opposizione.

Con decisione del 23 aprile 2014, la prima commissione di ricorso dell'EUIPO ha respinto il ricorso. In sostanza, la commissione ha ritenuto che sussistesse un rischio di confusione tra i marchi. Essa ha infatti considerato che i marchi in causa sono simili perché i loro elementi dominanti, costituiti dai termini "MASSI" e "MESSI", sono quasi identici sotto il profilo visivo e fonetico e che una differenziazione concettuale verrebbe operata, eventualmente, solo da una parte del pubblico pertinente

Di fronte a tale decisione, il sig. Messi ha adito il Tribunale UE per chiederne l’annullamento.

Con la sentenza in esame, il Tribunale ha annullato la decisione dell'EUIPO, sottolineando, in primo luogo, che i segni che compongono i marchi confliggenti presentano un grado di somiglianza medio sul piano visivo, dato che l'elemento dominante del marchio del sig. Messi è estremamente simile all'elemento denominativo presente nel marchio MASSI.

Il Tribunale UE, pur confermando la conclusione della commissione di ricorso secondo cui i segni confliggenti sono molto simili sul piano fonetico, ritiene che l'EUIPO sia incorso in errore nel comparare i segni sul piano concettuale. E' infatti errato considerare che la notorietà di cui gode il sig. Messi riguardi unicamente la parte del pubblico che si interessa al calcio e allo sport in generale. Questo calciatore, infatti, è un personaggio pubblico noto, che appare in televisione e di cui si parla regolarmente alla televisione o alla radio. Peraltro, l'EUIPO avrebbe dovuto valutare se una parte significativa del pubblico pertinente fosse o meno in grado di effettuare un'associazione concettuale tra il termine "messi" ed il nome del celebre giocatore di calcio.

Il Tribunale sottolinea che occorre tener conto della circostanza che i prodotti oggetto dei marchi confliggenti e per i quali potrebbe sussistere un rischio di confusione sono, in particolare, articoli sportivi e abbigliamento sportivo, sebbene non si limitino al settore del calcio. Ebbene, sembra poco verosimile che un consumatore medio di tali prodotti non associ direttamente, nella maggior parte dei casi, il termine "messi" al nome del famoso calciatore.

Il Tribunale aggiunge che, sebbene sia possibile che qualche consumatore non abbia mai sentito parlare di Messi o non se ne ricordi, tale ipotesi non configura la fattispecie tipica del consumatore medio che acquista articoli sportivi o abbigliamento sportivo. In conclusione:

... per quanto i segni in conflitto siano complessivamente simili, le differenze concettuali che li separano sono tali da neutralizzare le somiglianze visive e fonetiche rilevate. In effetti, ... una parte significativa del pubblico pertinente assocerà il termine "messi" al nome del celebre calciatore e percepirà quindi il termine "massi" come concettualmente diverso.

Il grado di somiglianza tra i marchi non è sufficientemente elevato da poter considerare che il pubblico pertinente possa credere che i prodotti in causa provengono dalla medesima impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate.

Di conseguenza, l'EUIPO ha errato laddove ha tratto la conclusione che l'uso del marchio "MESSI" per articoli di abbigliamento, articoli per la ginnastica o lo sport e apparecchi e strumenti di protezione, potesse ingenerare nel consumatore un rischio di confusione con il marchio "MASSI".