La Tour Eiffel è salva: la Francia si oppone alla registrazione del marchio UE "france.com" e vince

Il Tribunale UE, respingendo l'impugnazione proposta contro la decisione della prima commissione di ricorso EUIPO del 20 ottobre 2016 (procedimento R 2452/2015-1) relativa ad un procedimento di opposizione promosso dalla Repubblica francese, ha deciso che il segno "france.com" non può essere registrato come marchio dell'Unione Europea.

Si tratta della sentenza del 26 giugno 2018 (causa T-71/17), con la quale il Tribunale dell'Unione Europea si è pronunciato in merito alla seguente fattispecie.

Nel 2014, il sig. Jean-Noël Frydman, il quale ha in seguito ceduto i propri diritti alla società americana France.com, ha chiesto all'EUIPO la registrazione come marchio UE del seguente segno figurativo:

I servizi per i quali è stata richiesta la registrazione rientrano nelle classi 35, 39 e 41 ai sensi dell'accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi, e per ognuna di queste classi corrisponde alla seguente descrizione:

• Classe 35: "Servizi pubblicitari, ovvero promozione e commercializzazione di beni e servizi di terzi nel settore dei viaggi, dello shopping, degli affari, dell'intrattenimento, della decorazione della casa, della moda, del vino e del cibo e istruzione";
• Classe 39: "Fornitura di un database informatico esplorabile online contenente informazioni di viaggio; informazioni di viaggio; servizi di informazione su trasporti e viaggi";
• Classe 41: "Pubblicazioni online, compresi blog contenenti articoli nel campo del viaggio, shopping, affari, intrattenimento, decorazione della casa, cibo, vino, istruzione e attività culturali e notizie".

​La Francia ha presentato opposizione alla registrazione del marchio "france.com" invocando il seguente marchio UE che essa aveva fatto registrare nel 2010 presso l'EUIPO:

I prodotti e servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato rientrano, in particolare, nelle classi 9, 35 e 41 e corrispondono, per i prodotti e servizi oggetto della presente causa, alla seguente descrizione:

• Classe 9: "Apparecchi e supporti per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione di suoni, immagini e dati; apparecchiature per l'elaborazione di informazioni; software";
• Classe 35: "Pubblicità, promozione di prodotti e servizi di terzi su tutti i media; pubbliche relazioni; organizzazione aziendale e consulenza gestionale; organizzazione di fiere, mostre, eventi per scopi commerciali o pubblicitari";
• Classe 41: "Formazione, intrattenimento, attività culturali, organizzazione di concorsi (educazione o divertimento); organizzazione e conduzione di convegni, conferenze o congressi, eventi a scopo culturale o educativo; pubblicazione di testi diversi dalla pubblicità; pubblicazione elettronica di libri e periodici online; servizi di gioco forniti online da una rete di computer".

Il 4 giugno 2015, l'EUIPO ha registrato il trasferimento del marchio richiesto al richiedente, la società France.com.

Il 13 ottobre 2015 la divisione di opposizione EUIPO ha respinto l'opposizione.

Il 9 dicembre 2015, la Francia ha proposto ricorso all'EUIPO contro la decisione della divisione di opposizione.

Con decisione 20 ottobre 2016, la prima commissione di ricorso dell'EUIPO ha annullato la decisione della divisione di opposizione.

L'EUIPO ha accolto l'opposizione della Francia ritenendo che i segni in conflitto presentassero complessivamente un elevato grado di somiglianza e coprissero servizi identici o simili e che non si potesse quindi escludere un rischio di confusione.

La società France.com ha impugnato la decisione della commissione di ricorso chiedendone l'annullamento dinanzi al Tribunale UE.

Con la sentenza in esame, il Tribunale UE respinge il ricorso della società France.com, confermando che il segno di tale società non può essere registrato come marchio dell'Unione Europea.

Il Tribunale esamina, in particolare, l'analisi dell'EUIPO riguardante il confronto tra i segni in conflitto e l'esistenza del rischio di confusione.

Per quanto riguarda il confronto visivo tra i segni, il Tribunale ritiene, contrariamente all'EUIPO, che, tenuto conto delle differenze esistenti a livello dei loro elementi e della loro configurazione visiva generale, i segni in conflitto, presi nel loro insieme, presentino soltanto un debole grado di somiglianza sul piano visivo.

Sul piano fonetico, il Tribunale conferma l'analisi dell'EUIPO secondo la quale i segni in conflitto sono quasi identici poiché è prevedibile che molti consumatori faranno riferimento al segno della società France.com attraverso il solo termine «france», dal momento che l'abbreviazione «.com» è percepita come indicazione di un sito web.

Infine, il Tribunale ritiene, al pari dell'EUIPO, che i segni in conflitto siano simili sul piano concettuale, in quanto veicolano il medesimo concetto (vale a dire la Francia, la Tour Eiffel ed i colori della bandiera francese), mentre la presenza dell'elemento denominativo «.com» nel segno della società France.com non ha alcuna incidenza sull'identità concettuale dei segni.

Considerato che i segni in conflitto coprono servizi identici o simili e presentano un grado particolarmente elevato di somiglianza sui piani fonetico e concettuale, il Tribunale conclude che esiste un rischio di confusione.

Ne consegue che, come ha deciso l'EUIPO, la Francia può validamente opporsi alla registrazione del segno "france.com".