• Marchi registrati

28 agosto 2019

Uso di marchi noti a fini parodistici: l'indiscussa originalità dei prodotti non consente la conferma del sequestro probatorio

Non è riconoscibile la contraffazione del marchio quando i prodotti oggetto di sequestro probatorio presentano un’indiscussa originalità risultando, nel caso di specie, caratterizzati da immagini create attraverso l’"uso" di marchi noti, non a fini "distintivi", e dunque "imitativi", ma piuttosto a fini "parodistici", ovvero "artistici e descrittivi", essendo le immagini censurate funzionali ad effettuare una riproduzione ironica di marchi celebri, inidonea a creare confusione con i prodotti protetti dai marchi tutelati.

In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 35166, depositata il 31 luglio 2019, dopo che il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Ravenna aveva respinto la richiesta di riesame proposta nei confronti del decreto di sequestro probatorio, avente ad oggetto capi di abbigliamento posti in vendita in negozi che esponevano l'insegna "Fake lab", in ordine ai reati previsti dagli artt. 474 e 648 cod. pen.. I capi di abbigliamento sequestrati erano caratterizzati dalla rivisitazione parodistica di loghi ben noti al grande pubblico (Fila, Gucci, Adidas, Versace, Hermes Givenchy, Balenciaga, Lacoste, Warner Bros per Batman e Superman). 

La Corte di Cassazione ha accolto, con la sentenza in esame, il terzo motivo d’impugnazione (con assorbimento dei restanti motivi), con il quale la difesa dell’imputato lamentava la violazione di legge atteso che:

«non sarebbe esistente il fumus commissi delicti; i capi sequestrati non sarebbero oggetto di contraffazione in quanto i marchi che erano stati ritenuti falsificati erano stati utilizzati per creare delle immagini originali progettate con finalità parodistiche; ... non si rinviene nell'ordinamento nazionale e sovranazionale alcuna tutela per l'utilizzo del marchio a fini "descrittivi" e non "distintivi"». 

La Suprema Corte evidenzia, innanzitutto, che presupposto per la legittimità del sequestro contestato è l'emersione del fumus commissi delicti in ordine alla contraffazione di prodotti con marchio registrato, reato presupposto della contestata ricettazione.

Ai fini del riconoscimento della contraffazione è necessario che il prodotto che si assume falsificato sia confondibile con gli originali e sia idoneo a creare confusione nel consumatore: il marchio ha infatti una precisa funzione distintiva funzionale a garantire l'affidamento dei consumatori sulla originalità del prodotto commerciato. In materia, la giurisprudenza civile ha chiarito che il titolare del marchio previamente registrato non può vietare di per sé l'uso del segno distintivo in qualsiasi forma ove non sussista la confondibilità o l'affinità dei prodotti o servizi; ciò anche nel caso in cui ricorra l'inclusione nella stessa classe, che non è idonea in quanto tale a provarne l'affinità (Cass. civ., sez. 1, n. 20189 del 18/08/2017).

In linea con tali indicazioni, anche giurisprudenza penale ha ribadito la necessità che i beni contraffatti siano prodotti la fine di confondere il consumatore sull'originalità della provenienza sulla base dell'incontestato presupposto che il marchio abbia la funzione di "distinguere" il prodotto certificato dagli altri: si è infatti affermato che ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 474 cod. pen., l'alterazione di marchi prevista dall'art. 473 comprende anche la riproduzione solo parziale del marchio, idonea a far sì che esso si confonda con l'originale e da verificarsi mediante un esame sintetico - e non analitico - dei marchi in comparazione, che tenga conto dell'impressione di insieme e della specifica categoria di utenti o consumatori cui il prodotto è destinato, soprattutto se si tratta di un marchio celebre (Cass. pen., sez. 5, n. 33900 del 08/05/2018 - dep. 19/07/2018; Cass. pen., sez. 2, n. 9362 del 13/02/2015 - dep. 04/03/2015; Cass. pen., sez. 5, n. 25147 del 31/01/2005 - dep. 11/07/2005).

La Corte di Cassazione ricorda, inoltre, che la Direttiva UE n. 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nel considerando n. 27 ha chiarito che "l'uso di un marchio d'impresa da parte di terzi per fini di espressione artistica dovrebbe essere considerato corretto a condizione di essere al tempo stesso conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale".

Si ritiene cioè che la confondibilità con l'originale del prodotto che si assume falsificato costituisce un attributo indispensabile per il riconoscimento della contraffazione, che non può rinvenirsi nei casi in cui il marchio sia utilizzato con palesi finalità ironiche e parodistiche, per la creazione di prodotti nuovi ed originali, caratterizzati da immagini che, pur facendo uso del marchio registrato, sono sicuramente inidonee a creare confusione con i beni tutelati, dato che è immediatamente evidente il messaggio parodistico che esclude ictu oculi ogni possibilità di confusione.

Nel caso di specie, i prodotti in sequestro presentano appunto una indiscussa originalità dato che risultano caratterizzati da immagini create attraverso l' "uso" di marchi noti, non a fini "distintivi", e dunque "imitativi", ma piuttosto a fini "parodistici", ovvero "artistici e descrittivi", essendo le immagini censurate funzionali ad effettuare una riproduzione ironica di marchi celebri, inidonea a creare confusione con i prodotti protetti dai marchi tutelati e dunque incompatibile con la contestata contraffazione che, si ripete, deve essere invece connotata dalla idoneità del prodotto che si assume falsificato a confondersi con l'originale. 

Alla luce delle predette considerazioni, la Corte di Cassazione ha deciso che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio ed che i beni in sequestro devono essere restituiti all'avente diritto.