Marchio di posizione: nuovo caso di rifiuto della registrazione per mancanza di carattere distintivo

Il Tribunale UE, con due sentenze del 16 gennaio 2014 (pronunciate rispettivamente nelle cause T-433/12 e T-434/12) ha confermato le decisioni di rigetto dell'UAMI in merito alla domanda di registrazione come marchi comunitari dei  marchi "di posizione" consistenti nell’applicazione all’orecchio di un pupazzo di peluche di un bottone o di un’etichetta mediante un bottone, presentata dal produttore di pupazzi di peluche tedesco Steiff.

Il Tribunale ha precisato che tale applicazione è priva di carattere distintivo in quanto di per sé non consente al consumatore medio europeo di riconoscere l’origine commerciale del pupazzo di peluche.

L’UAMI aveva già respinto le domande avanzate dal produttore tedesco ritenendo che i marchi richiesti non avrebbero consentito ai consumatori di riconoscere l’origine commerciale dei prodotti, vale a dire che si tratta di un pupazzo di peluche Steiff e non di quello di un altro produttore.

La Steiff ha poi impugnato dinanzi al Tribunale le decisioni di rigetto dell’UAMI, adducendo che l’UAMI aveva erroneamente ritenuto che i marchi richiesti fossero privi di carattere distintivo.

Tuttavia, il Tribunale UE ha confermato le decisioni dell'UAMI, precisando che i marchi richiesti si confondono con uno dei possibili aspetti dei pupazzi di peluche. Infatti, trattandosi di marchi "di posizione, essi si confondono inevitabilmente con l’aspetto dei pupazzi di peluche, dal momento che, se il bottone e l’etichetta non fossero saldamente attaccati in un punto preciso, non esisterebbero. Inoltre, bottoni e piccole etichette costituiscono elementi frequenti della configurazione dei pupazzi di peluche. Poiché non è abitudine dei consumatori presumere l’origine commerciale dei prodotti basandosi su segni che si confondono con l’aspetto di tali medesimi prodotti, i marchi richiesti avrebbero dovuto discostarsi in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore. Da un lato, i bottoni e le etichette costituiscono elementi frequenti della configurazione dei pupazzi di peluche, e, dall’altro, i consumatori sono abituati a una grandissima varietà di tali prodotti, dei loro modelli e delle loro possibili configurazioni. La loro applicazione all’orecchio, creando di fatto una combinazione banale, che viene percepita dai consumatori come un elemento decorativo, o anche funzionale (per quanto riguarda la versione contenente anche l’etichetta), non può essere considerata eccezionale. Tale configurazione sarà percepita dai consumatori soltanto come una delle possibili varianti delle applicazioni del bottone, o dell’etichetta e del bottone, su altre parti di tali medesimi prodotti, oppure una variante di altre eventuali decorazioni fissate alle loro orecchie. Pertanto, il consumatore non può presumerne l’indicazione di un’origine commerciale.