Marchi, la Corte di giustizia UE si esprime sul concetto di “giusto motivo” per l'uso di un segno simile o ad un marchio notorio

La Corte di giustizia si è pronunciata oggi, nella causa C-65/12, dando un'interpretazione pratica del concetto di “giusto motivo” a proposito dell'obbligo, di un titolare di un marchio notorio, di tollerare l'uso da parte di un terzo di un segno simile per un prodotto identico.

La causa riguarda due noti marchi di bevande energetiche, la ricorrente Red Bull, che ha chiamato in giudizio la rivale The Bulldog.

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede se, l’articolo 5, paragrafo 2, della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (successivamente ripreso, sostanzialmente, nell’articolo 5 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008) possa essere interpretato nel senso che può essere qualificato come “giusto motivo” l’utilizzo da parte di un terzo di un segno simile ad un marchio notorio per un prodotto identico a quello per il quale tale marchio è stato registrato qualora si verifichi che tale segno sia stato utilizzato prima della registrazione del citato marchio e l’utilizzo fatto per il prodotto identico ha avuto luogo in buona fede.

Ecco quali sono le condizioni che si devono verificare per poter vedere tutelato il proprio diritto all'uso del marchio contestato. Afferma la Corte:

Per valutare se ciò si verifichi nel caso di specie, spetta al giudice nazionale tener conto, in particolare:

• del radicamento e della notorietà di tale segno presso il pubblico interessato,
• del grado di contiguità fra i prodotti e i servizi per i quali lo stesso segno è stato originariamente utilizzato e il prodotto per il quale il marchio notorio è stato registrato e
• della pertinenza economica e commerciale dell’utilizzo per tale prodotto del segno simile al citato marchio.