Secondo l'Avvocato Generale UE le forme imposte dalla funzione di un prodotto non possono essere registrate come marchio

Il diritto dell'Unione Europea osta alla registrazione come marchio di forme imposte dalla funzione del prodotto, anche di forme le cui caratteristiche estetiche costituiscono uno dei principali elementi che decidono del valore di mercato del prodotto, essendo al contempo uno dei motivi per la decisione di acquisto da parte del consumatore.

Riservare caratteristiche siffatte a favore di un solo operatore economico renderebbe difficile ad imprese concorrenti la loro attribuzione alla forma dei prodotti che sarebbe del pari adatta all’uso.

Ciò condurrebbe al fatto che il titolare del marchio otterrebbe un vantaggio rilevante che eserciterebbe un’influenza negativa sulla struttura della concorrenza nel mercato, compromettendo l'obiettivo perseguito dalla normativa sulla protezione dei marchi.

Questo è quanto ha espresso l’Avvocato Generale nelle conclusioni presentate alla Corte di Giustizia il 14 maggio 2014 nella causa C-205/13, riguardante la questione sollevata dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte Suprema dei Paesi Bassi) nel rinvio pregiudiziale sulla domanda di annullamento del diritto alla registrazione del marchio tridimensionale che rappresenta la sedia per bambini Tripp Trapp. La presente causa costituisce per la Corte l’occasione di procedere per la prima volta all’interpretazione della portata di due impedimenti alla registrazione formulati nel disposto dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 89/104/CEE (per il periodo che interessa il contesto fattuale della causa in esame, ora sostituita dalla direttiva 22 ottobre 2008, n. 2008/95/CE), il quale vieta la registrazione del segno costituito esclusivamente dalla forma “imposta dalla natura stessa del prodotto” (primo trattino di tale disposizione) o dalla forma “che dà un valore sostanziale al prodotto” (terzo trattino).

La problematica dei marchi consistenti nella riproduzione del prodotto stesso non è una problematica nuova nel diritto della proprietà intellettuale. Dai documenti elaborati nell’ambito della WIPO, risulta che tribunali francesi, già alla metà del diciannovesimo secolo, hanno autorizzato la possibilità di tutela dei marchi che rappresentano la forma o il condizionamento del prodotto stesso, ad esempio nel 1858 fu oggetto di tutela il marchio consistente nella forma di una tavoletta di cioccolato.

E' indubbio che la problematica della registrazione di un tipo siffatto di marchi è caratterizzata dalla sua sostanziale specificità. Essa risulta dal fatto che la differenza tra il marchio e l’oggetto indicato dal marchio tende a scomparire: l’oggetto si presenta quale segno in rapporto con se stesso. Nel contesto normativo dei marchi commerciali, ciò si ricollega al rischio che l’esclusività risultante dalla registrazione del marchio venga estesa ad alcune caratteristiche del prodotto espresse attraverso la sua forma, il che può di conseguenza condurre alla limitazione della possibilità di immissione sul mercato di prodotti concorrenti.

A conclusione, l'Avvocato Generale ha proposto la seguente soluzione giuridica sulla questione sollevata:

1) La nozione di forma “risultante dalla natura stessa del prodotto” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), primo trattino, della Prima direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa riguarda la forma di cui tutte le caratteristiche essenziali sono imposte dalla natura di un dato prodotto. È irrilevante la circostanza che questo prodotto possa assumere anche altre forme alternative.

2) La nozione di forma “che dà un valore sostanziale al prodotto” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), terzo trattino, della direttiva si riferisce alla forma di cui le caratteristiche estetiche costituiscono uno dei principali elementi che decidono del valore di mercato del prodotto in questione, essendo al contempo uno dei motivi per la decisione di acquisto da parte del consumatore. Tale interpretazione non esclude che il prodotto possieda altre caratteristiche rilevanti per il consumatore.

L’opinione del consumatore medio è una delle circostanze, tra le altre, che è necessario prendere in considerazione nell’analizzare l’applicazione dell’impedimento alla registrazione in esame, accanto a circostanze quali la natura della categoria di prodotti in questione, il valore artistico di una data forma, la sua diversità da altre forme abitualmente in uso sul mercato in questione, la rilevante differenza di prezzo in rapporto a prodotti concorrenti, una strategia promozionale che sottolinei le principali caratteristiche estetiche di un dato prodotto. Nessuna di siffatte circostanze è di per sé decisiva.

3) Un medesimo segno può essere analizzato parallelamente sotto il profilo dei criteri figuranti all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), primo e terzo trattino, invece l’impedimento alla registrazione o il motivo di nullità sussistono solo quando le condizioni di applicazione sono integralmente soddisfatte almeno per uno di tali criteri.

Spetta ora alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea decidere della causa.