Utilizzare un marchio come nome a dominio per il redirect ad altro sito non integra necessariamente l'uso del relativo marchio

Con ordinanza del 16 maggio 2014 il Tribunale di Firenze, pronunciandosi in via cautelare sul rischio di confusione tra marchi, ha affermato - ricordando l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione - che il giudizio di confondibilità dei segni distintivi a confronto deve essere condotto con minore rigore nel caso di "marchio debole", a causa dell’attenuata attitudine individuante del segno che sul mercato non ha raggiunto un’effettiva e conclamata risonanza. Ed ha aggiunto che la registrazione del segno distintivo come nome a domino non integra sic et simpliciter l’uso del relativo marchio.

Così, con l'ordinanza in esame, il Tribunale ha rigettato il ricorso d’urgenza con il quale è stato chiesto di inibire alle società convenute l’uso del marchio “Alert System”, anche nelle varianti “People Alert System” e PAS, nonchè l’inibitoria dell’uso del nome a dominio “Peoplealertsystem.net” e l’adozione delle altre cautele proprie della tutela dei marchi. La società ricorrente a sostengo delle proprie domande ha dedotto quanto segue:

"di essere una società che opera nella gestione di sistemi per la comunicazione e di commercializzare un prodotto denominato “Alert System”, ossia un diramatore di messaggi telefonici in tempo reale, vale a dire un sistema di comunicazione che consente alle PA o ad altri soggetti di informare contemporaneamente in tempi rapidissimi una pluralità di persone; di avere registrato il marchio Alert System ... ; che le resistenti hanno compiuto atti di concorrenza sleale consistiti nella realizzazione e messa in commercio di un “Sistema di Allarme”, utilizzabile dalle PA per allertare la cittadinanza, denominato People Alert System (donde l’acronimo PAS) e che Pro.Ge.Com. Srl ha registrato il domain name Peoplealertsystem.net, quali segni distintivi identici o comunque simili al predetto marchio Alert System, con conseguente pregiudizio economico per l’esponente che ha già venduto il proprio prodotto ad alcune centinaia di Enti (Comuni, società pubbliche e private).".

A loro volta le società convenute hanno esposto nei rispettivi atti di costituzione:

di aver "sviluppato un software - denominato, in un primo momento, “ProCivPas People Alert System” e, successivamente, ProCivPas Prevenzione Allertamento Sicurezza” - capace di comunicare alla cittadinanza, tramite un’applicazione mobile (“app”) e un interfaccia web, gli elementi essenziali del piano di protezione civile; la dicitura People Alert System non è mai stata usata e compariva, per un mero errore, nei depliants di un convegno che si doveva tenere a novembre 2013 e che poi non si era svolto; il denunciato domain name Peoplealertsystem.net è usato solo per il reindirizzamento al sito Internet di Pro.Ge.Com.; posto che, in realtà, non è ravvisabile alcuna contraffazione, in assenza di un marchio People Alert System, i due segni a confronto - People Alert System e Alert System - possono pacificamente coesistere perché intrinsecamente deboli e perché diretti a contraddistinguere due servizi diversi; difatti il marchio Alert System riguarda un sistema di messaggistica, mentre il marchio People Alert System è un’applicazione mobile che comunica alla cittadinanza il piano comunale di protezione civile.".

Il Tribunale di Firenze ha dunque rigettato il ricorso in quanto la ricorrente non ha provato di essere titolare di un marchio forte, sicché al segno distintivo, per il quale si invoca tutela, è da riconoscere un grado di protezione meno intenso di quello riservato, appunto, al marchio forte. Si legge nell'ordinanza:

- "la denominazione del prodotto della resistente («People Alert System»), per effetto dell’aggiunta della parola «People», prima delle parole «Alert System», costituisce una significativa variante del marchio della ricorrente che, determinando una diversa percezione dei due segni, elimina in radice il pericolo della loro confondibilità". 

- "la registrazione (del nome di dominio) non integra sic et simpliciter l’uso del relativo marchio, e, dall’altro, perché, come è possibile evincere digitando detta stringa, quest’ultima non ha una vera e propria capacità distintiva del servizio offerto dalla resistente, cioè non ha valenza pubblicitaria, per indurre il consumatore all’acquisto, ma assolve unicamente alla funzione di reindirizzamento automatico al sito web della resistente".