La Corte di Giustizia UE si pronuncia sulla questione se sia possibile una tutela mediante marchio per la vendita al dettaglio di servizi

Le prestazioni di un operatore economico consistenti nel raggruppare servizi, affinché il consumatore possa comodamente compararli e acquistarli, possono rientrare nella nozione di “servizi” di cui all’articolo 2 della direttiva n. 2008/95/CE del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa. Così ha deciso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 10 luglio 2014 (causa C-420/13).

La Corte ha inoltre aggiunto che:

“La direttiva 2008/95 va interpretata nel senso che, ai suoi fini, una domanda di registrazione di un marchio per un servizio di raggruppamento di servizi deve essere formulata con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli altri operatori economici di sapere quali servizi il richiedente intenda raggruppare.”.

La decisione interviene su una domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante l’interpretazione dell’articolo 2 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008, proposta nell’ambito di una controversia tra la Netto Marken-Discount e l’Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi in merito al rigetto da parte di quest’ultimo di una domanda di registrazione di marchio.

Il 10 settembre 2011, la Netto Marken-Discount depositava un segno denominativo e figurativo al fine della sua registrazione come marchio per prodotti e servizi compresi nelle classi 18, 25, 35 e 36 ai sensi dell’Accordo di Nizza.

Con decisione del 10 settembre 2012, l’Ufficio dei marchi e brevetti tedesco respingeva la domanda di registrazione nella parte relativa ai servizi della classe 35, poiché i servizi di detta classe indicati nella domanda non erano, a suo avviso, chiaramente distinguibili da altri servizi, né per natura né per contenuto.

La Netto Marken-Discount proponeva ricorso per annullamento avverso detta decisione di rigetto dinanzi al giudice del rinvio.

La Corte federale dei brevetti tedesca, rilevando che la Corte di Giustizia non si era ancora pronunciata sulla questione se sia possibile una tutela mediante marchio per la vendita al dettaglio di servizi, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte alcune questioni pregiudiziali:

"1) se l’articolo 2 della direttiva n. 2008/95 debba essere interpretato nel senso che per servizio ai sensi di tale disposizione si intende parimenti la vendita al dettaglio di servizi;

2) e, qualora l’articolo 2 della direttiva n. 2008/95 debba essere interpretato nel senso che i servizi offerti dal dettagliante devono essere specificati quanto al loro contenuto, esattamente al pari dei prodotti distribuiti da un dettagliante,

a) se occorra, ai fini della specificazione dei servizi, indicare i) unicamente l’ambito dei servizi in generale o una definizione di categoria; ii) unicamente la/le classe/i o iii)   concretamente ogni singolo servizio;

b) se tali indicazioni concorrano a fissare la data della domanda di registrazione o se, trattandosi di indicare categorie o classi, siano possibili sostituzioni o integrazioni.".

Nella sentenza si ricorda che, per costituire un marchio nel senso dell’articolo 2 della direttiva n. 2008/95, l’oggetto di una domanda di registrazione deve soddisfare tre condizioni. In primo luogo, esso deve costituire un segno. In secondo luogo, tale segno deve essere riproducibile graficamente. In terzo luogo, il medesimo segno deve essere idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. 

Al riguardo, quanto alla nozione di "servizi", è d’uopo rilevare che essa non è definita dal legislatore dell’Unione e che, per evitare condizioni di registrazione dei marchi variabili a seconda delle normative nazionali, occorre darle un’interpretazione uniforme. Si deve constatare, come hanno rilevato i governi che hanno presentato osservazioni alla Corte nonché la Commissione, che sussistono situazioni in cui un operatore economico seleziona e offre una gamma di servizi di terzi tra i quali il consumatore possa scegliere presso un unico interlocutore. Le prestazioni di un tale operatore economico possono consistere, segnatamente, in attività volte a consentire al consumatore di comparare e di acquistare comodamente detti servizi, nonché in attività pubblicitarie. Tali prestazioni di raggruppamento e di pubblicità possono eventualmente rientrare nella classe 35 della classificazione di Nizza.

Tuttavia, quand’anche la gamma di servizi proposti dalla Netto Marken-Discount includa servizi forniti da essa medesima, la prestazione descritta nella sua domanda di registrazione con le parole "offerta congiunta per conto terzi di servizi diversi al fine di agevolare i consumatori nell’acquisto degli stessi" può comunque essere qualificata come servizio. Pena privare la ricorrente nel procedimento principale della possibilità di far registrare il predetto segno come marchio per tale servizio di raggruppamento, la sua domanda di registrazione per la classe 35 della classificazione di Nizza non può essere respinta solo perché la gamma di servizi che essa si propone di fornire al consumatore potrebbe comprendere parimenti servizi forniti da essa medesima.

Tutto ciò considerato, la Corte di Giustizia risponde alla prima questione che le prestazioni di un operatore economico consistenti nel raggruppare servizi, affinché il consumatore possa comodamente compararli e acquistarli, possono rientrare nella nozione di "servizi" di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/95.

Si evidenzia, poi, che la registrazione del marchio in un pubblico registro ha lo scopo di renderlo consultabile dalle autorità competenti e dal pubblico, in particolare dagli operatori economici. Da un lato, le autorità competenti devono conoscere con chiarezza e precisione sufficienti i prodotti o i servizi designati da un marchio, per essere in grado di adempiere i loro obblighi relativi all’esame preliminare delle domande di registrazione nonché alla pubblicazione e alla tenuta di un registro dei marchi adeguato e preciso. Dall’altro lato, gli operatori economici devono poter verificare con chiarezza e precisione le registrazioni effettuate o le domande di registrazione formulate dai loro concorrenti attuali o potenziali e beneficiare in tal modo di informazioni pertinenti circa i diritti dei terzi.

Di conseguenza, la direttiva n. 2008/95/CE esige che i prodotti o di servizi per i quali è richiesta la tutela conferita dal marchio siano identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, su tale sola base, di determinare la portata della tutela richiesta.

Per assolvere tale condizione, non è necessario che il richiedente la registrazione di un marchio per un servizio di raggruppamento designi concretamente ciascuna delle attività di cui tale servizio è costituito. E', per contro, necessario che il richiedente la registrazione di un marchio per un servizio di raggruppamento di servizi designi questi ultimi con chiarezza e precisione sufficienti. Infatti, mancando un’identificazione sufficientemente chiara e precisa dei servizi che il richiedente intende selezionare e offrire al consumatore, può risultare difficile, se non impossibile, alle autorità competenti, effettuare un esame completo della domanda. Queste ultime, quando non possono dedurre dalla domanda a quali servizi si riferisca il richiedente, non sono in condizione di esaminare adeguatamente, in particolare, se il segno oggetto della domanda di registrazione come marchio descriva questo o quei servizi che il richiedente intende selezionare e offrire.

Spetta alle autorità competenti valutare se indicazioni utilizzate nella domanda di registrazione presentata dalla Netto Marken-Discount soddisfino i requisiti di chiarezza e di precisione prescritti. Per il resto, occorre ricordare che il richiedente un marchio che utilizzi tutte le indicazioni generali di una classe specifica, dunque il suo intero titolo, deve comunque precisare se la sua domanda di registrazione verta su tutti i prodotti o i servizi citati nell’elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi o solo su taluni di essi. Laddove la domanda verta unicamente su taluni di essi, il richiedente ha l’obbligo di precisare quali prodotti o servizi rientranti in detta classe sono presi in considerazione.

Nella fattispecie, la Netto Marken-Discount ha indicato nella sua domanda di registrazione che il servizio di raggruppamento per il quale chiede la tutela del marchio comprende, inter alia, il raggruppamento di servizi di "pubblicità; gestione di affari commerciali; comunicazione commerciale; lavori di ufficio". Salvo accertamento contrario del giudice del rinvio, da detta domanda non risulta se, citando il titolo intero della classe 35 della classificazione di Nizza, la ricorrente nel procedimento principale abbia richiesto la tutela conferita dal marchio per il raggruppamento di tutti i servizi indicati nell’elenco alfabetico di detta classe o per il raggruppamento solo di alcuni di essi. Ora, tenuto conto dell’esistenza di più orientamenti in seno all’Unione Europea quanto alla maniera in cui comprendere l’utilizzo del titolo di una classe della classificazione di Nizza, una domanda di registrazione che non consenta di determinare se, utilizzando il titolo di una classe specifica della classificazione di Nizza, il richiedente si riferisca alla totalità dei prodotti di tale classe o soltanto ad una parte di essi, non può essere considerata sufficientemente chiara e precisa.

Pertanto, secondo la Corte di Giustizia, alla seconda questione sottoposta al suo esame occorre rispondere che la direttiva 2008/95 va interpretata nel senso che, ai suoi fini, una domanda di registrazione di un marchio per un servizio di raggruppamento di servizi deve essere formulata con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli altri operatori economici di sapere quali servizi il richiedente intenda raggruppare.