Brevetto europeo: esclusa la giurisdizione del giudice italiano nel caso di accertamento negativo di contraffazione

Con sentenza del 23 aprile 2014 il Tribunale di Genova ha respinto le istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea formulate dalle società attrici (due società tedesche ed una società italiana) che hanno convenuto dinanzi al giudice italiano una società tedesca, una italiana ed una svizzera, al fine di ottenere un provvedimento di accertamento negativo di contraffazione in relazione, non solo alla porzione italiana, ma anche alle porzioni streniere di un brevetto europeo.

In particolare, si legge nella sentenza la formulazionde del seguene questito:

“Se l'art.  22, punto 4 del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale,  il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ... debba essere interpretato nel senso che  non sussiste la competenza  esclusiva - fondata su  tale norma - dei giudici  di ciascuno Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione di un brevetto sono stati  richiesti, sono stati effettuati o sono  da considerarsi effettuati  a norma di un atto normativa comunitaria o di una convenzione internazionalequando l'attore in un procedimento diretto ad accertare che non c'è stata contraffazione di più porzioni nazionali di un brevetto europeo e/o di brevetti stranieri aventi effetto in paesi diversi da quello del giudice adito si sia limitato ad aver fatto presente, senza svolgere alcuna domanda o eccezione,  l'esistenza  di  tecnica  anteriore  al  fine di  individuare il valido ambito di protezione dì tali brevetti ed abbia limitato le proprie conclusioni alla  sola richiesta  di  dichiarare  l 'insussistenza della  violazione di alcun diritto dalla concorrente.”.

Già in casi analoghi, i giudici italiani hanno sempre dichiarato che le richieste di accertamento di non contraffazione delle porzioni stranire di brevetto non potevano essere decise in Italia, nel rispetto dell'articolo 22 del regolamento (CE ) n. 44/2001, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 13 luglio 2006, causa C-4/03).

Il Tribunale di Genova ha così accolto l’eccezione presentata dalle parti convenute secondo cui sarebbe carente nella fattispecie la giurisdizione del giudice italiano rispetto alle domande relative alla porzione tedesca del brevetto.

La competenza del giudice italiano sussisterebbe nei casi di azioni negative di dichiarazioni volte a stabilire l'assenza di responsabilità di illecito, ma solo quando il presunto illecito non considera le questioni relative alla validità dei brevetti e quando questo non è contestata dalle parti.

Nel caso in esame, quindi, secondo la prospettazione della stessa parte attrice, essendo stata sollevata di eccezione di nullità di un brevetto registrato in Germania, in ordine alla quale il predetto art. 22, comma  4, Regolamento (CE) n. 44/2001, dispone inderogabilmente la giurisdizione del giudice nazionale del brevetto, viene dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice italiano per le domande relative alla porzione tedesca del brevetto.