• Diritti d'autore - Disegno industriale

7 febbraio 2020

La bici pieghevole di Brompton è tutelabile in base alla normativa del diritto d’autore? L’Avvocato Generale UE si sofferma sulla questione del cumulo di tutele

Il noto modello di bicicletta pieghevole, denominata Brompton, è oggetto di una controversia giunta all’esame della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con riferimento alla quale l’Avvocato Generale UE è stato chiamato ad esprimere il proprio parere.

Il 6 febbraio 2020, l’Avvocato Generale M. Campos Sánchez-Bordona ha infatti presentato le proprie conclusioni nell’ambito del procedimento C‑833/18, che vede contrapposti, da una parte, l’ideatore del sistema di piegatura per biciclette (e l’impresa che fabbrica queste ultime) e, dall'altra, una società coreana che produce biciclette analoghe a cui viene addebita una violazione dei diritti d’autore.

La questione che ha indotto il giudice del rinvio a rivolgersi alla Corte di Giustizia è quella di stabilire se una bicicletta, il cui sistema di piegatura era tutelato da un brevetto oggi estinto, possa essere qualificata come opera suscettibile di protezione mediante diritto d’autore. In particolare, viene chiesto se tale protezione sia esclusa quando la forma dell’oggetto sia “necessaria per pervenire a un risultato tecnico” e quali criteri debbano applicarsi ai fini di tale valutazione.

Nel 1975 il sig. SI creava un modello di bicicletta pieghevole, che denominava Brompton. L’anno seguente egli costituiva la società Brompton Ltd. al fine di commercializzare la propria bicicletta pieghevole in collaborazione con un’impresa più grande che ne garantisse la fabbricazione e distribuzione. Non avendo trovato alcuna impresa interessata, egli continuava a lavorare da solo.

Nel 1981 riceveva un primo ordine per 30 biciclette Brompton, che egli realizzava con un aspetto leggermente diverso rispetto alla bicicletta originale. A partire da allora, egli sviluppava l’attività della sua società per far conoscere la sua bicicletta pieghevole, che dal 1987 commercializzava nella seguente forma:

La Brompton Ltd. era titolare di un brevetto sul meccanismo di piegatura della bicicletta (caratterizzata dalla possibilità di assumere tre posizioni: aperta, stand by e piegata), brevetto successivamente divenuto di dominio pubblico.

Il sig. SI afferma di essere altresì titolare di diritti patrimoniali derivanti dal diritto d’autore sull’aspetto della bicicletta Brompton.

La società coreana GET2GET, specializzata nella produzione di attrezzature sportive, produce e commercializza una bicicletta pieghevole (Chedech), anch’essa con tre posizioni, dall’aspetto simile alla bicicletta Brompton:

La Brompton Ltd. e il sig. SI hanno citato in giudizio la GET2GET dinanzi al giudice del rinvio, lamentando che le biciclette Chedech, a prescindere dai segni distintivi apposti sulle stesse, violano il diritto d’autore della Brompton e i diritti morali del sig. SI sulla bicicletta Brompton, e chiedendo la cessazione di ogni attività lesiva dei loro diritti d’autore ed il ritiro del prodotto dal mercato.

La GET2GET ha affermato che l’aspetto della sua bicicletta è imposto dalla soluzione tecnica ricercata e che essa ha adottato volontariamente la tecnica di piegatura (un tempo coperta dal brevetto della Brompton Ltd., attualmente estinto) in quanto si tratta del metodo più pratico. Sostiene che tale vincolo tecnico determina l’aspetto della bicicletta Chedech.

La Brompton Ltd. e il sig. SI hanno replicato che esistono sul mercato altre biciclette pieghevoli in tre posizioni aventi un aspetto diverso da quello della loro bicicletta, sicché essi vantano un diritto d’autore su quest’ultima. Il suo aspetto dimostra l’esistenza di scelte creative e, quindi, di un’originalità.

Alla luce di ciò il giudice del rinvio ha deciso di sottoporre alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se il diritto dell’Unione, e più in particolare la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, la quale, ai suoi articoli da 2 a 5, fissa in particolare i diversi diritti esclusivi riconosciuti ai titolari di diritto d’autore, debba essere interpretato nel senso che esclude dalla protezione accordata dal diritto d’autore le opere la cui forma sia necessaria per pervenire a un risultato tecnico.

2) Se, al fine di valutare la necessità di una forma per ottenere un risultato tecnico, occorra tener conto dei seguenti criteri:

- l’esistenza di altre possibili forme che permettono di pervenire al medesimo risultato;
- l’efficacia della forma per pervenire a detto risultato;
- la volontà dell’asserito contraffattore di pervenire a tale risultato;
- l’esistenza di un brevetto anteriore, oggi estinto, sul procedimento che permette di pervenire al risultato tecnico perseguito".

L’Avvocato Generale suggerisce alla Corte di rispondere sulle questioni sollevate nei seguenti termini:

"1) Gli articoli da 2 a 5 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, non tutelano con il diritto d’autore le creazioni di prodotti con applicazione industriale la cui forma sia determinata unicamente dalla loro funzione tecnica.

2) Per stabilire se le caratteristiche concrete della forma di un prodotto siano determinate unicamente dalla sua funzione tecnica, il giudice competente deve tenere conto di tutte le circostanze oggettive rilevanti di ogni singolo caso, comprese l’esistenza di un brevetto o di un modello anteriori per il medesimo prodotto, l’efficacia della forma per ottenere il risultato tecnico e la volontà di conseguirlo.

3) Qualora la funzione tecnica sia l’unico fattore che determina l’aspetto del prodotto, è irrilevante che esistano altre forme alternative. Viceversa, può essere rilevante il fatto che la forma scelta includa elementi non funzionali importanti, che rispondono a una libera scelta dell’autore".

L’Avvocato Generale, nelle sue considerazioni, richiama il principio generale secondo cui non è possibile proteggere mediante diritto d’autore le opere (oggetti) di arti applicate la cui forma dipenda dalla loro funzione. Se l’aspetto di una di tali opere è dettato unicamente dalla sua funzione tecnica, in quanto fattore determinante, non può godere della tutela a titolo del diritto d’autore. A tale riguardo precisa quanto segue:

L’applicazione di questo criterio al diritto d’autore si pone sulla stessa linea vigente per i disegni e modelli e per i marchi:
- per quel che riguarda i disegni e modelli (disciplinati dalla direttiva 98/71 o dal regolamento n. 6/2002), né l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, né l’articolo 7 della direttiva 98/71 conferiscono diritti sulle «caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica»;
- quanto ai marchi dell’Unione europea, l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 40/94 introduce il divieto di registrazione come marchio dei segni costituiti dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.

Riassumendo, i disegni la cui configurazione è determinata da ragioni tecniche che non lasciano spazio all’esercizio della libertà creativa non possono beneficiare della tutela del diritto d’autore. Al contrario, la mera circostanza che un disegno presenti alcuni elementi funzionali non lo priva di detta tutela a titolo del diritto d’autore.

Tale regola non presenta grossi problemi quando le menzionate ragioni tecniche annullano, praticamente, il margine di creatività. Le difficoltà sorgono, tuttavia, quando i disegni coniugano caratteristiche funzionali e artistiche. A priori, siffatti disegni misti non dovrebbero essere esclusi dalla tutela del diritto d’autore, il che succederà invece quando gli elementi funzionali prevalgano su quelli artistici fino al punto che questi ultimi diventino irrilevanti.

L’analisi della giurisprudenza della Corte relativa alle forme associate agli elementi funzionali nei settori della proprietà industriale e del diritto dei marchi può fornire alcuni percorsi interpretativi applicabili, per analogia, al diritto d’autore.

È vero che questi tre settori (disegni e modelli, diritto dei marchi e diritto d’autore) presentano ognuno caratteristiche proprie, che impediscono di trattare allo stesso modo i relativi regimi giuridici. Tuttavia, non presenta inconvenienti il fatto che, con una certa prudenza, le considerazioni svolte dalla Corte in relazione agli uni siano estese agli altri, quando si tratti di interpretare un criterio applicabile, ancorché con alcune differenze, a ciascuno di essi. Nell’ambito di tale giurisprudenza assume particolare rilievo, a mio avviso, la sentenza del 14 settembre 2010, Lego Iuris/UAMI, pronunciata dalla Grande Sezione, che ha interpretato il divieto di registrazione come marchio di un segno costituito dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.

La Corte ha dichiarato che tale divieto «garantisce che le imprese non possano avvalersi del diritto dei marchi per perpetuare, senza limiti nel tempo, diritti esclusivi vertenti su soluzioni tecniche». Ha inoltre sostenuto che, «circoscrivendo l’impedimento alla registrazione stabilito dall’art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94 ai segni costituiti “esclusivamente” dalla forma del prodotto “necessaria” per ottenere un risultato tecnico, il legislatore ha tenuto debitamente in considerazione la circostanza che tutte le forme di prodotto, in una certa misura, sono funzionali e che pertanto sarebbe inopportuno escludere la registrazione come marchio di una forma di prodotto per il solo motivo che essa presenta caratteristiche funzionali. Impiegando i termini “esclusivamente” e “necessaria”, tale disposizione garantisce che la registrazione sia esclusa solamente per le forme di prodotto che si limitano ad incorporare una soluzione tecnica e la cui registrazione come marchio comprometterebbe quindi effettivamente l’utilizzo di tale soluzione tecnica da parte di altre imprese».

Ciò premesso, la Corte ha fornito alcune importanti precisazioni sulla «presenza di uno o più elementi arbitrari minori in un segno tridimensionale i cui elementi essenziali sono tutti dettati dalla soluzione tecnica che tale segno esprime»:
da un lato, questo elemento «non intacca la conclusione che detto segno è costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria ad ottenere un risultato tecnico»;
dall’altro, «(…) la registrazione di siffatto segno come marchio non [può] essere rifiutata in base a tale disposizione se la forma di prodotto in causa incorpora un elemento non funzionale principale, quale un elemento ornamentale o di fantasia che ricopre un ruolo importante in detta forma».

Quanto alla nozione di forma necessaria per ottenere il risultato tecnico desiderato, la Corte ha confermato la tesi del Tribunale, vale a dire «che tale condizione non implica che la forma in causa debba essere l’unica che consente di conseguire detto risultato». Ha aggiunto che «l’esistenza di altre forme che consentono di ottenere il medesimo risultato tecnico non costituisce (…) una circostanza idonea ad escludere l’impedimento alla registrazione».

L'Avvocato Generale affronta poi anche la questione del cumulo di tutele e dei suoi limiti, sottolineando che il diritto UE consente che alla tutela giuridica propria di un disegno o modello si aggiunga quella derivante dal diritto d’autore. Così stabiliva a suo tempo la direttiva n. 98/71, il cui articolo 17 prevedeva che i disegni e modelli (registrati in ciascuno Stato membro) erano ammessi a beneficiare della tutela conferita dalla legge sul diritto d’autore. Detta disposizione aggiungeva, tuttavia, che «ciascuno Stato membro determina l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere».

Il principio del «cumulo» è stato successivamente trasferito nell’articolo 96, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, che deve essere letto alla luce del considerando 32 del medesimo regolamento, in relazione ai disegni e modelli comunitari protetti a livello dell’Unione. Sotto il profilo della tutela specifica dei diritti d’autore, la direttiva n. 2001/29 enuncia al considerando 60 che la «presente direttiva non dovrebbe ostare all’applicazione delle disposizioni di diritto nazionale o [dell’Unione] in altri settori». Pertanto, «(...) la direttiva 2001/29 mantiene l’esistenza e la portata delle disposizioni in vigore in materia di disegni e modelli, compreso il principio del “cumulo”».

Tuttavia - ricorda l'Avvocato Generale - sussistevano dubbi circa la complementarietà di queste due tutele. In concreto, si discuteva se gli Stati membri potessero esigere che i modelli industriali, per godere della protezione tipica del diritto d’autore, rispondessero a requisiti di originalità più rigorosi.

La recente sentenza Cofemel (C‑683/17) ha confermato, come regola generale, che «la protezione dei disegni e modelli e la protezione connessa del diritto d’autore (...) possono essere concesse cumulativamente al medesimo oggetto». Tale dichiarazione deve però essere seguita da talune precisazioni che attenuano, per così dire, o relativizzano la forza del principio del cumulo:

  • «anche se la protezione dei disegni e modelli e la protezione connessa del diritto d’autore, ai sensi del diritto dell’Unione, potessero essere concesse cumulativamente al medesimo oggetto, detto cumulo potrebbe essere preso in considerazione solo in alcune situazioni»;
  • lo scopo della tutela conferita è differente nei due casi. Mentre per i disegni e modelli si mira ad evitare l’imitazione da parte dei concorrenti, il diritto d’autore ha una diversa funzione, giuridica ed economica;
  • l’ottenimento del diritto d’autore su un oggetto che gode già della tutela propria dei disegni e modelli presenta taluni rischi che non si possono ignorare (27). In particolare, «la concessione di una protezione, ai sensi del diritto d’autore, a un oggetto protetto in quanto disegno o modello non può risolversi nella lesione delle finalità e dell’effettività rispettive di tali due tutele»;
  • spetta al giudice del rinvio stabilire quando ricorrano «alcune situazioni» nelle quali è consentito il cumulo di tutele. Esso dovrà quindi definire in ciascun caso l’equilibrio tra la protezione del diritto d’autore e l’interesse generale.