• Marchi di forma e marchi tridimensionali

4 luglio 2019

La bottiglia "Collio dorata a specchio" diventa un marchio tridimensionale?

di Duilio Cortassa

ll Tribunale dell’UE, sesta sezione, lo scorso 8 maggio ha depositato la sentenza nella causa T‑324/18, con cui conferma la decisione dell'EUIPO che, in data 14 marzo 2018, aveva riconosciuto, anche in secondo grado, la validità dei marchi tridimensionali registrati dall'azienda trevigiana Bottega S.p.A. La domanda di registrazione di marchio UE, in classe 33, per il segno tridimensionale di una bottiglia, per il quale era stato indicato il colore oro, era stata presentata il 30 gennaio 2013 da Bottega S.p.A., di Bibano di Godega di Sant’Urbano (TV). Il 12 giugno successivo il marchio era stato regolarmente registrato, non rilevando l’EUIPO alcun motivo di nullità. Il marchio è stato tuttavia immediatamente oggetto di attacchi da parte di concorrenti che ritenevano, ed è comprensibile, non poco pericolosa l’attribuzione di un’esclusiva su una bottiglia di modello “Collio”, piuttosto comune per i produttori di Prosecco, solo in quanto fosse di colore oro.


Il 2 marzo 2016 l’azienda di Lamporecchio (PT) Sensi Vigne & Vini S.r.l. chiedeva la declaratoria di nullità del marchio relativamente a tutti i prodotti, invocando le cause di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), sub i), ii) e iii), RMUE. L’articolo 7[1], come noto, elenca gli impedimenti assoluti alla registrazione, prevedendo l’esclusione dalla registrazione, tra l’altro, per quei segni non conformi all'articolo 4, vale a dire quelli che non siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e quelli non adatti ad essere rappresentati nel registro dei marchi dell'UE in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al loro titolare.

L’articolo esclude dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo; i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio; infine, i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto; dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto. Con decisione del 16 marzo 2017, la Divisione di Annullamento riteneva che i motivi di nullità fossero tutti infondati e respingeva, pertanto, la domanda. 

Su basi pressoché identiche presentava domanda di nullità il 9 marzo 2016 anche la Vinicola Tombacco (VI.TO.) S.r.l. di Trebaseleghe (PD), la quale veniva ugualmente respinta il 22 marzo 2017 dalla medesima Divisione di Annullamento. Vinicola Tombacco non si dava tuttavia per vinta e presentava, il 17 maggio 2017, ricorso dinanzi all’EUIPO, a norma degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001). Ma, con decisione del 14 marzo 2018, la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto a sua volta il ricorso, rilevando che, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, sarebbe stato compito della Vinicola Tombacco, in qualità di richiedente la nullità, produrre gli «elementi concreti» idonei a suffragare l’affermazione secondo cui il marchio contestato di Bottega, nel suo complesso, sarebbe stato privo di capacità distintiva alla data di riferimento. La prima commissione di ricorso dell’EUIPO, invece, ha ritenuto che nessuno degli elementi prodotti da Vinicola Tombacco sarebbe stato idoneo a dimostrare l’assenza di capacità distintiva intrinseca del marchio contestato.

A quel punto, la Vinicola Tombacco presentava ricorso contro la decisione dell’EUIPO avanti al Tribunale di primo grado, la cui sesta sezione ha reso la sentenza dello scorso 8 maggio. Il Tribunale ha, prima di tutto, affermato che fosse l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento n. 207/2009, nella sua versione precedente alla modifica, ad essere applicabile nel caso di specie, dato che il marchio contestato è stato registrato il 12 giugno 2013 a seguito di una domanda di registrazione depositata il 30 gennaio dello stesso anno. Oltretutto, dalla formulazione della decisione impugnata emerge che è proprio l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 ante-modifica, ad essere stato applicato dalla commissione di ricorso e ad essere stato dedotto dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo.

Ma è sulla procedura che Bottega S.p.A. ha avuto ragione della Vinicola Tombacco, in quanto il Tribunale ha osservato, come già fatto dall’EUIPO, che Vinicola Tombacco avesse allegato al ricorso tre documenti che non erano stati però prodotti nel corso del procedimento amministrativo, diretti a dimostrare l’asserita presenza sul mercato di bottiglie dorate e di forma simile provenienti da marche concorrenti. Secondo Vinicola Tombacco, tali documenti sarebbero stati idonei a corroborare la documentazione prodotta dinanzi all’EUIPO per quanto riguarda l’asserita assenza di carattere distintivo del marchio contestato. Correttamente il Tribunale ha tuttavia ritenuto, alla stregua dell’EUIPO, che tali documenti, prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale, non potessero essere presi in considerazione. Infatti, il ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO ai sensi dell’articolo 72 del regolamento 2017/1001, ragion per cui la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti presentati dinanzi ad esso per la prima volta.

Un secondo elemento sul quale faceva forza Vinicola Tombacco era quello che gli altri elementi del marchio contestato, ossia la raffigurazione di una fiammella satinata e la lettera maiuscola «B» in rilievo sul collo della bottiglia, fossero stati considerati non essenziali o privi di rilevanza dalla commissione di ricorso e che sia la forma della bottiglia sia la sua colorazione dorata sarebbero di uso comune nel settore, per cui il marchio contestato sarebbe stato privo di carattere distintivo nel suo complesso. Sul punto, il Tribunale ha osservato che, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, il marchio UE è dichiarato nullo allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7; e che la commissione di ricorso, nell’ambito del procedimento di dichiarazione di nullità, come peraltro dalla commissione stessa ricordato, non era affatto tenuta a effettuare nuovamente un esame d’ufficio dei fatti, ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, anche se i fatti, nuovamente considerati, avrebbero potuto - forse - portarla ad applicare gli impedimenti assoluti alla registrazione e, in particolare, quello di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009: cioè, l’esclusione dalla registrazione dei marchi privi di carattere distintivo.

Infatti, dal momento che l’esaminatore ha accolto la registrazione del marchio contestato, secondo la commissione di ricorso, come secondo il Tribunale UE, il marchio beneficiava di una presunzione di validità a decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione; sarebbe stato onere, per l’appunto, di Vinicola Tombacco confutare tale presunzione di validità, con la produzione di elementi concreti che ne mettessero in discussione la validità, cosa che Vinicola Tombacco non ha fatto.

Gli ultimi due motivi a supporto del ricorso di Vinicola Tombacco riguardano, il primo, l’impedimento assoluto alla registrazione dei segni costituiti esclusivamente dalla «forma necessaria per ottenere un risultato tecnico» e, il secondo, l’impedimento assoluto alla registrazione dei segni costituiti esclusivamente dalla «forma che dà un valore sostanziale al prodotto» (in altre parole, gli impedimenti di cui all’articolo 7, par. 1, lettera e) del regolamento 207/2009). Il primo argomento è stato sostenuto con l’affermazione che la colorazione dorata del marchio contestato consentirebbe di «preservare le proprietà delle bevande dall’azione della luce esterna», senza per nulla suffragare l’affermazione secondo cui sarebbe la combinazione particolare della forma e della colorazione dorata che consentirebbe di ottenere un siffatto risultato. Il secondo argomento è stato invece sostenuto con l’argomentazione che «il colore dorato che ricopre interamente la bottiglia conferirebbe ai prodotti considerati un valore sostanziale». Il Tribunale ha dovuto pertanto formulare una propria valutazione in merito alla circostanza che il colore a effetto specchio, identificato come una delle caratteristiche essenziali del segno, rivesta tale natura. Poiché il colore, secondo anche la commissione di ricorso, non può però essere mai assimilato a una caratteristica della forma del segno, anche il quarto motivo, come il terzo, è stato respinto dal Tribunale in quanto inconferente, così costringendo il Tribunale a respingere il ricorso nella sua interezza.

 


[1] Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione Europea (che ha sostituito il Regolamento (CE) 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario).

Articolo 4 - Segni atti a costituire un marchio UE: Possono costituire marchi UE tutti i segni, come le parole, compresi i nomi di persone o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a: a) distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e b) essere rappresentati nel registro dei marchi dell'Unione europea («registro») in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al loro titolare.

Articolo 7 - Impedimenti assoluti alla registrazione:

1. Sono esclusi dalla registrazione: a) i segni non conformi all'articolo 4; b) i marchi privi di carattere distintivo; c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio; d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio;
e) i segni costituiti esclusivamente:

i) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto;
ii) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
iii) dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto;

f) i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume; g) i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio; h) i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione ai sensi dell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale («convenzione di Parigi»); i) i marchi che comprendono distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli previsti dall'articolo 6 ter della convenzione di Parigi e che presentano un interesse pubblico particolare, a meno che le autorità competenti ne abbiano autorizzato la registrazione; j) i marchi che sono esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione o lo Stato membro interessato è parte; k) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte; l) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte; m) i marchi che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una varietà vegetale precedente registrata conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale o ad accordi internazionali di cui l'Unione o lo Stato membro interessato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle varietà vegetali e che, in relazione a questi ultimi, sono della stessa specie o di specie apparentate.

2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione.

3. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto.

 


Avv. Duilio Cortassa
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