Cosa devo fare per trasferire o cedere il mio marchio?

di Silvia Di Virgilio

Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza a terzi per la totalità o per una parte dei prodotti o dei servizi tramite contratti di licensing o di merchandising.

Con l’espressione licensing si indica l’attività di concedere - quindi licensing out - ovvero di prendere - quindi licensing in - in locazione un diritto di proprietà industriale o intellettuale. Quindi un marchio, un brevetto, il know how, il diritto d’autore, ecc..

Il contratto di licenza è l’accordo con cui il titolare di uno di questi diritti, quindi il concedente, consente all’altro contraente - quindi il licenziatario - di svolgere un’attività che in mancanza di questa licenza costituirebbe una violazione dei suoi diritti di esclusiva.

La licenza può essere esclusiva o non esclusiva. E può essere concessa per parte del territorio dello Stato o anche per la sua totalità.

Inoltre, in caso di concessione di un marchio in licenza, il compenso potrà essere contabilizzato sotto forma di royalties che possono essere iscritte al conto economico correlandole così alle vendite. Oppure può essere rappresentato da importi che vengono versati una tantum e quindi, poi, da capitalizzare e ammortare ripartendoli secondo i relativi esercizi.

Il contratto di merchandising è, invece, una licenza con cui il titolare del marchio concede il diritto d’uso del proprio marchio a un terzo, solo però per prodotti o servizi differenti da quelli per i quali il marchio si utilizza sul mercato.

Questo tipo di contratto può essere genericamente definito come la pratica di utilizzare un brand o l’immagine di un prodotto noto per venderne un altro; mentre, da un punto di vista giuridico, costituisce un contratto di licenza cd. parziale, essendo riferita ad una determinata categoria di prodotti. In ogni caso è una licenza non esclusiva in quanto il marchio viene utilizzato anche dal titolare, oppure da altri licenziatari.

Il costo del marchio deve essere ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla sua residua possibilità di utilizzazione. Il periodo di ammortamento del marchio è legato al periodo di produzione e di commercializzazione in esclusiva dei prodotti per i quali poi si utilizzerà.

Se questo periodo non è prevedibile, quindi non è possibile prevedere la durata, il principio contabile lo fissa ad un massimo di vent’anni.

Ai sensi dell’articolo 138 del Codice della proprietà industriale, la forma richiesta per la trascrizione è la scrittura privata autenticata o l’atto pubblico.

Il contratto di cessione del marchio rientra nell’ambio dei contratti relativi alla circolazione del marchio. Ipotesi che viene ammessa dal Codice della proprietà industriale all’articolo 23.

Con questo accordo il titolare del marchio cede, quindi, i propri diritti ad un altro soggetto che ne acquista la titolarità, solitamente in cambio di un corrispettivo.

La cessione deve risultare da una valida trascrizione per essere efficace. Prima di poter depositare l’istanza di trascrizione presso la Camera di Camera di Commercio è necessario registrare all’Agenzia delle Entrate il contratto di cessione del marchio.

La registrazione del contratto di cessione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

L’istanza di trascrizione può essere depositata:

• sia personalmente dal richiedente
• dal delegante
• da un suo mandatario o da un avvocato.

Dopo il deposito, la Camera di Commercio rilascia un modello F24 per ogni marchio nazionale e internazionale, ma solo il pagamento del modello renderà la trascrizione efficace.
 

Avv. Silvia Di Virgilio

Studio legale LexAroundMe