Proposta di legge del 25 giugno 2014 sulll'art. 239 del CPI: siamo giunti, forse, ad un chiarimento definitivo?

Il 19 aprile scorso è definitivamente scaduto il termine di ben 13 anni previsto dal D.L. n. 216/2011 convertito nella L. n. 14/2012 che aveva modificato ancora una volta l’art. 239 del Codice di Proprietà Industriale, il quale accorda la protezione prevista dal diritto d’autore a quelle opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano oppure erano divenute di pubblico dominio, concedendo un termine di grazia alle imprese che hanno fabbricato o commercializzato, nei 12 mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale, allora in pubblico dominio, nei limiti quantitativi del preuso.

Il D.L. del 2012 prevedeva un allungamento di tale periodo di moratoria concesso alle imprese che passava appunto da 5 a 13 anni.

In realtà, le vicissitudini subite dall’art. 239 non finiscono qui. Vediamole brevemente, in dettaglio, prima di analizzare l’attuale proposta di modifica all’articolo presentata alla Camera in data 25 Giugno 2014 dai deputati Cenni, Brunetta, Parrini, Albini, Luciano Agostini, Bini, Donati, Ermini, Lodolini.

In dettaglio
Il periodo di inopponibilità del diritto d’autore in relazione ai terzi preutenti nelle opere di design industriale.

L’introduzione dell’art. 2 n. 10 alla legge sul diritto d’autore (LDA - L. n. 633/41), con cui il legislatore nel 2001, in attuazione della direttiva n. 98/71/CE, ha definitivamente aperto la tutela prevista dal diritto d’autore alle opere del disegno industriale dotate di carattere creativo e valore artistico, eliminando il criterio della scindibilità, ha portato a prevedere un necessario periodo di inopponibilità della tutela prevista dai diritti d’autore in favore di quei soggetti che già producevano e commercializzavano oggetti di design poi divenuti tutelabili dal diritto d’autore perché rientranti nella previsione dell’art. 2.

A seguito di tale disposizione, venne approvato l'art. 25-bis d.lgs. 95/2001, norma che dopo successive modifiche è poi confluita nell'attuale art. 239 CPI, che accorda la protezione del diritto d’autore “a quelle opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano oppure erano divenute di pubblico dominio, concedendo un periodo di grazia che permette a chi avesse già iniziato la produzione o la commercializzazione di prodotti di disegno industriale caduti in pubblico dominio, nei 12 mesi anteriori al 19 aprile 2001, di continuare a produrre e commercializzare quei prodotti di design, per un periodo di 13 anni, nei limiti quantitativi del preuso”.

Prima di giungere all’attuale formulazione, il suddetto articolo che prevedeva in origine un periodo di grazia di 10 anni, ha subito diverse modifiche, anche a seguito di differenti interpretazioni giurisprudenziali che hanno portato l’Italia ad essere soggetta ad una procedura di infrazione (procedimento 2005/4088) da parte dell’UE, in relazione all'art. 239 del CPI, per violazione degli artt. 17 e 19 della direttiva 98/71/CE.

Il Tribunale di Milano¹ nel 2009 e la Corte d’Appello milanese poi sottoponevano inoltre alla Corte di Giustizia dell’UE alcune questioni pregiudiziali in relazione all’interpretazione dell’art. 17 della direttiva 98/71/CE e alla conformità dell’art. 239 come modificato nel 2007².

Con sentenza del 27 gennaio 2011 (C168-09) , la Corte di Giustizia stabiliva che “l'art. 17 della direttiva 98/71/CE osta alla normativa di uno Stato membro che escluda dalla protezione del diritto d'autore di tale Stato membro i disegni e modelli che siano registrati nello Stato membro e che siano divenuti di pubblico dominio in data anteriore alla data di entrata in vigore di detta normativa, pur possedendo tutti i requisiti per godere di tale protezione” e, chiarendo quanto disposto dalla direttiva n. 98/71/CE, effettuava un distinguo tra opere di design registrate e cadute in pubblico dominio, a seguito della scadenza della registrazione, cui concedere la tutela prevista dal diritto d’autore e opere di design mai registrate escluse dalla tutela prevista dall’art. 2 n. 10 della legge sul diritto d’autore.

Inoltre, la Corte prevedeva che il periodo di tolleranza e inopponibilità di 10 anni previsto dalla normativa interna fosse eccessivo e  non in linea con il sistema comunitario.

La decisione della Corte Europea ha portato i nostri tribunali a decisioni contrastanti, alimentando punti oscuri sulla materia. Infatti, ad esempio, mentre alcuni tribunali hanno applicato la norma transitoria di cui all’art. 239 Codice della Proprietà Industriale, altri giudici hanno, al contrario, disapplicato la disposizione, ritenendola in contrasto con la direttiva 98/71/CE.

Ad ogni modo, il legislatore, per uniformarsi alla decisione della CGUE, approvava il d. lgs. n. 131/2010, che ha portato a  riformulare l’art. 239, ma solo nella limitazione del periodo di grazia portato a 5 anni, senza null’altro aggiungere³.

Ma non finisce qui! In barba alla decisione della Corte Europea, il legislatore italiano emanava l’articolo 22 bis della legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 (c.d. “Decreto Milleproproghe”), in vigore dal 28 febbraio 2012, con cui modificava ancora una volta l’articolo 239 “Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore” del Codice della Proprietà Industriale, allungando ulteriormente il termine del periodo di grazia da 5 anni a 13 anni a favore di chi, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, aveva prodotto o commercializzato opere di design allora cadute in pubblico dominio.

Anche in questo caso senza null’altro aggiungere ai fini di maggiori precisazioni in merito alle opere di design cui applicare la protezione di cui all’art. 2 n. 10 della LDA, ai sensi della direttiva europea, così come interpretata dalla Corte Europea.

Per effetto di tale modifica, entrata in vigore il 28 febbraio 2012, il periodo transitorio è, stato prorogato dunque fino al 19 aprile 2014.

L’attuale proposta di Legge

La proroga è attualmente scaduta, pertanto, la Camera dei deputati l’11 giugno 2014, cosciente della necessità impellente di eliminare ogni dubbio interpretativo, ha impegnato il Governo “ad attivarsi urgentemente per evitare che il termine ormai scaduto del 19 aprile 2014 possa avere come conseguenza sia il blocco della produzione e la crisi delle 700 imprese interessate dalla vicenda, mai chiarita definitivamente, con relative conseguenze sul piano occupazionale, sia provvedimenti giurisdizionali contrastanti”⁴, perché si adotti un quadro normativo limpido che tragga ispirazione e trovi il suo fondamento giuridico nella pronuncia della Corte di Giustizia.

La proposta, che segue alla relazione illustrativa, prevede una ulteriore modifica all’art. 239 CPI: innanzitutto, essa riporta il limite del periodo di grazia da 13 a 5 anni, in favore delle imprese che nei dodici mesi antecedenti il 19 aprile 2001 hanno fabbricato o commercializzato prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale divenute di pubblico dominio a causa della scadenza degli effetti della registrazione, purché l’attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso e, a differenza della più generica disposizione attuale che non effettua alcun chiaro distinguo tra opere di design registrate e cadute in pubblico dominio e opere non registrate in relazione alla protezione prevista dal diritto d’autore, di cui all’art. 2 n. 10 LDA, spiega altresì che:

a. “La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non comprende le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano di pubblico dominio in quanto precedentemente non registrate come disegni o modelli.

b. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi del citato articolo 2, numero 10), della legge n. 633 del 1941, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano divenute di pubblico dominio a seguito della cessazione degli effetti della registrazione”.

Concludendo, se la proposta di legge giungerà a definitiva approvazione, le opere del design industriale che godranno della protezione prevista dal diritto d’autore, ai sensi dell’art. 2 n. 10 della LDA, saranno quelle opere di design registrate come disegni o modelli, già cadute in pubblico dominio prima del 19 aprile 2001 a seguito della scadenza della registrazione, cui venga riconosciuto valore artistico e carattere creativo.

Non rientrano nella previsione della proposta invece quelle opere di design cadute in pubblico dominio prima del 19 aprile 2001, mai registrate, sebbene dotate di valore artistico e carattere creativo.

Sono incluse, ad ogni modo, ai sensi dell’art. 2 comma 1 n. 10 LDA, nella protezione (non menzionate dalla proposta) le opere di design industriale dotate di valore artistico e carattere creativo non ancora cadute in pubblico dominio (perché non ancora scaduto il termine previsto dalla LDA di 70 anni dalla morte dell’autore).

Questa nuova formulazione dell’art. 239 CPI è in contrasto con le più recenti pronunce di alcuni tribunali - si veda per tutte la sentenza n. 2311/14, sez. specializzata in materia d’impresa del Trib. di Milano (causa Cassina contro Hi Tech), ma anche la sentenza n. 9906/12  (Flos contro Semeraro), che avevano interpretato l’art. 239 nel senso che la tutela delle opere di design, prevista dall’art. 2 comma 1 n. 10 della Legge sul diritto d’Autore (L. 633/41 - LDA), si applica indipendentemente dal fatto che i prodotti oggetto della questione siano stati registrati o meno come disegni o modelli.

Si auspica che le precisazioni previste nella proposta di legge valgano ad evitare ulteriori dubbi interpretativi che hanno condotto sinora i nostri tribunali ad adottare posizioni contrastanti e che si possa definitivamente dire addio a rinvii e proroghe sull’argomento.

(1) Trib. Milano, 28.05.2009
(2) La modifica dell’art. 239 del Codice di Proprietà Industriale prevista dalla L. n. 46/2007 prevedeva che “La protezione accordata ai disegni o modelli industriali ai sensi dell’art. 2 comma I, n. 10, della legge 22.04.1941 n. 633, non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 95/2001, erano oppure erano divenute di pubblico dominio”. Tale formulazione eliminava ogni confine temporale, pertanto coloro che fabbricavano o commercializzavano opere di design industriale, cadute in pubblico dominio, potevano godere di una tolleranza perenne.
(3) Il presente articolo era stato ulteriormente modificato dall’art. 8, comma 10, D.L. 13.05.2011 n. 70 poi soppresso in sede di conversione. Pertanto, l’attuale formulazione dell’art. 239 resta quella prevista dal decreto del 2010 n. 131.
(4) Relazione illustrativa alla proposta di modifica dell’art. 239 CPI presentata alla Camera nel Giugno 2014

 

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Annalisa Spedicato
Avvocato

Si occupa di diritto della Proprietà Industriale e Intellettuale, Diritto dei Nuovi Media, Dati Personali. Area legale “MACROS”