I contratti per lo sviluppo e la commercializzazione dell'AI

di Gaspare Castelli e Noemi Conditi

Il Regolamento sull’IA (AI Act) introdurrà numerosissime prescrizioni che devono anche essere tenute in considerazione nei rapporti tra i vari operatori economici, con importanti conseguenze soprattutto sul contenuto dei contratti per lo sviluppo e la commercializzazione dei sistemi AI.

Ci riferiamo, in particolare, al contratto in cui un operatore economico (o più operatori economici) affida ad altro operatore economico (o ad altri operatori economici) l’incarico di realizzare concretamente un prototipo di sistema AI allo scopo di commercializzarlo a proprio nome e marchio commerciale. 

Ma quali sono le clausole contrattuali che gli operatori economici dovrebbero valutare, concordare e dunque inserire In tali tipi di contratti?

Formulare una risposta in questo senso è complesso, dal momento che le ordinarie difficoltà che si incontrano nel regolare qualsiasi rapporto di durata che si sviluppi in più fasi (nel caso di specie, progettazione, sviluppo, realizzazione e infine commercializzazione) si sommano in questo ambito alla complessità tecnica (talvolta imprevedibilità) dei sistemi AI e a quella normativa della recente regolamentazione.

Pur nella consapevolezza di tali difficoltà, questo articolo intende condividere alcune prime riflessioni sull’opportuno contenuto di questi “nuovi” contratti, non tanto per fornire una soluzione definitiva alle problematiche che essi generano, ma per permettere agli operatori economici interessati al mondo dell’intelligenza artificiale di conoscere alcuni profili di indubbio rilievo, giuridico e pratico. 

I diritti di proprietà intellettuale

Innanzitutto, si deve osservare come la complessa tecnologia tipica dei sistemi AI porrà molto probabilmente - se non inevitabilmente - questioni inerenti ai diritti di proprietà intellettuale.

La proprietà intellettuale si riferisce a un sistema di tutela giuridica del frutto dell’attività creativa e inventiva umana nel campo artistico, scientifico e industriale. I diritti di proprietà intellettuale non proteggono il bene fisico in cui la creazione o l’invenzione è contenuta, ma la creazione intellettuale in quanto tale. 

Ad esempio, tra i diritti di proprietà intellettuale rilevanti per i sistemi AI e che le parti del contratto dovrebbero assolutamente considerare vi sono: diritto d’autore; brevetto; know-how.

Innanzitutto, le parti dovranno considerare che i sistemi AI, poiché destinati a funzionare per il tramite di un software, saranno sempre coperti dal diritto d’autore. 

Difatti, il diritto d’autore tutela il linguaggio di programmazione e/o il codice sorgente contenuto in esso e, quindi, il software a prescindere dal fatto che abbia applicazione industriale o meno.

Pertanto, è opportuno che le parti concordino su chi sarà il titolare dei diritti di autore e predispongano, se del caso, accordi di cessione (trasferimento definitivo della proprietà) e/o licenza (concessione del mero permesso di utilizzare) dei diritti di sfruttamento economico del software di cui andranno a determinare la proprietà e i limiti di utilizzo dei diritti d’autore ((sulle differenze tra cessione e licenza cfr. "Consigli pratici sulla redazione dei contratti nel trasferimento tecnologico diretto alla commercializzazione dei prodotti".)

Inoltre, il sistema AI potrà anche formare oggetto di brevetto, se presenta i caratteri della 

• “novità” - una tecnologia non è ancora accessibile al pubblico, 
• “originalità” - una persona esperta ritiene che il sistema AI non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica,
• “industrialità” - il sistema AI può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria.

Proprio in ragione di tale possibilità, le parti dovrebbero sin da subito concordare:

• se il sistema AI che si intende sviluppare possa essere oggetto di brevetto; 
• quale parte avrà diritto di depositare la domanda presso gli enti nazionali e/o sovranazionali preposti alla registrazione dei brevetti e, se del caso, quali saranno questi enti;
• chi sarà il titolare del brevetto;
• se sia opportuno stipulare accordi di cessione (trasferimento definitivo della proprietà) e/o licenza (concessione del mero permesso di utilizzare) di brevetto.

Per ultimo, ma non per importanza, ulteriore elemento di valutazione avrà ad oggetto eventuali competenze ed esperienze messe a disposizione delle parti per eseguire il contratto di sviluppo e commercializzazione del sistema AI (c.d. “know-how”, cioè il “patrimonio di conoscenze e abilità operative” a disposizione delle parti). 

In particolare, tale aspetto rileverà quando lo sviluppo o anche la commercializzazione del sistema AI richieda delle competenze che rientrino nel patrimonio della conoscenza di una sola delle parti del contratto.

Le parti dovranno dunque 

• valutare se esista un know how di cui l’altra parte non dispone, e successivamente 
• determinare il suo contenuto preciso, 
• stipulare eventuali accordi di cessione o licenza analogamente a quanto necessario per il brevetto e il diritto d’autore e, infine, in merito ad attività di formazione e/o assistenza tecnica correlata alla fase di sviluppo e di successiva commercializzazione del sistema AI.

La corretta qualifica normativa applicabile al sistema IA

Ulteriore aspetto fondamentale da valutare nel contratto riguarderà gli aspetti di qualificazione normativa del prodotto e di conseguenza gli obblighi di legge che le parti dovranno rispettare nella fase di commercializzazione del sistema AI.

Tale commercializzazione sarà infatti regolata dal nuovo AI Act, il quale - come noto - ha previsto in questo senso nuovi obblighi in capo agli operatori economici (cfr. "I soggetti coinvolti dall'AI ACT: uno sguardo d'insieme").

Tuttavia, qualora il sistema AI abbia una particolare destinazione d’uso, potrebbe anche essere parallelamente soggetto ad altra specifica normativa. E’ questo, ad esempio, il caso dei sistemi AI destinati al settore sanitario e con destinazione d’uso medica, per cui si applicherà oltre all’AI Act anche il Regol. UE 2017/745. 

Gli obblighi previsti dalla legge in capo alle parti del contratto saranno dunque maggiori, dal momento che deriveranno dall’intersezione (a volte sommatoria) di quelli previsti da entrambe le normative applicabili. 

Il contratto, quindi, dovrà essere redatto tenendo in considerazioni i futuri obblighi delle parti per la commercializzazione del sistema AI, prendendo in considerazione, in particolare:

• tutte le normative di legislazione di prodotto applicabili al Sistema AI e, quindi, non solo le previsioni dell’AI Act ma anche quelle ulteriormente applicabile, come il Regol. UE 2017/745 in caso di destinazione d’uso medica;
• il ruolo e gli obblighi che le parti, alla luce delle normative applicabili al sistema AI, avranno con riguardo alla realizzazione e commercializzazione del prodotto, tenuto conto che ciò potrebbe dipendere dalla diversa legislazione di prodotto applicabile;
• la titolarità e la gestione del marchio commerciale che verrà apposto sul prodotto;
• la gestione e i limiti eventuali alle attività informative e promozionali;
• la regolazione delle attività di sorveglianza post-commercializzazione;
• la gestione di eventuali azioni correttive.

Informazioni confidenziali

Occorrerà poi valutare quali siano le informazioni che le parti non intendano fornire all’altra parte perché ritenute confidenziali e/o strategiche (es. segreti commerciali garanzie dei sistemi di produzione e qualità delle parti; modalità e attrezzature necessarie per la realizzazione del Sistema AI; caratteristiche progettuali e tecniche del prodotto; diritti di proprietà intellettuale correlati al prodotto; informazioni relative ai partner commerciali che partecipano indirettamente alla partnership). 

Ciò impone quindi di valutare accuratamente le informazioni necessarie per dare esecuzione al contratto di sviluppo e commercializzazione del sistema AI, onde evitare opposizioni della confidenzialità ingiustificati o addirittura strumentali. 

Ad esempio, potrebbe accadere che la parte sulla quale grave un obbligo normativo di comunicazione di determinate informazioni risulti involontariamente a causa dell’opposizione dell’altra di fornire dette informazioni per timore di rivelare segreti commerciali. 

Dati personali

Altro aspetto fondamentale da regolare tra le parti, anche a livello contrattuale, è la gestione dei dati personali, sia nella fase di sviluppo del sistema di IA che nella sua commercializzazione e utilizzo.

Infatti, da un lato per lo sviluppo di un sistema AI può essere necessario condurre un’indagine clinica, raccogliendo e trattando di conseguenza diversi dati personali. In questo senso, i ruoli privacy di tutti i soggetti coinvolti nell’indagine devono essere ben definiti, con l’indicazione dei conseguenti obblighi e responsabilità, per evitare inadempimenti o violazioni della normativa.

Dall’altro, è comunque necessario continuare a raccogliere dati durante tutto il ciclo di vita del sistema AI, per adempiere agli obblighi di sorveglianza post-commercializzazione previsti dalle normative applicabili. In particolare, tali dati saranno necessari per:

• Aggiornare il software, e
• Migliorarne la sicurezza e le prestazioni.

Disciplinare le modalità di tale raccolta nei contratti diventa necessario quando il fabbricante si avvalga di soggetti terzi per la fornitura del proprio prodotto o di providers. In questi casi, infatti, saranno proprio tali ultimi soggetti coloro che materialmente raccolgono i dati necessari e di conseguenza, occorrerà contrattualizzare il loro obbligo di fornirli (in forma anonima, o, ove possibile, pseudonimizzata) al fabbricante per adempiere ai suoi obblighi.

Condizioni economiche

Un profilo fondamentale è quello che riguarda la regolazione degli aspetti economici del contratto di sviluppo e commercializzazione del sistema AI.

Innanzitutto, le parti dovranno concordare chi sosterrà i costi di sviluppo e commercializzazione e, se del caso, in quale misura. Poi, occorrerà anche concordare l’utilità economica complessiva di questa forma di partnership commerciale e, quindi:

• pagamento corrispettivo per eventuali servizi resi (es. attività di sviluppo, formazione);
• utilità economiche derivante dalla “gestione” dei diritti di sfruttamento economico di brevetto, d’autore e/o di know-how.

La durata e il recesso

Le partnership commerciali di sviluppo e commercializzazione di Sistema AI sono composte sempre da più fasi che consentono di pervenire al risultato finale solo dopo aver superato tutti gli step preliminari richiesti. Sarà determinate, quindi, regolare il contratto per fasi, prevedendo, se del caso, condizioni contrattuali il cui avveramento consente:

• di passare alla fase successiva;
• di interrompere il contratto, per esempio, per mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, mancato superamento della fase, impossibilità tecnica ecc.

Il fallimento della partnership

Infine, importante sarà regolare le conseguenze del fallimento della partnership e, in particolare, gli effetti che le parti vogliono dare al rapporto nel caso il contratto cessi per qualsiasi motivo. In questi casi, difatti, pur non essendo stato eseguito il rapporto come le parti si aspettavano, è plausibile che sussistano attività oramai svolte verso le quali le parti potrebbe rivendicare pretese e/o altri diritti. 
 

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Avv. Gaspare Castelli e Avv. Noemi Conditi
Studio Legale Stefanelli&Stefanelli