Prove dell’uso di un marchio in relazione a specifici prodotti e servizi: la recente decisione del Tribunale UE sul marchio “BIG MAC”

di Flavia Tamburrini

Con decisione del 5 giugno 2024, il Tribunale dell’UE ha fornito importanti chiarimenti sull’uso di un marchio in relazione a specifici prodotti e servizi registrati.

Fatti del procedimento

Nell’aprile 2017 è stata presentata una domanda di decadenza per non uso del marchio UE n. 62638 “BIG MAC” di titolarità di McDonald’s International Property Co. Ltd (“McDonald’s”).

La domanda ha avuto ad oggetto i seguenti prodotti e servizi nelle classi 29, 30 e 42, relativi a vari prodotti alimentari e servizi di ristorazione:

• Classe 29: Alimenti a base di carne, maiale, pesce e pollame, panini imbottiti a base di carne, panini imbottiti a base di pesce, panini imbottiti a base di carne di maiale, panini imbottiti a base di pollo, frutta e ortaggi conservati e cotti, uova, formaggi, latte, prodotti a base di latte, sottaceti, dolci;
• Classe 30: Panini imbottiti, panini imbottiti a base di carne, panini imbottiti a base di carne di maiale, panini imbottiti a base di pesce, panini imbottiti a base di pollo, biscotti, pane, dolci, biscotteria, cioccolato, caffè, succedanei del caffè, tè, senape, semola di avena, pasticceria, salse, condimenti, zucchero;
• Classe 42: Servizi prestati da ristoranti o riguardanti la gestione e il franchising di ristoranti e di altri locali o strutture destinati alla fornitura di cibi e bevande per il consumo e per strutture drive-in; preparazione di alimenti da asporto; progettazione dei suddetti ristoranti, locali e strutture per terzi; pianificazione della costruzione e consulenza per la costruzione di ristoranti per terzi.

L’11 gennaio 2019, la Divisione di Annullamento EUIPO ha accolto la domanda e ha dichiarato decaduti i diritti di McDonald’s in relazione a tutti i summenzionati prodotti e servizi.

Su ricorso di McDonald’s, il 14 dicembre 2022, la Commissione di Ricorso EUIPO ha annullato la decisione della Divisione di Annullamento, ritenendo che le prove fornite da McDonald’s dimostrassero l’estensione dell’uso del marchio contestato per parte dei prodotti e servizi contestati, ossia:

• Classe 29: Alimenti a base di carne e pollame; panini imbottiti a base di carne; panini imbottiti a base di pollo;
• Classe 30: Panini imbottiti, panini imbottiti a base di carne, base di pollo;
• Classe 42: Servizi prestati da ristoranti o riguardanti la gestione e il franchising di ristoranti e di altri locali o strutture destinati alla fornitura di cibi e bevande per il consumo e per strutture drive-in; preparazione di alimenti da asporto.

La decisione della Commissione di Ricorso è stata impugnata dinanzi al Tribunale adducendo che le prove fornite da McDonald’s fossero insufficienti a dimostrare l’uso effettivo del marchio contestato in relazione a

(i) “panini imbottiti a base di pollo” e “alimenti a base di pollame” in Classe 29;

(ii) “alimenti a base di carne” in Classe 29 e “panini imbottiti” in Classe 30;

(ii) i servizi rivendicati in Classe 42 .

La decisione del Tribunale

Nell’esaminare il ricorso e la documentazione presentata nel corso del procedimento, il Tribunale ha ritenuto:

(i) Insufficiente l’uso per “panini imbottiti a base di pollo” e “alimenti a base di pollame”

Le prove depositate da McDonald’s in merito ai “panini imbottiti a base di pollo”, consistenti in stampe di manifesti pubblicitari, screenshot di uno spot televisivo trasmesso in Francia nel 2016 e screenshot dell’account Facebook di McDonald’s Francia del 2016, non fornivano chiare indicazioni sulle quantità, regolarità e ricorrenza della distribuzione dei prodotti, in quanto tali documenti

• non contenevano alcuna indicazione sui prezzi di vendita di tali prodotti;
• non contenevano alcuna informazione specifica sui dati di vendita;
• non contenevano alcuna chiara indicazione della data in cui i manifesti pubblicitari e i pannelli dei menu erano stati diffusi al pubblico o della data di commercializzazione dei prodotti in questione;
• si riferivano a un solo anno (cioè il 2016).

Il Tribunale ha inoltre ricordato che la decisione della Commissione di Ricorso aveva ritenuto provato l’uso per “alimenti a base di pollame” sulla base della prova dell’uso per “panini imbottiti a base di pollo”. Tenuto conto però che il Tribunale ha ritenuto non provato l’uso per “panini imbottiti a base di pollo”, ha di conseguenza annullato la decisione impugnata con riferimento a “alimenti a base di pollame”.

(ii) Sufficiente l’uso per “alimenti a base di carne” e “panini imbottiti”

Ritenuto che McDonald’s ha fornito la prova dell’uso effettivo del marchio contestato in relazione ai “panini imbottiti a base di carne”, il Tribunale ha considerato provato l’uso anche per “alimenti a base di carne” e “panini imbottiti”. Il Tribunale ha infatti ritenuto che tali categorie di prodotti non potessero essere suddivise in ulteriori sottocategorie, non costituendo una categoria di prodotti sufficientemente ampia e avendo il medesimo uso o scopo, trattandosi di alimenti contenenti carne, destinati a essere consumati e a soddisfare esigenze nutrizionali specifiche.

(iii) Insufficiente l’uso per i servizi in Classe 42

Il Tribunale ha riconosciuto che la decisione della Commissione di Ricorso aveva commesso un errore di valutazione nell’interpretare i servizi registrati come servizi di ristorazione (fast-food) per fornire alimenti e bevande ai clienti, in quanto:

“il significato letterale dei termini che compongono i servizi interessati non si riferisce alla nozione di servizi di ristorazione nell’ambito dei quali prodotti alimentari e prodotti bevande verrebbero forniti ai clienti, ma per supportare servizi destinati ai professionisti della ristorazione, come i servizi relativi alla gestione o al funzionamento di un ristorante, poiché si tratta, da un lato, di servizi forniti o legati alla gestione di ristoranti e altri esercizi o infrastrutture di questo tipo e, dall’altro, di servizi legati alla preparazione di cibi da asporto”

Tanto premesso, il Tribunale, dopo aver esaminato gli elementi di prova presentati da McDonald’s, ossia

• fotografie delle confezioni utilizzate per panini a base di carne;
• fotografie di brochure promozionali;
• schermate dei siti web e dell’account Facebook di McDonald’s;
• screenshot di spot televisivi e di video su YouTube;
• fotografie di menu utilizzati nei ristoranti McDonald’s;
• sondaggi;
• articoli di giornali e riviste ed estratti di articoli dell’enciclopedia online Wikipedia;
• una lettera del Direttore Generale di un’associazione tedesca di datori di lavoro e di categoria nel settore delle catene di ristorante;

ha ritenuto che nessuno di tali elementi di prova si riferisse ai servizi in questione, anche se intesi come servizi di fast-food, provando che il marchio è utilizzato esclusivamente in relazione a “panini a base di carne”. Pertanto, a giudizio del Tribunale, le prove non dimostrano un uso effettivo per i servizi di ristorazione rivendicati (ossia “servizi prestati da ristoranti o riguardanti la gestione e il franchising di ristoranti e di altri locali o strutture destinati alla fornitura di cibi e bevande per il consumo e per strutture drive-in; preparazione di alimenti da asporto”).

Alla luce di quanto precede, il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso, con ciò confermando che la portata della prova d’uso su determinati prodotti e servizi non può essere estesa a prodotti e servizi che, per quanto affini, non sono strettamente coperti dalla prova.
 

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