Un ricorso prematuro alla WIPO: il caso www.fimo.club

Un ricorso alla WIPO per la riassegnazione di un nome a dominio per passive holding può essere rigettato in caso sussista un plausibile utilizzo futuro in buona fede del nome a domino e se il registrante si sia comportato secondo buona fede in diverse circostanze relative alla registrazione del nome a domino e alla procedura di riassegnazione instaurata.

Questo è il principio che deriva dalla decisione WIPO D2015-0050. Ripercorriamo i fatti e il ragionamento del Panelist della WIPO.

La società ricorrente nella procedura di riassegnazione in esame è Staedtler Mars GmbH & Co. KG, una multinazionale tedesca produttrice di un tipo di pasta d’argilla polimerica facilmente modellabile e termoindurente da essa denominata “FIMO”, parola poi registrata come marchio comunitario in data 21 aprile 2008.

La resistente/registrante è la Sig.ra Maryna Kobielieva, la quale ha registrato il nome a dominio “www.fimo.club” il 3 luglio 2014 senza aver poi caricato un sito web in tale indirizzo.

Come è noto, al fine dell’ottenimento di un provvedimento di riassegnazione, il ricorrente deve provare che (i) il nome a dominio sia identico o confondibile con il proprio marchio, (ii) il registrante non abbia alcun diritto o interesse legittimo sul nome a dominio e (iii) il nome a dominio sia stato registrato ed usato in mala fede.

Il Panelist si è focalizzato sul terzo requisito per la risoluzione del presente caso. A riguardo, il Panelist ha valutato se la mera registrazione del nome a dominio (cioè la registrazione in assenza di utilizzo) possa essere considerata mala fede.

Inizialmente, il Panelist ha richiamato un consolidato orientamento WIPO secondo il quale il non uso del nome a dominio registrato non esclude di per sé la mala fede. Si pensi infatti al c.d. passive holding, un comportamento pacificamente ritenuto indice di mala fede.

Successivamente, il Panelist ha rilevato che il non uso, se, come detto, non esclude di per sé la mala fede, neanche la prova, essendo sempre necessario valutare le circostanze del caso. È vero infatti che il passive holding è ravvisabile solo quando ci siano chiari segni della volontà del registrante di ostacolare l’attività online del titolare del marchio e non semplicemente quando il nome a dominio registrato non sia utilizzato.

Di conseguenza, il Panelist ha valutato diverse circostanze del caso, rilevando che la Sig.ra Kobielieva si è costituita in giudizio, non ha indicato falsi dati durante la registrazione del nome a dominio e non ha cercato di schermare la sua identità dal database WHOIS e, quindi, ha sempre adottato un comportamento secondo buona fede.

Inoltre, il Panelist ha dichiarato che, essendo ancora plausibile un utilizzo in buona fede del nome a dominio senza che la Sig.ra Kobielieva tragga un ingiusto profitto dalla notorietà del marchio “FIMO” di Staedtler (utilizzo come quello indicato con ragionevoli argomentazioni dalla resistente stessa nella sua difesa, cioè l’ideazione di un club virtuale per gli amanti della FIMO), la Staedtler ha proposto un ricorso prematuro, con il quale non è stata in grado di provare la sussistenza della mala fede.

Come risultato di questa analisi globale delle circostanze del caso, il Panelist ha dichiarato che la Staedtler non ha provato la mala fede della Sig.ra Kobielieva nella registrazione e nell’uso del nome a dominio ed ha quindi rigettato il ricorso.

È possibile rinvenire un precedente caso in cui la mera registrazione non è stata ritenuta passive holding (che costituisce mala fede) sulla base delle intenzioni del registrante: WIPO, D2002-0973. Tuttavia, in questo precedente caso le intenzioni del registrante erano supportate da investimenti e dalla creazione di un business plan per un’attività da svolgere in futuro con il nome a dominio. Nel caso in esame, invece, risulta particolare il fatto che il Panelist si sia limitato a credere alle affermazioni della registrante supportate solo da un comportamento corretto in fase di registrazione e contenzioso.

Comunque, non pare che il Panelist abbia fatto una valutazione errata sulle “buone intenzioni” della Sig.ra Kobielieva. Infatti, la registrazione del nome a dominio “www.fimo.club” non ostacola l’attività online del titolare del marchio (potendo Staedtler utilizzare, ad esempio, il TLD “.com”) ed è coerente con le intenzioni descritte della Sig.ra Kobielieva circa la creazione di un club online per gli amanti della FIMO. Inoltre, non è neanche possibile affermare che la Sig.ra Kobielieva “have engaged in a pattern of such conduct” con riguardo al passive holding.

Tuttavia, il principio scaturito dal caso qui in esame potrebbe essere soggetto ad abuso in future procedure di riassegnazione in tema di passive holding.

 © 2015 - Andrea Ghirardelli
Legal trainee Trevisan&Cuonzo Avvocati (Milano)
pubblicato originariamente sul sito: Italy Intellectual Property Blog