Tribunale di Milano: no alla limitazione delle rivendicazioni dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni

Con sentenza del 20 ottobre 2016, il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta di limitazione delle rivendicazioni formulata dal titolare del brevetto solo dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito del giudizio di opposizione EPO, che aveva mantenuto il brevetto ma con rivendicazioni modificate. Il titolare aveva osservato che la necessità della limitazione nel giudizio italiano era intervenuta solo in seguito alla decisione di opposizione, depositata in data successiva all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Il Tribunale di Milano ha rigettato l'istanza del titolare, notando che "in proposito, va operata un'interpretazione costituzionalmente orientata del dettato di cui all'art. 79, comma 3, c.p.i. che consente al titolare di riformulare il proprio brevetto 'in ogni stato e grado del processo'. Alla luce dalla regola della ragionevole durata del processo presidiata dall'art. 111, comma 1, della Carta, tale facoltà, per ciascun grado, non può comunque essere spesa successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni. Pena infatti il regresso del giudizio, ormai concluso, alle precedenti fasi - anche istruttorie - per consentire anche sulla riformulazione del brevetto il necessario contraddittorio, non solo tecnico".

Analoghe considerazioni sono state espresse in merito ai documenti depositati dal titolare a supporto della limitazione (relativi al giudizio di opposizione e, per quanto si comprende, di successiva formazione). Il Tribunale ha osservato che "di tale documentazione il Collegio non può tenere conto. Non risulta del resto che parte attrice abbia invocato la remissione in termini ovvero la remissione della causa sul ruolo: dunque dal thema decidendum e probandum, alla luce del principio del contraddittorio e della ragionevole durata del processo (a presidio costituzionale), restano estranei i fatti e le vicende sottoposte al Collegio per la prima volta negli scritti difensivi finali".

L'interpretazione del Tribunale di Milano è condivisibile: l'ampia facoltà di riformulazione delle rivendicazioni prevista dall'art. 79, terzo comma, c.p.i. deve infatti essere contemperata all'esigenza processuale del rispetto del contraddittorio, tenendo conto che la limitazione delle rivendicazioni presuppone una valutazione di non estensione della protezione e dell'oggetto oltre in contenuto della domanda iniziale, che non di rado necessita di approfondimento sotto il profilo tecnico.

D'altra parte, occorre anche tenere conto che la decisione di mantenimento del brevetto con rivendicazioni emendate produce immediatamente i suoi effetti sulle porzioni nazionali del brevetto. Infatti, la protezione abbandonata in sede europea non può più essere recuperata né mantenuta a livello nazionale. Pertanto, la decisione EPO di mantenere il brevetto con rivendicazioni modificate dovrebbe impedire al giudice nazionale di accertare la validità o la contraffazione riguardo a un ambito di protezione ormai abbandonato.

Avv. Riccardo Fruscalzo
Senior Associate

Hogan Lovells Studio Legale