Principio di unitarietà del marchio UE e portata territoriale del divieto di prosecuzione degli atti in contraffazione

La Corte di Giustizia UE, in data 22 settembre 2016, si è pronunciata su una questione pregiudiziale concernente il rapporto tra il carattere unitario del marchio dell’Unione Europea e la portata territoriale dell’inibitoria e delle altre sanzioni contro la contraffazione del marchio, nel caso in cui questa venga accertata solo in una parte del territorio dell’Unione.

Il caso vedeva contrapposti il marchio “Combit”, di titolarità di una società tedesca, e il marchio “Commit”, di titolarità di una società israeliana, entrambe attive nel settore dello sviluppo e della commercializzazione di software, anche via internet.

La Corte ha ritenuto che qualora un tribunale nazionale (nella sua funzione di tribunale dei marchi dell’Unione Europea) accerti che l’uso di un segno ingenera un rischio di confusione con un marchio dell’Unione Europea in una parte del territorio dell’Unione e non in un’altra, tale Tribunale “deve concludere nel senso di una violazione del diritto esclusivo conferito da tale marchio e pronunciare un ordine di cessazione di detto uso per l’insieme del territorio dell’Unione Europea, ad eccezione della parte di tale territorio per la quale sia stata accertata l’assenza di un rischio di confusione”. Nel valutare tale presenza/assenza di confusione, la Corte ha stabilito che deve essere svolta una comparazione fonetica, visiva e concettuale dei segni in conflitto così da individuare con precisione le parti del territorio dell’Unione interessate dalla contraffazione o dal rischio di contraffazione.

Nel caso di specie, infatti, il rischio era stato provato in relazione al consumatore medio germanofono ma non a quello anglofono in quanto, per quest’ultimo, la somiglianza fonetica tra i termini “Combit” e “Commit” viene neutralizzata, dalla differenza semantica tra i termini data dalla lingua inglese.

Questa interpretazione, sembrerebbe in contrasto con il principio di unitarietà del marchio dell’Unione Europea, sancito quale cardine del Regolamento 207/2009 all’art. 1, in virtù del quale gli effetti del marchio si estendono all’insieme degli Stati dell’Unione e – ovviamente – ciò deve valere anche per la cessazione degli effetti: il marchio non potrà essere dichiarato nullo per un singolo Stato e valido in un altro, ma nullo o valido per tutto il territorio comunitario. A tal proposito, la Corte ha stabilito che l’interpretazione della portata territoriale dell’inibitoria sopra riportata non incide sul carattere unitario del marchio dell’Unione Europea “purché sia preservato il diritto del titolare di tale marchio di far vietare ogni uso che pregiudichi le funzioni ad esso proprie” e, in particolare, la funzione di indicatore di origine o provenienza.