Limitazione del brevetto durante il giudizio di validità: la sentenza Thermorossi

In un giudizio sulla validità di un brevetto, il titolare del brevetto può avvalersi del diritto di riformulare le rivendicazioni contestate soltanto prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni.

La Thermorossi S.p.A., produttrice di stufe a legna e pellet, aveva citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano diverse imprese concorrenti per contraffazione del proprio brevetto europeo n. EP 2 083 221 riguardante “apparecchi da riscaldamento quali stufe e termo stufe a pellet”.

Durante il procedimento il Tribunale di Milano aveva disposto una consulenza tecnica sulla validità del brevetto e sulla contraffazione al termine della quale era stata tenuta l’udienza di precisazione delle conclusioni.

Dopo tale udienza, la Thermorossi, a seguito della intervenuta decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio Brevetti Europeo di mantenere il brevetto in forma limitata, aveva deciso di presentare una versione modificata del brevetto, dichiarando di volersi avvalere dell’Articolo 79, comma 3 del Codice della Proprietà Industriale, secondo il quale in un giudizio sulla validità del brevetto il titolare ha facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni contestate che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso.

Nella sentenza n. 11544/2016 del 30 giugno 2016, pubblicata il 20 ottobre 2016, Tribunale di Milano ha però ritenuto che la nuova documentazione presentata dalla Thermorossi, che limitava l’ambito di protezione del brevetto apportando importanti e sostanziali modifiche alle rivendicazioni, non poteva essere presa in considerazione perché presentata dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni, in cui era stato “definitivamente cristallizzato il thema decidendum”. Secondo il tribunale, alla luce della ragionevole durata del processo in base all’art. 111 comma 1 della Costituzione la facoltà di sottoporre una riformulazione del brevetto non può essere esercitata dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni.

Il tribunale ha quindi valutato il brevetto in base al testo originariamente approvato dall’Ufficio Europeo dei Brevetti e oggetto della concessione per cui era stata depositata la traduzione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, dichiarando nulla la porzione italiana del brevetto europeo n. EP 2 083 221 e rigettando di conseguenza tutte le richieste della Thermorossi.

La sentenza offre per la prima volta una interpretazione su un aspetto delicato della procedura di limitazione del brevetto in corso di causa precisando i possibili paletti di natura temporale al diritto del titolare del brevetto di riformulare le rivendicazioni ex articolo 79 comma 3 del Codice della Proprietà Industriale.

Società Italiana Brevetti - Consulenti in Proprietà Intellettuale