26 novembre 2018

Quando lo chef esagera: i marchi di movimento

Nel mio recente post (Che sapore ha? Tempi duri in arrivo per i master chefs) ho reiterato i dubbi sulla registrabilità dei marchi di sapore e la tutelabilità delle ricette culinarie come opere creative protette dal diritto d’autore. Ma i chefs, più o meno master, sono sempre più all’ordine del giorno ed ecco che si affacciano ora anche nei marchi di movimento, che per inciso, insieme agli altri marchi di immagini rappresentano ormai più del 40% delle domande globali di marchi.

L’EUIPO, 5° Commissione di ricorso, (decisione dell'8 giugno 2018 (R 661/2017-5), si è trovata a giudicare della registrabilità di questo marchio di movimento:

Spieghiamo: l’immagine rappresentala la sequenza del movimento di un breve video di 3 secondi di un cuoco che prepara la salatura di una carne, che meglio si vede nella decisione ripresa da SPRINT. L’originalità del movimento consisterebbe in una rotazione particolare del braccio che fa scivolare dalla mano il sale su di esso e di lì sulla carne in modo da farlo distribuire equamente sulla carne stessa (provare per credere, perché con me non ha funzionato).

Il 4 marzo 2017 una azienda ceca, tale TET VE ET, ha chiesto la registrazione di quel marchio per la classe 25 (abbigliamento), 30 (alimentari) e 43 (servizi di ristorazione e simili), che ha incontrato l’opposizione dell’esaminatore. Parte dei servizi, infatti, sarebbero privi di carattere distintivo perché destinati al consumo generico e destinati ai consumatori finali  e professionali.

Il gesto e il contesto in cui si inserisce verrebbe percepito come banale. Non è che un marchio di per sè debba essere particolarmente originale o fantasioso, ma per assolvere alla funzione distintiva che gli è propria  deve pur sempre distaccarsi significativamente da quanto è riscontrabile nel mercato di riferimento.

La richiedente ha impugnato la decisione davanti alla Commissione di ricorso, motivando, tra l’altro, con l’acquisizione di un secondary meaning concretizzatosi prima della presentazione della domanda di registrazione all’EUIPO. Ma la Commissione ha rigettato il ricorso, restringendo soltanto l’area dei servizi pertinenti (escludendo ad esempio le bevande) e ritenendo non sufficienti le prove per il secondary meaning. Nessun problema invece per i prodotti della classe 25 e 30, per i quali il marchio può procedere.

L’impiego di sequenze di immagini è noto da molto tempo nel mondo della pubblicità, specie cartellonistica. il termine "marchio di movimento" (Kinetik Marke) è stato introdotto nella dottrina tedesca dei marchi da  Karl-Heinz FEZER, un pò il VANZETTI tedesco, nel suo testo "Mekenrecht" (edizione 1997), secondo il quale l'oggetto della protezione di un marchio di movimento tipizzato, non è costituito solamente da una concreta successione di immagini, bensì anche da un movimento tipizzato.

Ma è soprattutto grazie allo sviluppo di Internet che tali marchi hanno assunto importanza, attraverso la disponibilità di tecnologie della rappresentazione sempre più innovative.

L’art.3, §3, lettera h) del recente EUTMIR descrive un marchio di movimento come un “marchio che consiste o si estende a un movimento o modifica la posizione degli elementi del marchio”. La espressione si esaurisce in una mera tautologia, perché non ci aiuta a capire di cosa stiamo parlando, limitandosi a una mera descrizione.

Come, peraltro, ho avuto modo di annotare – sin dalle mie prime ricerche sui marchi non-convenzionali – mi pare di poter dire che questi tipi di marchi sono in qualche misura simili ai marchi di forma. In quest’ultimo caso, se l'osservatore/consumatore cambia punto di osservazione, può percepire un cambiamento nella forma. Nel caso invece dei "marchi di movimento", è lo stesso marchio che cambia forma con il movimento mentre l'osservatore/consumatore resta nella stessa posizione.

Nel concetto di marchio di movimento rientrano anche i marchi c.d. gestuali, che però a leggere le Linee guida EUIPO non sembrano aver avuto sino ad oggi molto successo.

Ciò premesso, dalla combinazione delle motivazioni dell’esaminatore e della 5° Commissione di ricorso emergono i principi di governo che, allo stato, l’EUIPO segue per i marchi di movimento:

  • what you see is what you get”: occorre cioè riferirsi  a come il marchio viene rappresentato originariamente nella domanda, e non a quanto possa essere successivamente rappresentato, seppure nell’intento di meglio chiarire e spiegare;
  • anche il marchio di movimento deve pur sempre essere rappresentato in modo chiaro, preciso, stabile, inequivoco in modo da consentirne la sua comprensione, secondo i dettami della sentenza SIECKMAN, e questo anche se la ultima Riforma ha espressamente soppresso la rappresentazione grafica e liberalizzato le modalità comunicazionali;
  • viene confermato che la descrizione, alla quale ricorrono abbondantemente i richiedenti, non è considerata una formalità necessaria e costitutiva del marchio la cui interpretazione resta quindi affidata all’Ufficio o al Giudice secondo i consueti criteri ermeneutici che può quindi trarre argomento aliunde;
  • l’accertamento della distintività è correlata alla natura dei prodotti/servizi contraddistinti e alla percezione del consumatore rilevante, anche se si riconosce, come del resto per tutti i marchi convenzionali, che da parte del pubblico la percezione del marchio di movimento non sia necessariamente la stessa;
  • tuttavia, dalla giurisprudenza risulta che i criteri per la valutazione del carattere distintivi sono gli stessi per tutti i marchi, compresi i marchi di movimento;
  • il marchio di movimento, anche se svolge – come di norma – una funzione promozionale, deve essere immediatamente percepito come l’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti/servizi contraddistinti;
  • Il consumatore rilevante non va identificato per categorie in astratto, ma in relazione al consumatore interessato specificatamente ai prodotti/servizi considerati.

In applicazione dei ricordati principi, la decisione in esame ha identificato nella fattispecie il consumatore generale interessato ai servizi di fornitura degli alimenti (ma non delle bevande), con un livello di attenzione che va dal livello normale a un livello elevato essendo quei servizi desinati anche agli operatori commerciali.

Non si è posto, invece, alcun problema di corretta rappresentazione del marchio di movimento nella domanda che ha costituito l’oggetto dei precedenti casi ad Alicante (R-443/2010-2, 23/09/2009, commentato nel mio post Eppur si move, 13/06/2017,  e R-820/2017-2, 27/10/2017, commentato nel mio post, Si muove o non si muove?, 12/01/2018,  a cui rimando), un problema destinato ad attenuarsi stante l’approccio più liberal dell’EUIPO in tema.

Quanto al merito, la decisione ribadisce, ripetutamente, che il consumatore percepisce  il segno come non più di un banale e normale scena di un cuoco che prepara le carni con un pizzico di sale, secondo un processo del tutto normale e comune. “Il movimento del braccio non è il movimento del marchio”, nota la Commissione, in questo riallacciandosi a quanto incisivamente affermato dal Tribunale di Milano (ordinanza cautelare del 18/12/20005, FERRAGNI, richiamata nel mio esercizio 40, Chiara Ferragni, come fondare un mito con un occhio azzurro e una strizzatina, in 100 Esercizi di Proprietà Intellettuale, 2017): ”Il c.d. ‘occhiolino’ è una forma di comunicazione universalmente riconosciuta come gesto d’intesa, e come tale, non può essere monopolizzata. E’ allo stesso tempo evidente che se ne possono realizzare innumerevoli e assai variegate rappresentazioni. E’ quindi possibile riconoscere protezione come marchio registrato ad una ben precisa rappresentazione di tale espressione, purché ne ricorrono i presupposti di legge, fermo restando che la tutela non potrà mai essere estesa all’espressione in sè.”

L’idea dell’apertura verso l’alto delle portiere di un auto (c.d. sistema ad ala di gabbiano), rivendicato dalla LAMBORGHINI nel leading case sui marchi di movimento, infatti,  non è stata riconosciuta meritevole della tutela del marchio perché anticipata dalla stessa idea nelle famosa MERCEDES SRL, senza che presentasse connotazioni specifiche che l’allontanassero da quella idea.

Ritorna così, ancora una volta, la fondamentale distinzione tra denotazione e connotazione (SANDRI, Percepire il marchio, 2004) vero spartiacque sotteso a tutti gli istituti della P.I. tra idea e rappresentazione, contenuto e forma, archetipo e specie, lecito e illecito.

Quanto al nostro master chef, temo che dovrà trovare altre occasioni per soddisfare le sue ambizioni creative.

 

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