6 giugno 2016

Fernet Branca: il VADEMECUM della Cassazione sulla confondibilità tra i marchi

La Cassazione (sentenza 27/05/2016, n. 11031, FERNET BRANCA), ha annullato la sentenza ricorsa della Corte d’appello di Milano, 4/03/2009, per non aver applicato i criteri che governano l’accertamento della confondibilità tra i marchi, rinviando dunque ad altra sezione della Corte d’appello (naturalmente sempre di Milano, e non di Roma come si legge nel dispositivo) perché si giudichi se sono o meno confondibili i marchi e le etichette “FERNET FRANZINI” e quelli della “FERNET BRANCA” qui riprodotti:

   

(assumendo che le registrazioni dei marchi coincidano con quanto prospettato, perdurando il Supremo Collegio nella incapacità di farci vedere  i segni su cui decide).  

Le carenze sella motivazioni nella sentenza annullata sono puntualmente evidenziate nella pronuncia in esame, alla lettura delle quali rinvio. A parte le questioni relative ad una supposta convalidazione del marchio della FRANZINI ex art. 48, CPI, la sentenza non meriterebbe di essere citata – se non per l’incredibile lunghissima coesistenza sul mercato dei due prodotti in questione – per il semplice motivo che costituisce la piana applicazione di principi da tempo consolidati in tema di contraffazione  sia nella giurisprudenza nazionale, sia in quella comunitarie e infine in quella delle procedure di opposizione, dove quei principi sono stati introdotti ed applicati sistematicamente da almeno due anni (almeno ad opera del sottoscritto esaminatore).

La sentenza, tuttavia, rappresenta in tema uno strumento conoscitivo utilissimo per tutti gli operatori professionali del diritto di marchio (Avvocati, consulenti, accademici, magistrati), presentando nella motivazione un vero e proprio compendio di quei principi che posso tentare di convertire da massime in un vademecum, (TRA PARENTESI le mie osservazioni).

Sotto questo aspetto, mi pare l’ideale per celebrare il mio Avviso ai naviganti n.100.

Sulla confondibilità in generale:

  • l'accertamento circa la confondibilità tra marchi in conflitto deve compiersi in via globale e sintetica, avendo riguardo all'insieme dei loro elementi salienti grafici, visivi e fonetici, nonché di quelli concettuali o semantici, ove esistenti;

(la ‘salienza’ degli elementi allude all’irrilevanza degli elementi marginali o semplicemente decorativi nella percezione del consumatore)

  • sussiste l'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti contrassegnati, nel senso che la confondibilità consiste nella possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro;

(interdipendenza e legame economico sono tratti direttamente dalla giurisprudenza della CdG, mentre si conferma nella idoneità distintiva la funzione classica del marchio, senza prender posizione sulle altre funzioni concorrenti)

Sull’impressione globale del consumatore:

  • è sufficiente che il grado di somiglianza tra questi marchi abbia l'effetto di indurre il pubblico di riferimento a stabilire un nesso tra di essi, non necessariamente a credere si tratti dello stesso produttore;

(la necessità del nesso (c.d. link, anche meramente associativo) conferma che l’effetto deve essere conclusivo e determinante del comportamento del consumatore)

  • la valutazione del rischio di confusione deve fondarsi perciò sull'impressione complessiva prodotta dai marchi in confronto, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti, rilevando la percezione dei segni da parte del consumatore medio;

(il principio rinvia alle regole della percezione, che non sono indicate, attinenti al concetto e ai processi cognitivi d‘impressione, sintesi, comparazione, attenzione e memoria)

Sulla percezione:

  • Il consumatore medio "vede" normalmente il marchio come un tutt'uno e non effettua un esame analitico e separato dei singoli elementi;

(parte e tutto rinviano al concetto fondamentale della Gestaltung, per cui il tutto è qualcosa che va oltre la semplice addizione delle singole parti; analisi e sintesi alludono ai due step che interessano il consumatore nella percezione di qualsiasi forma: il primo di impulso emozionale-sensoriale, e il secondo di organizzazione razionale delle informazioni)

  • al momento della scelta, il consumatore usualmente non ha di fronte entrambi i segni) ma solo uno di essi, onde non confronta due marchi entrambi posti innanzi a sé per svolgerne un compiuto esame visivo, ma paragona solo mentalmente quello che vede con il ricordo imperfetto (c.d.imperfect recollection) e l'immagine mnemonica dell'altro;

(il principio della imperfect recollection è fisiologico e connaturato a tutti i processi mnemonici; il confronto diretto è escluso usualmente, ma è invece sempre più frequente nella distribuzione al dettaglio (supermarket), in cui  il visual merchandising espone in contiguità prodotto identici o simili per tipologie, presupposto della contraffazione per look alike

Sulla natura del marchio:

  • nell'esame di confondibilità dei marchi complessi contenenti elementi denominativi ed elementi figurativi, da un lato anche la parte figurativa del segno, ove si tratti di marchio complesso, va adeguatamente considerata nell'esame, non potendo escludersi la confondibilità sol perché sussistano diverse componenti denominative;

(il principio presuppone evidentemente la distinzione strutturale dei marchi, tra marchi complessi e marchi d’insieme introdotta recentemente dalla Cassazione e relativizza il peso degli elementi figurati rispetto a quelli denominativi, e viceversa)

  • la contraffazione del marchio registrato può sussistere anche se la riproduzione è inserita in un marchio complesso e che non vale ad escludere la contraffazione stessa la semplice aggiunta del nome del produttore ad un marchio tutelato;

(la inclusione del marchio all’interno di un marchio complesso è  di per    sé forte indice di confondibilità, secondo la giurisprudenza comunitaria, e comporta di norma la nullità del marchio includente, secondo la giurisprudenza nazionale); 

Sul pubblico di riferimento:

  • occorre valorizzare le peculiarità del prodotto, le quali permettono di individuare il consumatore di riferimento, pur sempre medio, al fine di un approccio realistico nel giudizio di confondibilità;

(il tipo di consumatore non è descritto nella domanda/registrazione del marchio, ma la sua identità si ricava per inferenza dalla descrizione dei prodotti; la massima sembra però andar oltre la semplice individuazione del consumatore, suggerendo e aprendo ad un approccio realistico (c.d. contestualizzazione del marchio);

  • la possibilità di confusione fra i prodotti delle imprese concorrenti va apprezzata dal punto di vista dei consumatori dei prodotti di media diligenza e capacità, ma sempre tenendo conto dello specifico tipo di clientela cui il prodotto è destinato e considerando le normali modalità del suo approccio al tipo di prodotto cui si riferisce;

(la massima ribadisce quella precedente, dal che emerge la pregiudizialità nella motivazione di ogni pronuncia in tema di confondibilità tra segni, a qualsiasi livello condotta, della corretta individuazione sia del marchio (natura, struttura  e  tipologia), sia del pubblico al quale sono riferiti i messaggi che il marchio convoglia);

Sull’attenzione e la memoria:

  • il cd. livello di attenzione del consumatore medio varia in funzione della categoria di prodotti o servizi di cui trattasi: il parametro generale è sì costituito dal consumatore normalmente informato e ragionevolmente avveduto, ma la nozione va, poi, concretizzata in adesione alle specifiche circostanze;
  • il consumatore sceglie dopo un attento e ponderato controllo di tutti i dettagli del prodotto, con un più elevato grado di attenzione, in ragione dei costi o del carattere tecnologico del prodotto d'interesse (prodotti di lusso, di alto costo, di consumo durevole, come un elettrodomestico o una autovettura);
  • la somiglianza visiva dell'elemento figurativo finisce per avere un'importanza assai maggiore, laddove le modalità di commercializzazione dei prodotti interessati e la loro natura comportino che il pubblico di riferimento abbia specularmente un livello di attenzione inferiore;

(il livello di attenzione del consumatore viene commisurato realisticamente in relazione, come si è visto, alla natura del prodotto, ma anche alle sue modalità di presentazione e commercializzazione, con la conseguenza che il rischio di confusione è inversamente proporzionale ad un livello medio-basso di attenzione. E’ confermata la (mia) distinzione tra momento della percezione (impressione) e momento decisionale nel comportamento del consumatore, informato ad un attento e ponderato controllo di tutti i dettagli del prodotto, in conseguenza dei diversi livelli di attenzione)

Sulla distintività:

  • il rischio di confusione è tanto più elevato, quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore a motivo della sua notorietà sul mercato, attribuendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione anche di altri prodotti, cosicché il prodotto meno noto si avvantaggi di quello notorio e del suo segno;
  • non esiste, infatti, una astratta gerarchia tra gli elementi distintivi che compaiono in un marchio, potendo in diversi casi avere gli elementi figurativi un carattere distintivo addirittura superiore rispetto a quelli denominativi, per cui devono comunque essere protetti;

(Nella prospettiva di una valutazione globale e realistica di tutti gli elementi pertinenti ed essenziali nell’accertamento della confondibilità tra i marchi la distintività, intrinseca o acquisita, del primo segno ha un ruolo fondamentale. In proposito la massima ribadisce che non esiste alcuna gerarchia tra gli elementi figurativi e denominativi.
Lo stesso principio è applicabile ai criteri di valutazione visivo, fonetico e concettuale, mentre invece tende a confondere gli aspetti della notorietà del marchio con quello della sua rinomanza: è difficile pensare che non vi sia rinomanza senza notorietà, ma non è vera la reciproca, potendo darsi notorietà senza rinomanza, se la si intende per sinonimo di qualità.)

Tutto chiaro, dunque?

I principi della sentenza FERNET BRANCA in commento sono esposti con apprezzabile chiarezza e compiutezza. Sono largamente condivisibili, salva qualche correttezza e integrazione, e risultano ampiamente digeriti dall’utenza. Ma i principi vanno applicati al caso concreto e qui nascono, se non dei problemi, quanto meno le necessità di ulteriori approfondimento.

Né si possono chiedere alla Cassazione valutazioni di merito, ma certamente la Corte avrà modo di ritornare su alcune questioni che appaiono di diritto, sopra tutto di natura processuale, mentre le regole della percezione da parte del consumatore vengono chiaramente richiamate ma, ovviamente, non definite, lasciandole al giudicante.

Ad esempio, non si distinguono due situazioni che sono diverse, il giudizio di nullità da quello di contraffazione. L’indicazione della Corte di adottare un approccio realistico e di andare verso il concreto è trasferibile alla verifica delle condizioni di validità del marchio (c.d. impedimenti assoluti alla registrazione) che secondo alcuni andrebbe limitato astrattamente a quanto risulta dalla domanda di registrazione, anche se poi sul mercato quel marchio ha assunto configurazioni diverse?

L’accertamento dell’uso effettivo del marchio impone certo una indagine sul campo, ma alla fine la risposta è quella se la funzione del marchio risulta soddisfatta, per il che devo capire di che marchio sto parlando e qual è l’ambito della sua protezione, secondo una indagine che non può non rimandare alla sua definizione prettamente giuridica (la domanda/registrazione).

Ancora.  Sono sempre stato convinto che la norma, se non si converte nella realtà del quotidiano, rischia di atrofizzarsi in una mera fictio. Ma fine a che punto posso spingermi, come giudicante, nell’interpretazione del fatto quotidiano? E’ sufficiente scaricare il tutto sull’onere della prova che incombe alle parti? Chi decide  se un prodotto è di lusso? Dice la sentenza che se uno deve comprare un’autovettura eserciterà una attenzione superiore a quella necessaria per un bene di largo consumo. Ma siamo sicuri che una Mercedes Smart (della quale non aprirei neanche il cofano  per capire dove sta il motore) richieda la stessa attenzione del modello Mercedes, da 300.000 euros?

Qual’ è il rapporto tra i fatto notorio e l’onere della prova: debbo chiedere alla Coca-cola, se mi deduce la rinomanza del suo marchio, che mi fornisca la relativa prova?

E’ lecito esibire in appello, magari davanti alla Commissione di ricorsi, una tonnellata di nuovi documenti che distrattamente non avevo prodotto davanti all’UIBM? Il problema, tra l’altro, è incidentalmente affrontato nella stessa sentenza che fornisce l’interpretazione dell’art. 345, 3° comma, c.p.c., che ammette le nuove produzioni quando “siano ritenuti indispensabili perché dotati di un'influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti sulla decisione finale della controversia siano ritenuti indispensabili perché dotati di un'influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti sulla decisione finale della controversia”. Se però nel 2do. grado, si deve giudicare della correttezza o meno della decisione impugnata, come si fa a contestarle un errore o un vizio di motivazione se non ha potuto giudicare sulla scorta di quei documenti che non aveva neanche visto?

Domande alle quali prima o poi non mancheranno le risposte.

Per l’intanto, limitiamoci a registrare l’orientamento che emerge dalla sentenza e dalle sue massime verso il rispetto dell’esigenza di una maggiore specificità e concretezza della definizione dell’ambito di protezione del marchio in relazione sia all’individuazione dei prodotti/servizi, sia del pubblico di riferimento dei consumatori interessati, posizione perfettamente in linea con gli orientamenti di base della recente riforma del diritto di marchio introdotta dall’ordinamento comunitario.

Nell’attesa, spero solo che non siano necessari altri 100 Avvisi ai naviganti.

 

 

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