UAMI 19/08/2013 (B 837 536) [Opposizione GasGuard by INDUTEX / BLUE JEANS GAS]

OPPOSIZIONE N. B 837 536

Grotto S.P.A., Via Ponte dei Granatieri, 4, 36010 Chiuppano (Vicenza), Italia

(opponente), rappresentata da Jacobacci & Partners S.P.A., Via Senato, 8, 20121

Milano, Italia (rappresentante professionale)

contro

Indutex S.P.A., Via Pier della Francesca, 51, 20149 Milano, Italia (richiedente), rappresentata da Dott. Prof. Franco Cicogna, Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122

Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 19/08/2013, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 837 536 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 9: Abiti per la protezione chimica; abiti da lavoro; tute protettive; indumenti protettivi contro gli infortuni, le irradiazioni ed il fuoco.

Classe 25: Abbigliamento per uomo, donna e ragazzi in genere, comprendente: abiti in pelle; camicie; camicette; gonne; tailleurs; giacche; pantaloni; pantaloncini; maglie; magliette; pigiami; calze; canottiere; busti; reggicalze; mutande; reggiseni; sottovesti; cappelli; foulards; cravatte; impermeabili; soprabiti; cappotti; costumi da bagno; tute sportive; giacche a vento; pantaloni da sci; cinture; pellicce; sciarpe; guanti; vestaglie; calzature in genere, comprendenti: pantofole, scarpe, scarpe sportive, stivali e sandali.

2. La domanda di marchio comunitario n. 3 838 596 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e cioè per: caschi protettivi e da lavoro, copricapi protettivi; caschi sportivi; dispositivi di protezione personale contro gli infortuni; schermi per la protezione del viso per operai.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

 

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio comunitario n. 3 838 596, che si basa, tra l’altro, sulla registrazione di marchio Comunitario GAS n. 2 867 463. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del RMC.

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8(1)(b) RMC

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori, che sono interdipendenti. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni concorrenti e il pubblico di riferimento.

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. Per motivi di economia procedurale, la Divisione d’Opposizione esaminerà in primo luogo l'opposizione in relazione al marchio comunitario anteriore No 882 548.

 

a) I prodotti

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o servizi, i canali di distribuzione, i punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, copricapo; cappotti, soprabiti, giubbotti, giacconi, pantaloni, jeans, giacche, camicie, gonne, maglieria, capispalla, tute sportive, felpe, calze, calzini, cravatte, cappelli, berretti, foulards, calzature, stivali, pantofole..

Prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 9: Abiti per la protezione chimica; abiti da lavoro; tute protettive; caschi protettivi e da lavoro, copricapi protettivi; caschi sportivi; indumenti protettivi contro gli infortuni, le irradiazioni ed il fuoco; dispositivi di protezione personale contro gli infortuni; schermi per la protezione del viso per operai.

Classe 25: Abbigliamento per uomo, donna e ragazzi in genere, comprendente: abiti in pelle; camicie; camicette; gonne; tailleurs; giacche; pantaloni; pantaloncini; maglie; magliette; pigiami; calze; canottiere; busti; reggicalze; mutande; reggiseni; sottovesti; cappelli; foulards; cravatte; impermeabili; soprabiti; cappotti; costumi da bagno; tute sportive; giacche a vento; pantaloni da sci; cinture; pellicce; sciarpe; guanti; vestaglie; calzature in genere, comprendenti: pantofole, scarpe, scarpe sportive, stivali e sandali.

Prodotti della classe 9:

Quando si confrontano abiti per la protezione chimica; abiti da lavoro; tute protettive; indumenti protettivi contro gli infortuni, le irradiazioni ed il fuoco; con prodotti dell'opponente oggetto sua domanda di marchio comunitario, vale a dire articoli di abbigliamento e calzature, è innegabile che i prodotti della richiedente sono simili alla vasta categoria di abbigliamento e calzature dell'avversario. Essi condividono la stessa natura e le modalità di utilizzo. Tuttavia si deve tenere conto che il loro scopo è differente. Ovviamente, i prodotti dell’opponente e quelli della domanda sono utilizzati per coprire varie parti del corpo umano, ma per quanto riguarda i prodotti della domanda sono soprattutto utilizzati per la protezione contro incidenti o infortuni In considerazione di tutto ciò che l'Ufficio conclude che esiste un basso grado di somiglianza tra i prodotti.

I prodotti contestati caschi protettivi e da lavoro, copricapi protettivi; caschi sportivi; dispositivi di protezione personale contro gli infortuni; schermi per la protezione del viso per operai sono dissimili per non avere gli stessi consumatori finali rispetto ai prodotti dell’opponente e per avere una finalità e modo di utilizzazioni diversi. Lo stesso vale per i punti vendita in cui le merci possono essere trovati.

Prodotti della classe 25:

Tutti i prodotti contestati della richiedente sono contenuti nelle definizioni generali del marchio anteriore e pertanto devono essere considerati come identici.

 

b) I segni

Marchio anteriore	Marchio contro cui viene proposta opposizione

Il territorio di riferimento è quello dell’Unione Europea.

A livello visivo, i segni presentano elementi di somiglianza come la sostanziale riproduzione del marchio anteriore nel segno della domanda. Infatti, benché la parola GAS della domanda imiti i caratteri di un corsivo, essi si differenziano di poco a quelli standard del marchio anteriore. I segni si differenziano per il fatto che la domanda è composta da un marchio che è nel suo insieme un marchio figurativo che riproduce la parola GAS unitamente alla parola GUARD caratterizzata in particolare dalla lettera finale D scritta in un modo arbitrario. Inoltre si differenziano per la presenza in caratteri notevolmente più piccoli le parole BY INDUTEX e che non appaiono nel marchio anteriore. Altro elemento di differenziazione è costituito dalla particolare configurazione del marchio dell’opponente che non trova riscontro nella domanda di marchio. Pertanto i segni sono moderatamente simili.

A livello fonetico, i segni sono simili per la presenza in entrambe della parola GAS. Da un punto di vista fonetico essi si differenziano per l’aggiunta delle parole GUARD e BY INDUTEX della domanda e, quindi, i segni sono nel loro complesso foneticamente moderatamente simili.

A livello concettuale, essi coincidono nella parola GAS (inteso gran parte del territorio di riferimento come “corpo allo stato aeriforme, quindi senza forma né volume”) e si differenziano per la presenza nella domanda delle succitate parole inglesi GUARD (“mansione di chi veglia su cose e persone”) e BY (da) [INDUTEX] che indica la provenienza dei prodotti dalla Inditex. Pertanto la domanda nel suo insieme può essere intesa dal pubblico di lingua inglese come riferentesi alla caratteristica di protezione nei confronti del gas dei prodotti.

Tenuto conto delle summenzionate coincidenze visive, ma soprattutto concettuali e fonetiche, si ritiene che i segni oggetto della comparazione siano simili.

 

b) Elementi distintivi e dominanti dei segni

Nel determinare la sussistenza del rischio di confusione, la comparazione dei segni in conflitto deve basarsi sull'impressione generale data dai marchi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.

Mentre il marchio anteriore non ha ovviamente elementi più distintivi o dominanti (ovvero dotati di maggiore impatto visivo) rispetto ad altri, la locuzione GASGUARD, per i motivi suaccennati, è evocativa delle caratteristiche dei prodotti e, quindi piuttosto debole. D’altra parte il temine INDUTEX, per le sue dimensioni e collocazione è certamente un elemento secondario all’interno della domanda di marchio.

 

c) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L'opponente ha affermato che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo accresciuto, ma non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale rivendicazione.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

 

d) Pubblico di riferimento – livello di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi.

Nel caso in esame, i prodotti sono rivolti al grande pubblico.

 

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

Alla luce dell’inclusione del marchio anteriore GAS, marchio dotato di un normale carattere distintivo, nel marchio della domanda, senza che per questo il segno GAS perda la sua autonomia concettuale, almeno per quella parte del pubblico di riferimento per la quale la parola GAS ha un significato esplicito, nell’insieme del segno richiesto e tenuto conto dell’identità e somiglianza di una parte dei prodotti contestati, si deve concludere che sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico.

Infatti, la parola GAS, come si è detto, non perde la sua identità all’interno della domanda mentre conserva la sua funzione distintiva anche all’interno della domanda.

Anzi, con riferimento ai prodotti della classe 9 la combinazione delle parole GAS e GARD può essere intesa come riferentesi ad una particolare linea di prodotti della titolare del marchio anteriore destinati alla protezione (“to guard” in inglese) del corpo accentuando così la possibilità da parte del consumatore di riferimento di associare la fonte produttiva dei prodotti. Va infatti sottolineato che il rischio di confusione comprende anche il rischio di associazione confusoria circa la provenienza dei prodotti.

Inoltre, la parte iniziale del marchio richiesto è costituita dal segno dell’opponente. I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l'attenzione del lettore. Di conseguenza, i primi elementi identici dei marchi in questione devono essere presi in considerazione in sede di valutazione del rischio di confusione.

Pertanto, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico.

Considerato, quanto precede, inclusa l’interdipendenza tra gli stessi, fra cui – tra gli altri – il fatto che un minor grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i prodotti (per alcuni prodotti persino identità), la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico e che pertanto l'opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio comunitario dell'opponente.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per una parte dei prodotti considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore. L'opposizione non è accolta per quanto riguarda i restanti prodotti dissimili. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per una parte dei prodotti contestati.

L’opposizione è basata anche sui seguenti diritti anteriori:

GAS, n. 882548

Classe 25: Articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria.

BLUE JEANS GAS n. 306050

Classe 25: Pantaloni, giacche, jeans, camicie, gonne, giacconi, maglie, maglioni, capispalla, calze, calzini, calzature, stivali, pantofole.

GAS BLUE JEANS n. 677288

Classe 25: Pantaloni, giacche, jeans, camicie, gonne, giacconi, maglie, maglioni, capispalla, calze, calzini, calzature, stivali, pantofole.

GAS KEEP IT SIMPLE n. 876729

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, copricapo, cappotti, soprabiti, giubbotti, giacconi, pantaloni, jeans, giacche, camicie, gonne, maglieria, capispalla, tute sportive, felpe, calze , calzini, cravatte, cappelli, berretti, foulard, calzature, stivali, pantofole.

GAS KEEP TI SIMPLE n. PD2001C000763

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria.

GAS BLUE JEANS n. 654823

Classe 25: Pantaloni, giacche, jeans, camicie, gonne, maglie, maglioni, soprabiti, calze, calzini, scarpe, stivali, pantofole.

GAS n. 28744

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe cappelleria.

Gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente sono persino meno simili al marchio contestato. Questo perché essi contengono elementi figurativi ulteriori/parole aggiuntive che non sono presenti nel marchio contestato e coprono prodotti identici o simili a quelli già comparati. Di conseguenza, a fortiori, il rischio di confusione non sussiste in relazione a tali altri diritti anteriori con riferimento ai prodotti della domanda considerati come diversi.

 

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMC, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, RMC, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l'equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

Poiché l'opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

La Divisione d’Opposizione

Asta LUKOSIUTE

Mauro BUFFOLO

Birgit FILTENBORG

Ai sensi dell'articolo 59 RMC, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMC, il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione ed entro quattro mesi da tale data deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 800 EUR è stata pagata.

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