UAMI 28/02/2014 (B 2 168 204) [Opposizione BROS WAY / K&Bros]

 OPPOSIZIONE N. B 2 168 204

4B Company s.r.l., via Guido Rossa 1, 53833, Montegiorgio (Ferrno), Italia, (opponente), rappresentata/o da Apta s.r.l., Piazza dei Martiri 1, 40121, Bologna, Italia (rappresentante professionale)

contro

Diffusione Orologi s.r.l., c/o “Il Tarì” - Zona Asi Sud, 81025, Marcianise (CE), Italia (richiedente), rappresentato da Gennaro Cirillo, Via Santa Lucia 15, 80132, Napoli, Italia (rappresentante professionale).

Il 28/02/2014, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 168 204 è accolta per tutti i prodotti contestati.

2. La domanda di marchio comunitario n. 11 260 254 è totalmente respinta.

3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 650 EUR.

 

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio comunitario n. 11 260 254. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio italiano n. 1 482 068. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMC

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. Per motivi di economia procedurale, la Divisione d’Opposizione esaminerà in primo luogo l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio italiano anteriore n. 1 482 068.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 14: Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; Oreficeria, gioielleria, pietre preziose; Orologeria e strumenti cronometrici;

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 14: Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; Oreficeria, gioielleria, pietre preziose; Orologeria e strumenti cronometrici; Agate; Ambra nera grezza o semilavorata; Amuleti [gioielleria]; Ancore [orologeria]; Anelli [gioielleria]; Argento filato; Argento, grezzo o battuto; Bariletto [orologeria]; Bilancieri [orologeria]; Bottoni per polsini; Braccialetti [gioielleria]; Braccialetti per orologi [cinturini]; Busti in metallo prezioso; Casse di orologi; Casse [scatole] di orologi; Catene di orologi; Catene [gioielleria]; Ciondoli; Collane [gioielleria]; Cronografi [orologi]; Cronometri; Cronometri ad arresto; Cronoscopi; Diamanti; Ferma- cravatte; Figurine [statuette] in metalli preziosi; Filati d'oro [gioielleria]; Filati di metalli preziosi [bigiotteria]; Fili d'argento; Gettoni di rame; Gioielleria; Gioielli cloisonné; Insegne in metalli preziosi; Iridio; Lancette [orologeria]; Leghe di metalli preziosi; Lingotti di metalli preziosi; Meccanismi di orologeria; Medaglie; Medaglioni [gioielleria]; Metalli preziosi grezzi o semilavorati; Molle d'orologi; Monete; Oggetti d'arte in metallo prezioso; Olivina [pietra preziosa]; Orecchini; Ornamenti d'ambra gialla; Ornamenti d'avorio; Ornamenti [gioielleria]; Ornamenti in ambra nera; Ornamenti per calzature [in metalli preziosi]; Ornamenti per cappelli [in metalli preziosi]; Oro grezzo o battuto; Orologi a pendolo; Orologi atomici; Orologi da polso; Orologi [da polso e da tasca]; Orologi di controllo [orologi madri]; Orologi elettrici; Osmio; Palladio; Perle d'ambroide; Perle [gioielleria]; Perline per fare gioielli; Pietre fini [semipreziosi]; Pietre preziose; Platino [metallo]; Portachiavi di fantasia; Quadranti [orologeria]; Quadranti solari; Rodio; Rotismi [orologeria]; Rutenio; Scatole in metallo prezioso; Scatole per l'orologeria; Scrigni; Scrigni per l'orologeria; Spille da cravatte; Spille [gioielleria]; Spille per ornamento; Spillette [gioielleria]; Spinelle [pietre preziose]; Statue in metalli preziosi; Strass; Strumenti per la cronometria; Sveglia; Vetri di orologi

Il marchio italiano anteriore n. 1 482 068 è registrato per l'intero titolo della classe 14 della Classificazione di Nizza. Tale marchio è stato depositato il 15/03/2002. Ai sensi della Comunicazione comune sull’esecuzione della sentenza “IP Translator” della Rete europea dei marchi e dei disegni e modelli, pubblicata il 02/05/2013, l’Ufficio considera che l’ambito di protezione di tale classe comprende sia il significato comune ed ordinario delle indicazioni generali che ne compongono il titolo che la lista alfabetica della classe in questione conformemente alla Classificazione di Nizza in vigore al momento della presentazione della domanda, che in questo caso è l’edizione n. 8.

Prodotti contestati in classe 14

Deve rilevarsi che fra l’edizione n. 8 della Classificazione di Nizza, durante la vigenza della quale è stato depositato il marchio anteriore, e l’edizione n. 10, durante la vigenza della quale è stato depositato il marchio contestato l’unica differenza rilevante è l’aggiunta di perline per fare gioielli. Le altre differenze sono ascrivibili all’eliminazione di alcuni prodotti dalla lista alfabetica fra l’ottava e la nona edizione e fra la nona e la decima.

Posto quanto sopra, poiché le perline per fare gioielli rientrano nella categoria generale gioielleria rivendicata dal marchio anteriore si deve concludere che tutti i prodotti sono identici.

b) I segni

Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Italia.

Il marchio anteriore è composto dal termine ‘BROS’ in caratteri standard di colore nero su fondo bianco. Al di sotto di tale termine vi sono tre quadrati di colore nero all’ interno dei quali si trovano le lettere ‘W-A-Y’ rappresentate in bianco con grafia corsiva.

Il marchio impugnato è composto dalle lettre ‘K-&-B-r-o-s’ scritte senza soluzione di continuità in colore nero su fondo bianco. Le prime tre lettere sono di dimensioni leggermente superiori rispetto alle altre tre. Inoltre, ad eccezione della “&”, che presenta un tenue grado di stilizzazione, le stesse sono scritte in caratteri standard.

Sotto il profilo visivo, i segni sono simili nella misura in cui coincidono nelle lettere che compongono il termine ‘BROS’. Essi differiscono, invece, nelle lettere che compongono termine ‘WAY’ e negli elementi grafici del marchio anteriore. Ulteriori differenze sono da ricondurre alla presenza delle lettere ‘K’ e “&’ del marchio impugnato.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “BROS” presenti identicamente in entrambi i segni. Entro questi limiti i segni sono simili dal punto di vista fonetico. La pronuncia dei segni differisce nelle lettere WAY del marchio anteriore così come nelle lettere “K” e “&” del marchio impugnato.

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei (due) segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Ciò premesso, non si può escludere del tutto che la “&”, usata comunemente in italiano per indicare una relazione fra due soggetti che può essere commerciale (es. Dolce & Gabbana™), artistica ( es. Lillo & Greg) non venga intesa come tale da una parte rilevante del pubblico. In tal caso, poiché uno dei due segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili.

Tenuto conto delle summenzionate coincidenze visive e fonetiche, si ritiene che i segni oggetto della comparazione siano simili.

c) Elementi distintivi e dominanti dei segni

Nel determinare la sussistenza del rischio di confusione, la comparazione dei segni in conflitto deve basarsi sull'impressione generale da essi prodotta, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.

I marchi oggetto della comparazione non contengono elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi rispetto ad altri.

I marchi oggetto della comparazione non contengono elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più dominanti (ovvero dotati di maggiore impatto visivo) rispetto ad altri.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

Ad avviso dell'opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall'opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto “Valutazione globale”).

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Pubblico di riferimento – livello di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti sia al grande pubblico che destinati a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.

In tal senso laddove ad esempio strumenti cronometrici o gioielleria possono esser diretti al grande pubblico o a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale, vi sono altri prodotti quali ad esempio lancette per orologi, orologi atomici o bilancieri (gioielleria) che sono diretti esclusivamente ad una clientela specializzata.

Il livello di attenzione varierà da medio ad alto per quasi tutti i prodotti, poiché ad esempio qualora il costo di un gioiello dovesse essere di poche decine di euro il livello di attenzione sarà medio, laddove nel caso in cui il prezzo fosse di migliaia di euro il livello sarà certamente elevato, giacché si tratterà di un acquisto infrequente e di costo elevato.

Quando il livello di attenzione può variare da medio ad alto a seconda delle circostanze la Divisione d’Opposizione deve considerare che il livello di attenzione del pubblico sarà quello di grado inferiore fra quelli identificati, pertanto il livello di attenzione da considerare nel presente caso è quello medio. (v. per analogia sentenza del 16 settembre 2009, T-221/06, “Bebimil”, punti 40)

Ciò premesso, si deve rilevare che nel caso di metalli preziosi (es. oro e/o platino) e pietre preziose il livello di attenzione sarà alto poiché si tratta di prodotti che hanno un costo elevato e sono inoltre spesso destinati a professionisti che sulla base degli stessi realizzano particolari creazioni di gioielleria. Nel caso in cui il consumatore finale dovesse essere il grande pubblico il livello di attenzione sarà comunque elevato in virtù del costo e del fatto che l’acquisto rientra nella categoria di acquisti infrequenti in cui il livello di attenzione è normalmente elevato.

f) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

Secondo il principio di interdipendenza una maggiore somiglianza fra i marchi può compensare una minore somiglianza fra i prodotti e servizi e viceversa (si veda sentenza del 29 settembre 1988, C39/97 ‘Canon’ punto 17).

Come menzionato nel punto b) i marchi sono simili nella misura in cui coincidono nel termine ‘BROS’.

La differenza concettuale attribuibile alla “&”, invece di diminuire il livello di somiglianza fra i segni, nel presente caso lo aumenta.

Deve rilevarsi che poiché tale lettera verrà percepita da una parte rilevante del pubblico consumatore come l’indicazione di un’associazione o partnership fra due entità, il pubblico scomporrà istintivamente il marchio in ‘ K & Bros”.Se così, la già ragguardevole somiglianza fra i marchi si vedrà amplificata, poiché nella percezione del consumatore il termine ‘Bros’ del marchio impugnato sarà percepito come un termine a se stante.

Si deve inoltre rilevare che il consumatore che non ha presenti entrambe i segni al momento dell’atto dell’acquisto, ma decide sulla base di una memoria incompleta ed incerta, sarà indotto a dare più peso alle somiglianze, nel presente caso costituite dal termine ‘Bros’, piuttosto che alle differenze dei segni, generando così una sicura associazione o richiamo reciproco che non è adeguatamente controbilanciato dalle differenze concettuali e nemmeno visive o fonetiche dei segni a confronto.

Se a quanto sopra si aggiunge che i prodotti sono identici non si può non concludere, alla luce del menzionato principio d’interdipendenza, nel senso di un rischio di confusione.

L’elevato livello di attenzione che il pubblico presterà nel caso di alcuni dei prodotti a confronto non sarà sufficiente ad evitare il rischio di confusione poiché, come menzionato dalle Commissioni di Ricorso (si vedano decisioni del 6 settembre 2010 R- 1419/2009-4 ‘Hasì e del 26 febbraio 2010 R 1562/2008-2 ‘victory slims’ punto 51), un elevato livello di attenzione non comporta automaticamente l’esclusione del rischio di confusione. Tutti i fattori del caso debbono essere considerati. Nello specifico quando vi ad esempio è un elevato grado di somiglianza o l’identità fra i marchi e/o i prodotti e servizi, l’elevato livello di attenzione del pubblico non può essere invocato per argomentare l’assenza del rischio di confusione.

Considerato quanto precede, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio di marchio italiano n. 1 482 068 deve considerarsi fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Dal momento che l’opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo dovuto all’uso intensivo fattone dall’opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

Poiché il diritto anteriore italiano n. 1 482 068 porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente (v. sentenza del 16/09/2004, T-342/02, “Moser Grupo Media”).

 

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMC, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall'opponente nel corso del procedimento.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3, 6 e 7, lettera d), punto i) REMC, le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

La Divisione d’Opposizione

Asta LUKOSIUTE

Michele M. BENEDETTI - ALOISI

 Maria Luce CAPOSTAGNO

 Ai sensi dell'articolo 59 RMC, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMC, il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 800 EUR è stata pagata.

L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMC, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (articolo 2, punto 30, RTMC).

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