EUIPO 03/05/2017 (R 1306/2016-2) [Marchio UE - Registrazione del marchio denominativo VSL#3]

DECISIONE della Seconda Commissione di ricorso del 3 maggio 2017

Nel procedimento R 1306/2016-2

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Mendes SA

Via Giacometti, 1 - 6900 Lugano - Svizzera

Richiedente la decadenza / Ricorrente

rappresentata da Guido Carpineti, Via Tanaro 24, 00198 Roma, Italia

contro

Actial Farmaceutica S.r.l.

Viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma, Italia

Titolare del MUE / Resistente

rappresentata da Con Lor SpA, Via Renato Fucini, 5, 20133 Milano, Italia

 

RICORSO concernente il procedimento di decadenza n. 9 781 C (registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 1 437 789)

LA SECONDA COMMISSIONE DI RICORSO

composta da T. de las Heras (Presidente), C. Negro (Relatore) e C. Govers (Membro) Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

Sintesi dei fatti

1 Con domanda depositata in data 23 dicembre 1999, Mendes s.u.r.l. chiedeva la registrazione del marchio denominativo

 

VSL#3

per i seguenti prodotti:

Classe 5 − Prodotti farmaceutici, veterinari e igienici; sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per bebè; nutraceuticals; integratori alimentari.

2 In data 24 luglio 2000 la domanda di marchio veniva pubblicata dall’Ufficio e in data 5 luglio 2001 ne veniva concessa la registrazione.

3 Con atto di cessione trascritto dall’Ufficio in data 1 aprile 2004, Mendes s.u.r.l. trasferiva la registrazione del marchio a Actial Farmacêutica Lda, che a sua volta lo trasferiva a Actial Farmaceutica S.r.l. (“la titolare”) con atto di cessione trascritto il 2 dicembre 2016.

4 In data 8 settembre 2014, Mendes SA (“la richiedente”) presentava una domanda di decadenza relativamente a tutti i prodotti summenzionati.

5 La domanda di decadenza si fondava sui motivi previsti dall’articolo 51, paragrafo 1, lettera b) e c) RMUE.

6 Con decisione del 2 giugno 2016 (“la decisione impugnata”), la divisione Annullamento respingeva integralmente la domanda di nullità (rectius: decadenza). Le ragioni della divisione Annullamento possono essere riassunte come segue:

Osservazioni preliminari sulle prove presentate dalla richiedente

– Contrariamente a quanto invocato dalla titolare, la documentazione fornita a sostegno della domanda di decadenza è ammissibile, in quanto tempestivamente presentata e debitamente tradotta nella parti rilevanti entro il termine all’uopo previsto.

– Per completezza, sebbene la titolare non abbia sollevata la questione, si nota che gli estratti dei brevetti redatti in lingua inglese (Allegato S) non sono stati tradotti in lingua italiana. Tuttavia, nella fattispecie, tenuto conto che la mancanza di tali traduzioni non pregiudica la posizione della titolare nell’esito del presente procedimento, e che in tali documenti il marchio contestato è accompagnato da termini inglesi di uso comune, la divisione Annullamento valuterà la portata di detta documentazione nel prosieguo della decisione.

 

Articolo 51, paragrafo 1, lettera b), RMUE

– La richiedente deve dimostrare che il marchio contestato è divenuto una denominazione generica utilizzata nel commercio per prodotti farmaceutici, veterinari e igienici; sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per bebè; nutraceuticals; integratori alimentari in classe 5 nel periodo intercorrente fra la data di registrazione del marchio (05/07/2001) e il deposito della domanda di decadenza (08/09/2014).

– Sotto il profilo della fattispecie oggettiva, occorre verificare come il pubblico di riferimento percepisce il marchio in esame, ovvero quale significato attribuisce alla dicitura VSL#3. In particolare, il quesito è se il pubblico di riferimento sia consapevole che i prodotti commercializzati con il marchio VSL#3 provengono da un’unica impresa o se percepisca il segno come il nome generico dei prodotti stessi.

– Nelle sue osservazioni, la richiedente adduce che il pubblico di riferimento è costituito (i) dalla comunità medico-scientifica; (ii) dagli operatori professionali che concorrono alla commercializzazione del prodotto e (iii) dal pubblico costituito da pazienti affetti da talune specifiche malattie. Per contro, la titolare osserva che i prodotti a marchio VSL#3 sono integratori dietetici, i quali, poiché non soggetti a prescrizione medica, sono destinati unicamente al consumatore finale.

– Nel caso di specie, premesso che il pubblico di riferimento va valutato rispetto ai prodotti per i quali il marchio è registrato, tale pubblico è costituito sia dal consumatore finale sia dal professionista del settore medico. Dalla giurisprudenza risulta che nel caso delle preparazioni farmaceutiche il grado di attenzione del pubblico di riferimento è relativamente alto, indipendentemente dal fatto che siano vendute o meno su prescrizione medica.

– Il marchio UE registrato della titolare gode di una presunzione di validità.

Pertanto, è onere della richiedente dimostrare che il segno sia divenuto una denominazione generica utilizzata nel commercio per i prodotti contestati in classe 5. L’eventuale esistenza di designazioni alternative per i prodotti in oggetto è irrilevante poiché non può incidere sulla constatazione della perdita del carattere distintivo di tale marchio come conseguenza della trasformazione di quest’ultimo in generica denominazione commerciale.

– La richiedente sostiene che il marchio VSL#3 è utilizzato come termine generico dai professionisti del settore medico e dai consumatori finali per indicare un particolare principio attivo di una specifica miscela di batteri lattici. La richiedente ha versato agli atti ampia documentazione comprensiva di articoli e pubblicazioni scientifiche internazionali ed estratti di brevetti registrati negli Stati Uniti d’America.

– Secondo la titolare, il segno VSL#3 è utilizzato come marchio per contraddistinguere un integratore probiotico. A detta della titolare, VSL#3 è una dicitura di fantasia che distingue prodotti a base di bifidobacterium e lactobacillus, che sono i nomi generici corrispondenti ai batteri presenti nel prodotto. La titolare osserva che il MUE contestato non figura in alcun dizionario scientifico, né è mai stato classificato come denominazione generica e, inoltre, non è ricompreso nella lista dei principi attivi farmaceutici elaborata dall’International Nonproprietary Names (INN). In sostanza, secondo la titolare, la documentazione della richiedente, che è indirizzata esclusivamente ad un pubblico altamente specializzato e non ai consumatori finali, mostra che il segno VSL#3 è utilizzato in funzione distintiva per contraddistinguere un integratore probiotico che contiene otto diversi ceppi di batteri lattici vivi.

– La divisione Annullamento concorda con la titolare che la documentazione prodotta della richiedente è diretta, prevalentemente, alla parte di pubblico con conoscenze nel settore della ricerca medica e, in particolare, sui probiotici. Dalle prove fornite dalla richiedente, emerge che la dicitura in esame è citata in numerosi articoli scientifici pubblicati tra il 2000 e il 2014 e in brevetti depositati negli Stati Uniti d’America tra il 2007 e il 2014. Il materiale probatorio della richiedente, per contro, non indica come il consumatore finale (i.e. i pazienti) percepisca il marchio VSL#3.

– La percezione del consumatore finale ricopre un ruolo fondamentale nella valutazione del carattere distintivo di un marchio, in quanto l’attività commerciale ha come obiettivo l’acquisto di un prodotto o di un servizio da parte dell’utilizzatore finale. Nel pubblico di riferimento di cui va tenuto conto per valutare se un marchio sia divenuto la generica denominazione commerciale dei prodotti per i quali è stato registrato rientrano innanzitutto i consumatori finali. Il peso della percezione degli operatori professionali aumenterebbe quando, a seconda delle caratteristiche del mercato di riferimento, essi esercitino un’influenza determinante sulla decisione d’acquisto del consumatore finale, come nel caso di farmacisti e medici con riguardo ai medicinali soggetti a prescrizione.

– Nel presente caso, le prove fornite dalle parti concernono preparati probiotici destinati alla cura di patologie gastrointestinali. Sebbene da tali prove non sia possibile determinare se la prescrizione medica è necessaria per l’acquisto di tali prodotti, dal contenuto delle pubblicazioni fornite appare che le persone affette da suddette patologie possano avvalersi della consultazione di un medico o di uno specialista nelle terapie a base di probiotici. Pertanto, un’influenza da parte dei primi sulla decisione d’acquisto dei prodotti della titolare non può essere esclusa. Ad ogni modo, in base alla giurisprudenza, il pubblico generale non può essere escluso dal pubblico di riferimento, anche nel caso di prodotti farmaceutici per la cui vendita ai consumatori finali nelle farmacie è richiesta una prescrizione medica. Infatti, sebbene la scelta di utilizzare tali prodotti possa essere influenzata da intermediari, la percezione del pubblico generale assume rilievo, poiché il consumatore finale viene in contatto con detti prodotti durante la fase di acquisto. Pertanto, nella fattispecie, assume rilevanza la percezione sia dei professionisti del settore sanitario sia del pubblico generale.

– Su questo punto si rileva che l’unica parte del pubblico a cui la documentazione della richiedente si riferisce è quella costituita dagli specialisti del settore.

– Il materiale probatorio fornito contiene vari riferimenti alla denominazione in esame. La vasta maggioranza delle pubblicazioni scientifiche correla il segno VSL#3 a una preparazione probiotica contenente otto ceppi batterici (un Streptococcus thermophilus, quattro Lactobacillus, tre Bifidobacterium) utilizzata nelle terapie per patologie gastrointestinali. Gli studi presenti nelle pubblicazioni si focalizzano, essenzialmente, sui metodi di dosaggio, l’efficacia e le controindicazioni di tale preparazione probiotica.

– Tuttavia, tali documenti non consentono alla divisione Annullamento di acclarare che il MUE contestato sia divenuto denominazione generica per i prodotti per i quali è registrato.

– In primo luogo, si osserva che una parte degli articoli (Allegati B, C, G, H, M, R-5, R-18, R-27, R-42, R-51, R-53, R-56, R-58, R-68, R-69, R-74) collega la dicitura VSL#3 alle società VSL Pharmaceuticals, Inc., Sigma Tau Pharmaceuticals, Inc. e CD Pharma India, menzionate tra parentesi subito dopo il marchio. Un siffatto uso suggerisce al lettore un collegamento tra il segno contestato e un’origine commerciale (che possa questa essere la medesima titolare o imprese ad essa collegate) e, di conseguenza, mostra che il marchio, in tali documenti, esercita la sua funzione d’origine commerciale.

– In merito agli estratti dei brevetti, conviene rilevare (nonostante la mancata traduzione dei medesimi) che una parte di essi indica il MUE contestato VSL#3 come “commercial probiotic mixture” (registrazione n. PCT/EP2010/064304), “a product” (deposito n. 43385150), “the best known product” (registrazione n. PCT/US2010/061758), “commercial probiotic formulation” (registrazione n. PCT/EP2011/051170), “VSL#3 (VSL Pharma)” (deposito n. 20140335066) e “VSL#3 is the trademark for a probiotic preparation” (deposito n. 12/001603). Sebbene non siano presenti le corrispondenti traduzioni in italiano, appara evidente che la dicitura VSL#3 non sia utilizzata come denominazione generica, ma indichi uno specifico prodotto presente nel mercato.

– Inoltre, in aggiunta ai predetti documenti, occorre anche considerare gli estratti da Internet forniti dalla titolare - www.fermentolattico.it (Documenti 1 e 2), www.nps.org.au (Documento 3), www.drugs.com (Documenti 5 e 6), www.trovaprezzi.com (Documento 10) - e l’articolo “Probiotics for GI Health in 2012: Issues and Updates” (Documento 9), nei quali il segno VSL#3 è indicato come il “brand” di un integratore probiotico.

– In secondo luogo, dal contenuto dei rimanenti articoli della richiedente non è chiaro se la dicitura sia utilizzata per indicare il nome di una “preparazione probiotica” oppure, come sostiene la richiedente, la composizione della stessa ovvero la sostanza contenuta al suo interno (si citano, a titolo di esempio, alcuni estratti degli Allegati B, D, E, I, O, R-1, R-3, R-30, R-44). La grande maggioranza delle pubblicazioni cita gli otto ceppi batterici contenuti nella preparazione probiotica VSL#3, lasciando intendere che essi siano gli ingredienti del prodotto. Di conseguenza, se da un lato in alcune parti i testi scientifici esaminati citano la dicitura VSL#3 come una particolare preparazione/miscela probiotica, non è possibile escludere che essi, dall’altro, si riferiscono ad essa come il nome di un prodotto medico presente nel mercato.

– Nella fattispecie, il quadro che si è delineato davanti alla divisione Annullamento non consente di acclarare che è prassi consolidata da parte degli specialisti del settore usare il marchio VSL#3 per designare i prodotti per i quali è stato registrato. Inoltre, a compensazione di tale insufficienza di prove, i documenti della richiedente non contengono indicazioni sulla percezione del consumatore finale, il quale, sebbene si possa avvalere della consultazione dei professionisti del settore, costituisce parte del pubblico rilevante.

– In merito agli argomenti della richiedente sul nesso causale tra la perdita di capacità distintiva del marchio e l’attività o l’inattività del titolare, posto che le argomentazioni della richiedente non sono sufficienti a stabilire che il marchio sia divenuto la generica denominazione commerciale dei prodotti contestati, manca il presupposto oggettivo necessario alla valutazione del profilo soggettivo della fattispecie di cui all’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

– Per completezza, le questioni inerenti al passaggio di titolarità del marchio contestato, dei rapporti pregressi tra il gruppo societario di cui la titolare è parte e il Prof. De Angelis (sic), così come dell’eventuale deposito o uso della richiedente di marchi contenenti l’elemento VSL#3, esulano dalla portata del presente procedimento.

– Alla luce di quanto sin qui esposto, in mancanza di prove sufficienti a dimostrare che il marchio VSL#3 sia divenuto denominazione generica per i prodotti contestati, occorre concludere che il motivo di decadenza di cui all’articolo 51, paragrafo 1, lettera b) RMUE non è applicabile.

 

Articolo 51, paragrafo 1, lettera c), RMUE

– L’inganno nella mente dei consumatori non deve derivare dal marchio in sé, bensì dall’uso concreto fattone dal suo titolare. Incombe a chi ne richiede la decadenza l’onere di dimostrare in quale modo tale uso sia stato ingannevole, “particolarmente, circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei prodotti”.

– Si deve osservare, innanzitutto, che l’inganno o il rischio d’inganno del pubblico cui la richiedente fa riferimento presuppone l’esistenza di un collegamento tra la dicitura VSL#3 e le caratteristiche dei prodotti contestati e, in particolare, che il pubblico di riferimento percepisca il segno VSL#3 come il principio attivo dei prodotti contraddistinti dal marchio. Infatti, la richiedente sostiene che qualora la titolare intendesse contraddistinguere una miscela di batteri lattici diversa da quella notoriamente indicata dal pubblico di rifermento come principio attivo VSL#3, si determinerebbe un grave pregiudizio ai danni del consumatore, in quanto quest’ultimo penserebbe di acquistare un prodotto diverso da quello desiderato e senza le caratteristiche che fanno del VSL#3 un principio attivo destinato alla cure di determinate patologie.

– Nel presente caso, le prove dedotte sul rischio di uso ingannevole del marchio sono le medesime esaminate per il motivo di decadenza di cui all’articolo 51, paragrafo 1, lettera b) RMUE. Si è già rilevato che il segno in esame non è utilizzato come denominazione generica nel commercio in relazione ai prodotti contestati.

– Parimenti, il materiale probatorio della richiedente non suggerisce che la dicitura VSL#3 contenga alcuna indicazione circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei prodotti in classe 5. Il marchio è, infatti, una sequenza di caratteri priva di ogni correlazione con i prodotti della titolare. La richiedente sostiene che il MUE contestato sia l’acronimo dell’espressione “Very Safe Lactobacilli”. Tuttavia, tale tesi non è corroborata da alcuna prova documentale.

– Il marchio non consiste pertanto in un'indicazione sufficientemente specifica delle caratteristiche dei prodotti designati dal marchio, come richiesto dalla giurisprudenza di cui sopra. In altre parole, il marchio, di per sé, non trasmette alcun messaggio che possa dar luogo a un inganno effettivo o a un rischio sufficientemente grave d’inganno del consumatore.

– Si rileva, infine, che le prove della richiedente non contengono riferimenti sull’uso del marchio nel mercato da parte della titolare.

– Alla luce di quanto sopra, la divisione Annullamento ritiene che i suddetti estratti non soddisfino l’onere di dimostrare l’uso ingannevole del MUE contestato da parte della titolare e che, nella documentazione prodotta dalla richiedente, non vi sia alcuna indicazione mendace circa la natura, qualità e provenienza geografica dei prodotti, rispetto all’elenco dei prodotti del marchio.

– Pertanto, le argomentazioni della richiedente non possono essere accolte e la causa di decadenza invocata deve essere respinta.

7 In data 19 luglio 2016, la richiedente presentava ricorso avverso la decisione impugnata. L’Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 29 settembre 2016. Il 28 ottobre 2016 l’Ufficio riceveva la traduzione di alcuni documenti allegati alla memoria di ricorso (i.e. estratti degli Allegati D, G e H).

8 La titolare del MUE formulava osservazioni in risposta il 5 gennaio 2017. Il 20 gennaio 2017 l’Ufficio riceveva la traduzione di un documento allegato alle osservazioni in risposta (i.e. Allegato 2).

 

Conclusioni e argomenti delle parti

9 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue:

Volgarizzazione

– Prima del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, il termine VSL#3 era un acronimo utilizzato, sia pure in un ambito scientifico e di ricerca molto ristretto, per indicare varie miscele batteriche con comprovato carattere di innovazione ed effetti benefici per la cura di particolare patologie, in particolare dell’apparato gastrointestinale, e ciò con

il significativo e sostanziale contributo tecnico-scientifico e professionale del Prof. De Simone. Quindi, da un punto di vista scientifico, VSL#3 era in uso per diversi prodotti caratterizzati dalla “safety” dei lattobacilli e dei 3 ceppi di bifidobatteri. Invero, VSL#3 è l’acronimo di “Very Safe Lactobacilli”, mentre il simbolo # significa “numero” e 3 si riferisce a una specie di bifidobacteria. In merito (a) all’utilizzo del termine VSL#3 (scritto talora anche come VSL-3 o VSL3) in data antecedente a quella di deposito del marchio contestato, nonché (b) alla riconducibilità della dicitura all’acronimo sopra indicato, si chiede all’Ufficio di procedere alla audizione dei testimoni Prof. Vito Trinchieri e Prof. Gino Santini, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 78, paragrafo 1, lettera d) RMUE nonché della regola 57, paragrafo 1 REMC. Si fa inoltre riferimento alla documentazione presentata e si allega un ulteriore documento al riguardo (Allegato A).

– La titolare del marchio contestato non detiene diritti proprietari circa la fonte del prodotto, né detiene il know-how della produzione. In ogni caso è da escludersi che il segno distintivo sia stato frutto di uno sforzo di fantasia da parte della titolare (una royalty company), che lo ha acquistato da terzi (si allega al riguardo un ulteriore documento: Allegato B) , così come è pacifico che detto segno non abbia uno specifico “potere individuante”, tipico dei segni di fantasia, mentre risulta evidente l’aderenza concettuale tra il segno distintivo e il prodotto da esso attualmente contraddistinto. Laddove tale circostanza fattuale non fosse ritenuta provata dall’Ufficio, si chiede l’audizione, quale testimone, del Prof. De Simone ai sensi e per gli effetti dell’art. 78, paragrafo 1, lettera d) RMUE.

– La divisione Annullamento sembra non aver tenuto debitamente conto della definizione di “principio attivo”: se, come provato (v. documento ri- depositato come Allegato C), il principio attivo è la sostanza o il mix di sostanze che, se utilizzato per la fabbricazione, diventa ingrediente attivo dotato di attività farmacologica o curativa, allora denominare e/o qualificare la dicitura VSL#3 come miscela o preparazione o preparato probiotico con effetti curativi, di per sé significa denominare il principio attivo, giammai può significare riferirsi al prodotto commerciale o al nome di esso. Quale ulteriore controprova vi è la non indifferente circostanza che nessun prodotto concorrente e/o succedaneo del prodotto in questione può vantare oltre centosettanta pubblicazioni scientifiche a livello mondiale che citano il principio attivo nel titolo senza indicazione del simbolo ® o ™ nonché numerosi brevetti statunitensi.

– Il pubblico di riferimento è costituito (i) dalla comunità medico-scientifica; (ii) dagli operatori professionali - in primis, dai medici e (iii) in misura assai marginale dal consumatore finale. Quest’ultimo pertanto non può essere messo sullo stesso piano dei primi due. Il pubblico di riferimento è, principalmente, il medico che prescrive il prodotto composto da ceppi specifici e non casuali e lo fa sulla base (i) di una pubblicistica specialistica elaborata dalla comunità scientifica che la titolare non ha in alcun modo contributo a creare, in particolare con riguardo alle c.d. “Linee-Guida” (Allegato D) e (ii) degli informatori scientifici o medico-scientifici, vale a dire di operatori professionali che illustrano ai medici (tipicamente non specialisti) azione, vantaggi e controindicazioni del prodotto. I distributori del prodotto attuano le attività di promozione delle vendite nei confronti di medici tramite informatori scientifici, non nei confronti dei consumatori/pazienti (a differenza di quanto accade con altri probiotici in commercio, che sono oggetto di pubblicità e/o propaganda e/o attività di marketing direttamente al pubblico tramite televisione, giornali, riviste).

– Non vi è dubbio alcuno, sulla base della documentazione probatoria acclusa (tra cui l’Allegato E ai motivi di ricorso), che per medici, comunità medico- scientifica e informatori scientifici, il marchio contestato sia divenuto denominazione abituale nel commercio e ciò a causa dell’inattività della titolare, che non ha assunto alcuna azione presso la comunità scientifica e/o gli operatori professionali e/o gli utilizzatori finali al fine di contestare l’uso della dicitura VSL#3 senza il simbolo simbolo ® o ™. Quanto ai pazienti che acquistano il prodotto dietro prescrizione medica (la stragrande maggioranza), essi non compiono alcuna scelta di acquisto e, dunque, non percepiscono l’utilità dell’informazione correlata al marchio (di cui vengono a conoscenza dopo l’emissione della prescrizione obbligatoria) e, del resto, il marchio contestato non segnala loro la provenienza del prodotto da un’azienda piuttosto che un’altra. In considerazione delle centinaia di prodotti probiotici disponibili e propagandati al pubblico, i pazienti che acquistano il prodotto spontaneamente per la prima volta senza prescrizione o suggerimento medico costituiscono una frazione NON significativa del pubblico di riferimento “consumatori” ed in ogni caso solitamente dietro suggerimento del farmacista. Va anche sottolineato che il prodotto per le sue caratteristiche NON è mai esposto in farmacia, ma tenuto refrigerato e quindi il marchio non ha alcuna funzione (perché non visibile) all’acquisto “spontaneo” da parte del consumatore.

– È dunque necessario che il principio attivo (VSL#3) sia libero dal vincolo del marchio VSL#3® in modo che sia il soggetto professionale che provvede alla prescrizione, sia il consumatore possano identificare prodotti alternativi a costo minore ma aventi lo stesso principio attivo disponibili sotto un marchio diverso.

Decettività sopravvenuta

– Come abbondantemente comprovato (Allegati F-G-H-I-J), il pubblico di riferimento, vale a dire comunità scientifica, operatori professionali e pazienti, è palesemente fuorviato in quanto convinto, rispettivamente, di riferirsi scientificamente/promuovere/prescrivere/acquistare un prodotto frutto di copiosi studi scientifici e sperimentato nel corso di un uso terapeutico che risale ai primi anni 90’; di contro, si riferisce/promuove/prescrive/acquista un nuovo prodotto nettamente diverso dalla formulazione originaria, di qualità significativamente inferiore a quello originario, e i cui eventuali effetti negativi non sono stati ad oggi mai studiati e sperimentati. Ne consegue l'indiscutibile decettività acquisita dal marchio contestato.

– Tale situazione deriva dal fatto che la titolare, dal secondo semestre 2014 circa, non dispone più della fonte del prodotto. Ciò significa che la titolare non può più garantire in alcun modo la corrispondenza del prodotto a quello in origine commercializzato con il marchio VSL#3 (in particolare, il concetto di “VerySafeLactobacilli” non è più applicabile al prodotto modificato), e ciò appare particolarmente rilevante se si tiene presente che si tratta, come ampiamente dimostrato dalla voluminosa letteratura scientifica in atti, di un prodotto dietetico avente un’attività terapeutica.

– Si richiede, inoltre, che venga disposta l’audizione del Prof. De Simone quale testimone in merito alla prova di tali circostanze.

– Vi è infine un altro evidente effetto distorsivo e contrario al diritto, che si sostanzia nella circostanza che un qualunque operatore imprenditoriale, diverso dalla titolare (Actial), che disponesse, sulla base di legittimi accordi, della licenza all’uso del know-how e, dunque, della formulazione originaria del prodotto de quo, non potrebbe far riferimento alla copiosa letteratura scientifica avente per oggetto tale formulazione in quanto si troverebbe la strada sbarrata dal marchio contestato, peraltro usato indebitamente in funzione di principio attivo, neppure per una eventuale autorizzazione all’immissione in commercio. Al contrario, la titolare, pur avendo modificato profondamente le caratteristiche biologiche del prodotto, può continuare a far riferimento e a sfruttare la letteratura scientifica che riguarda una formulazione nettamente diversa da quella attualmente commercializzata.

– In particolare, tenendo conto delle peculiarità del settore farmaceutico, risulta chiara la ratio della normativa che vieta di monopolizzare denominazioni generiche e indicazioni descrittive delle caratteristiche del prodotto: il rischio che si vuole evitare è di interesse generale, ovvero che il monopolio sul segno possa trasformarsi in un monopolio sul prodotto/principio attivo. Vi sono inoltre ragioni di salvaguardia del diritto all’informazione del consumatore nonché a tutela della salute.

10 Gli argomenti presentati in risposta al ricorso possono essere sintetizzati come segue:

– A titolo di premessa, si ricorda che il marchio contestato da Mendes S.A. è stato depositato in data 23 dicembre 1999 dalla società italiana Mendes s.u.r.l. la quale, nel 2004, ha trasferito la titolarità del marchio contestato a Actial Farmacêutica Lda, con sede in Madeira (Portogallo) ora trasferitasi in Italia e per effetto di detto trasferimento rinominata ACTIAL Farmaceutica Srl. Si fa presente che amministratore unico di Mendes s.u.r.l. ai tempi della cessione in favore dell’attuale titolare era il prof. De Simone, soggetto interessato all’uso del marchio contestato, legato alla richiedente e autore di alcuni dei (nuovi) documenti depositati dalla controparte. Sempre il De Simone è stato altresì “manager” di ACTIAL Farmacêutica Lda fino al 2014. E ancora il De Simone è il soggetto evidentemente richiamato nel marchio nazionale svizzero n. 659675 VSL3 by De Simone depositato proprio nel 2014 dalla richiedente e che è stato oggetto dell'inibitoria all’uso da parte del Tribunale di Appello di Lugano.

– Con riguardo ai nuovi documenti presentati dalla richiedente in sede di ricorso, se ne eccepisce preliminarmente l’inammissibilità e la tardività. Peraltro, diversi documenti sono redatti in lingua diversa dalla lingua di procedura (cfr. gli Allegati A, C1, D, F, G, H, e J) mentre la richiedente ha depositato la (parziale, libera e non esaustiva) traduzione dall’inglese all’italiano solo di alcuni dei documenti prodotti in lingua inglese. In particolare, la richiedente ha depositato la traduzione delle parti dalla medesima ritenute rilevanti dei soli Allegati D, G e H. Anche qualora dunque la Commissione ritenesse ammissibili e rilevanti le nuove produzioni, gli allegati A, C1, F e J non potranno, mancando le relative traduzioni, essere presi in considerazione. I documenti allegati alla memoria di ricorso non sono altresì identificati in modo chiaro e secondo le indicazioni fornite dalla cancelleria stessa, rendendo praticamente impossibile rintracciare le parti dei testi tradotte all'interno dei documenti originali così come identificare i singoli allegati che, nella maggior parte dei casi, non sono nemmeno provvisti di riferimento identificativo.

– Con riferimento alle due ipotesi di decadenza fatte valere dalla richiedente, si conferma in toto la posizione della divisione Annullamento, aggiungendo quanto segue.

– Con riguardo all’ipotesi di decadenza per volgarizzazione, si evidenzia che non esistono in commercio probiotici (questo è il termine generico) denominati VSL#3, se non il VSL#3 commercializzato dalla titolare del marchio contestato o da società alla stessa legate. La controparte, che pur ha depositato una copiosa documentazione, non è riuscita dimostrare che VSL#3 è usato nel commercio come indicazione generica, non avendo dato prova che altri (nemmeno un concorrente!) utilizzino il segno per identificare ceppi probiotici. Viceversa, la titolare ha dimostrato che nell’unico caso in cui era stato utilizzato il marchio da terzi, tale uso è stato bloccato e inibito dall’Autorità Giudiziaria svizzera (cfr. allegato n. 1 alla memoria del 17 febbraio 2016). Ciò basterebbe per rigettare il ricorso avversario sulla richiesta di decadenza per volgarizzazione.

– Per scrupolo difensivo, si fa ulteriormente presente che la grande maggioranza della documentazione prodotta dalla richiedente collega la dicitura VLS#3 al prodotto commercializzato dalla titolare, o con il suo consenso, riportando la dicitura ®, o collegando la dicitura alle società VSL Pharmaceuticals Inc., Sigma-Tau Pharmaceuticals e CD Pharma India (tutte società appartenenti al medesimo Gruppo o legate a ACTIAL da vincoli contrattuali); e che l’eventuale percezione della comunità scientifica (professori universitari, ricercatori e inventori) è del tutto irrilevante nella valutazione della volgarizzazione, dato che la comunità scientifica non interviene certo “nel commercio”, a differenza dei concorrenti.

– Richiamando il Tribunale di Milano nella nota vicenda relativa al marchio Aspirina (sentenza 9 giugno 2005, confermata da App. Milano, 30 marzo 2010, in Riv. Dir. ind., 2010, II, 223), un marchio non può divenire la denominazione abituale nel commercio, e quindi essere dichiarato volgarizzato, se l’unico soggetto che usa, nel commercio e nel territorio considerato, il marchio è e rimane solo il suo titolare.

– Prova ulteriore della permanenza della capacità distintiva e dell’uso esclusivo è fornita dall’elenco degli integratori pubblicato sul sito del Ministero della Salute italiano: gli unici prodotti comprendenti la denominazione VSL#3 sono prodotti –ancora una volta- riconducibili alla titolare. VSL#3 non rientra invece nella lista dell’International Non proprietary Names (INN), richiamati anche nelle Guidelines EUIPO.

– Del resto, benché non sia necessario procedere alla valutazione delle condizioni soggettive della volgarizzazione nel caso in cui, come quello che qui ci occupa, deve ritenersi esclusa, nel mercato europeo, la oggettiva volgarizzazione del segno, si deve evidenziare come ogni forma di uso del segno effettuato dalla titolare o con il suo consenso è sempre abbinata all’apposizione del simbolo ® (si veda proprio l’Allegato E, prodotto da controparte).

– E’ certo inoltre che - dal punto di vista soggettivo - con l’espressione “inattività del titolare del marchio” la norma sulla volgarizzazione intende riferirsi a quelle ipotesi in cui il titolare, nonostante un uso commerciale del segno da parte di terzi, non sia intervenuto per porre fine all’uso appunto commerciale non consentito. E si è dimostrato che in tali ipotesi la titolare ha tempestivamente agito in giudizio.

– Concludendo, per aversi decadenza per volgarizzazione occorre che la capacità distintiva si sia oggettivamente perduta presso tutte le cerchie rilevanti e quindi soprattutto a livello delle cerchie commerciali e nella percezione del consumatore di riferimento e che si tratti di perdita integrale di capacità distintiva e non invece di mero indebolimento o perdita di capacità distintiva per una percentuale soltanto delle cerchie rilevanti: in questa prospettiva l’accertata sopravvivenza di una percezione come marchio tra i consumatori e gli utilizzatori finali e gli operatori del settore esclude la volgarizzazione anche se vi sia una concomitante percezione del segno come termine generico nelle pubblicazioni scientifiche.

– Con riguardo all’ipotesi di decadenza per decettività sopravvenuta , l’inganno deve cadere sulle caratteristiche (natura, qualità o provenienza) dei prodotti rivendicati non certo sul “presunto peggioramento qualitativo”, lamentato dalla controparte attraverso pubblicazioni o dichiarazioni di veramente dubbia oggettività. Gli Allegati I, J e H sono redatti o riconducibili al Prof. De Simone, che ha un evidente interesse nell’impedire alla titolare di usare il marchio VSL#3 che a suo tempo le aveva ceduto. Con riguardo, inoltre, all’allegato H (dichiarazione giurata resa, sempre dal prof. De Simone, nel corso di un procedimento presso la Corte Distrettuale del Maryland, U.S.A.), si fa presente che, nonostante tale dichiarazione, l’ordinanza cautelare (allegato 2) emessa dalla Corte del Maryland in data 20 giugno 2016 ha intimato al De Simone stesso e a una società a questi correlata una serie di limitazioni e di inibizioni all’uso del marchio VSL#3 (si noti che la corte usa nell'ordinanza il termine trademark= “marchio”).

– Peraltro, con riferimento alle affermazioni della richiedente secondo cui il prodotto VSL#3 sarebbe cambiato nella formulazione e nella sua efficacia, la giurisprudenza sulla decettività sopravvenuta è concorde nel ritenere che il titolare del marchio ha il diritto di mutare nel corso del tempo le caratteristiche dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio registrato. Si richiama al riguardo proprio la giurisprudenza della Commissione dei ricorsi. La dottrina e la giurisprudenza ritengono inoltre concordemente che, anche in caso di mutamento di caratteristiche essenziali, il titolare del marchio può paralizzare la decadenza fornendo idonee “informazioni”. Si osservi in proposito che le confezioni degli integratori a marchio VSL#3 forniscono ogni necessaria informazione circa il contenuto degli integratori a marchio VSL#3, i quali contengono, anche nella nuova formulazione, 8 diversi ceppi di batteri lattici vivi (della stessa identica specie, rispetto alla precedente formulazione, anche se di diversa origine).

– Si richiede infine il diniego dell'audizione quale testimone del Prof. De Simone in quanto invocato nella qualità di teste, ma in realtà parte interessata e direttamente coinvolta nella vicenda. La formulazione stessa dei quesiti appare palesemente faziosa e chiaramente finalizzata all'ottenimento di risposte soggettive e all'espressione di opinioni a nome della comunità scientifica internazionale. Inoltre la richiedente non ha prodotto nuove argomentazioni o documenti rilevanti rispetto a quelli già esaminati dalla divisione Annullamento. Con riferimento alla citazione come testi dei Proff. Vito Trinchieri e. Gino Santini, non si vede ragione alcuna per la quale sia necessario confermare con testimonianza informazioni, dati ed episodi che non sono stati esclusi dalla valutazione della divisione Annullamento, ma sono stati semplicemente considerati non idonei a determinare la decadenza del marchio de quo.

– Quale considerazione finale, è evidente che il professor De Simone, per il tramite della richiedente Mendes, intende con questa azione raggiungere un doppio risultato: da un lato, l’eliminazione dal mercato della concorrente Actial, alla quale in passato aveva ceduto la titolarità del marchio VSL#3, dall’altro la riacquisizione del diritto di usare in esclusiva il marchio VLS#3, il tutto mascherato da interessi pubblici alla libera disponibilità di segni divenuti generici (che invece mantengono la loro funzione essenziale di indicazione di origine) e da esigenze di tutela del consumatore contro l’inganno, laddove l’unico soggetto che trarrebbe vantaggio è proprio il Prof. De Simone.

 

Motivazione

Osservazioni preliminari sui regolamenti applicabili

11 La domanda di decadenza è stata presentata prima dell’entrata in vigore (il 23 marzo 2016) del nuovo Regolamento sul marchio dell’Unione Europea come modificato dal Regolamento (UE) 2015/2424. Pertanto, il precedente Regolamento si applica al ricorso in oggetto (04/10/2016, T−549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 33), almeno per quanto riguarda disposizioni di carattere non strettamente procedurale (13/06/2013, C−346/12 P, Milram, EU:C:2013:397, § 2). Tuttavia, per facilità di riferimento, la Commissione di ricorso farà in seguito riferimento al RMUE e alla nuova terminologia introdotta dal Regolamento (UE) 2015/2424, tenendo presente che i cambiamenti sostanziali introdotti da quest’ultimo non si applicano al caso in esame.

12 Poiché il nuovo Regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento sul marchio dell’Unione Europea (REMUE) non entrerà in vigore prima dell’1 ottobre 2017, la Commissione continuerà a fare riferimento al vigente Regolamento (CE) N. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario (REMC).

 

Ammissibilità

13 Il ricorso è conforme agli articoli 58, 59 and 60, paragrafo 1, RMUE e alle regole 48 e 49 REMC. Pertanto, il ricorso è ammissibile.

Articolo 51, paragrafo 1, lettera b) RMUE

Quadro normativo e giurisprudenziale

14 Ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), RMUE, il titolare del marchio dell’Unione Europea è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione se, per l’attività o l’inattività del suo titolare, il marchio è divenuto denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato.

15 Tale norma riguarda un caso in cui il marchio non è più atto ad adempiere la sua funzione di indicazione d’origine (v., in questo senso, 29/04/2004, C-371/02, Bostongurka, EU:C:2004:275, § 22).

16 Fra le diverse funzioni del marchio, la suddetta funzione di indicazione d’origine ricopre un ruolo fondamentale. Essa consente di identificare il prodotto o il servizio designato dal marchio come proveniente da una determinata impresa e quindi di distinguere tale prodotto o servizio da quelli delle altre imprese (18/04/2013, C-12/12, Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 26 e giurisprudenza citata). Detta impresa non è necessariamente quella che fabbrica materialmente il prodotto, bensì quella sotto il cui controllo il prodotto o servizio viene commercializzato (06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 20, e giurisprudenza citata).

17 Sebbene la decadenza di un marchio che si è trasformato in una designazione generica trovi una motivazione adeguata nel venir meno della funzione d’origine del marchio, si deve sottolineare che ciò costituisce una grave conseguenza per il titolare del marchio – molto più grave della mancata registrazione di una designazione generica come marchio all’inizio della sua vita economica. L’ingresso di un marchio nell’uso del linguaggio corrente come nozione dello stesso prodotto evidenzia, inoltre, il successo di una faticosa, spesso pluriennale, attività del titolare del marchio il cui prodotto è divenuto per tutti il sinonimo della stessa tipologia merceologica. In molti casi il titolare del marchio, con l’introduzione di un prodotto particolarmente innovativo, ha perfino creato quella tipologia di prodotto ora designata con il suo marchio (12/09/2013, Conclusioni dell’Avvocato Generale Pedro Cruz Villalón, C-409/12, KORNSPITZ, § 30).

18 Il legislatore era chiamato a compiere, a tal riguardo, un esaustivo contemperamento di interessi, in cui occorreva prendere in considerazione, da un lato, l’interesse della collettività e della concorrenza al libero uso di un termine che il pubblico destinatario non ritiene più collegato ad un’origine e il cui monopolio costringe i concorrenti ad evitarlo, in qualche caso ricorrendo ad un’alternativa che si palesa artificiosa. Dall’altro lato, era necessario includere nel contemperamento l’interesse dei proprietari i cui marchi godono inoltre, in quanto proprietà intellettuale, della tutela fornita dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali e dall’articolo 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Nel suo contemperamento degli interessi, il legislatore ha ritenuto che la trasformazione del marchio nella generica denominazione di un prodotto può essere opposta al titolare del marchio solo se essa si basa sulla sua attività o inattività (12/09/2013, Conclusioni dell’Avvocato Generale Pedro Cruz Villalón, C-409/12, KORNSPITZ, § 31).

19 Ne consegue che, affinché il titolare del marchio dell’Unione Europea sia dichiarato decaduto dai suoi diritti, devono essere soddisfatte due condizioni: sotto il profilo della fattispecie oggettiva, che il marchio sia divenuto la generica denominazione commerciale del prodotto o servizio per il quale è registrato; a titolo di fattispecie soggettiva, che la trasformazione si sia verificata a seguito dell’attività o inattività del titolare del marchio (12/09/2013, Conclusioni dell’Avvocato Generale Pedro Cruz Villalón, C-409/12, KORNSPITZ, § 32).

 

Materiale probatorio a sostegno della domanda di decadenza

20 A sostegno della domanda di decadenza, la richiedente ha fornito la seguente documentazione (con traduzioni delle parti rilevanti), così come elencata nella decisione impugnata:

• Allegato A: Estratto da Wikipedia contenente la definizione di “Principio attivo”.

• Allegati B e C: Copia dell’articolo “Probiotics and prebiotics” pubblicato dalla World Gastroenterology Organisation nel 2008 e nel 2011. Nell’articolo, VSL#3 è indicato sia come ‘ceppo’ che come “brand”. VSL#3 è inoltre indicato come una miscela contenente otto ceppi probiotici prodotta dalla VSL Pharmaceuticals e presente nel sito web www.vsl3.com.

• Allegato D: Copia dell’articolo “European evidence-based Consensus on the management of ulcerative colitis: Special situations” pubblicato dalla Elsevier B.V. nel 2008. Nell’articolo sono presenti studi sull’efficacia del VLS#3, indicato come preparazione probiotica utilizzata nelle terapie per patologie gastrointestinali.

• Allegato E: Copia dell’articolo “Clinical Guidelines for the Management of Pouchitis” pubblicato dalla Wiley Interscience nel 2009. Nel testo si legge, in sostanza, che uno studio sul probiotico VSL#3 ha mostrato efficacia nella cura della pouchite.

• Allegato F: Copia dell’articolo “Probiotic Mix VSL#3 is Effective Adjunctive Therapy for Mild to Moderately Active Ulcerative Colitis: A Meta-analysis” pubblicato dalla Crohn’s & Colitis Foundation of America, Inc. nel 2014. Nell’introduzione all’articolo VSL#3 è indicato come una preparazione probiotica con effetti nel trattamento di coliti. Nell’articolo vengono menzionati gli otto ceppi probiotici presenti in tale preparazione e il segno viene più volte citato per indicare i tipi di terapie a base di VSL#3.

• Allegato G: Copia dell’articolo “Probiotics” pubblicato dalla American Society of Health-System Pharmacists, Inc. nel 2010. Il VSL#3 viene menzionato in relazione alla società VSL Pharmaceuticals, Inc. e, in generale, come miscela probiotica composta dagli otto ceppi probiotici sopra indicati.

• Allegato H: Copia dell’articolo “Probiotics and Prebiotics in Dietetics Practice” pubblicato dalla American Dietetic Association nel 2008. Il VSL#3 viene indicato come nome del prodotto commerciale della società VSL Pharmaceuticals, Inc.

• Allegato I: Copia dell’articolo “VSL#3: An analysys of Basic and Clinical Contributions in Probiotic Therapeutics” pubblicato dalla Elsevier B.V. nel 2005. L’articolo è uno studio incentrato sulla preparazione probiotica VSL#3. Il segno è quasi sempre accompagnato dai termini “preparazione”, “batterio probiotico”, “ceppi batterici”, e vocaboli simili.

• Allegato L: Copia dell’articolo “Probiotic mixture VSL#3 protects the epithelial barrier by maintaining tight junction protein expression and preventing apoptosis in a murine model of colitis” pubblicato da The American Physicological Society nel 2009. Come sopra, tale articolo indica VSL#3 come miscela probiotica e ne indica efficacia e modalità di dosaggio nelle terapie.

• Allegato M: Copia dell’articolo “Probiotic as Therapy in Gastroenterology - A Study of Physician Opinions and Recommendations” pubblicato dalla J Clin Gastroenterol nel 2010. Il segno VSL#3 è indicato come miscela probiotica e posto, inter alia, in relazione alla società VSL Pharmaceuticals.

• Allegato N: Copia dell’articolo “Regulation of the IL-10/IL-12 axis in human dendritic cells with probiotic bacteria” pubblicato dalla Bioneer A/S FEEMS Immunology & Medical Microbiology nel 2011. Nell’articolo vengono analizzate le proprietà terapeutiche del VSL#3, indicato come una miscela probiotica contenente otto differenti ceppi microbici.

• Allegato O: Copia dell’articolo “Probiotics and immune health” pubblicato da Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins nel 2011.

• Allegato P: Copia dell’articolo “Interactions between Microbes and the Gut Epithelium” pubblicato da J Clin Gastroenterol nel 2011. Come sopra, VSL#3 è definite una composizione probiotica di ceppi batterici (che vengono debitamente indicati).

• Allegato Q: Estratti da una ricerca svolta per la dicitura VSL#3 nelle banche dati del National Institutes of Health (NIH) e del National Center for Biotechnology Information (NCBI) degli Stati Uniti, da cui emergono varie pubblicazioni scientifiche contenenti riferimenti al MUE contestato. Tal pubblicazioni sono datate nel periodo successivo al deposito della domanda del MUE contestato.

• Allegati R1-R83 (ad integrazione della precedente documentazione): Copia di ulteriori pubblicazioni scientifiche, per lo più statunitensi, che datano dal 1999 al 2014.

• Allegato S: Estratti di brevetti depositati negli Stati Uniti d’America tra il 2007 e il 2014, contenenti riferimenti alla dicitura VSL#3. La richiedente non ha fornito per tale documento le corrispondenti traduzioni nella lingua del procedimento.

• Allegato T: Copia di una lettera di diffida del 15/06/2015 inviata dalla titolare alla richiedente in risposta a una lettera ricevuta dalla stessa richiedente in data 29/05/2015. In sostanza, nella lettera, la titolare diffida la richiedente da utilizzare il marchio VSL#3 su prodotti da quest’ultima importati dalla Polonia.

 

Ulteriore materiale probatorio allegato ai motivi di ricorso

21 Dinanzi alla Commissione di ricorso, la richiedente ha presentato la seguente ulteriore documentazione (a sostegno di entrambi i motivi di decadenza invocati):

• Allegato A-RIC: Articolo dei Professori Giuseppe Famularo, Claudio De Simone, Diego Matteuzzi e Franco Pirovano, pubblicato sulla rivista BioDrugs, Edizioni Adi’s Journal, nel numero di dicembre 1999, intitolato “Traditional and high potency probiotic preparations for oral bacteriotherapy”.

• Allegato B-RIC: Copia autentica del certificato di registrazione del marchio contestato.

• Allegato C-RIC: Nozione di “principio attivo” secondo l’European Medicines Agency.

• Allegato D-RIC: Definizione di “Linee Guida” secondo l’Institute of Medicine.

• Allegato E-RIC: Estratto del sito web www.fermentolattico.it.

• Allegato F-RIC: Materiali di confezionamento delle due diverse formulazioni del prodotto.

• Allegato G-RIC: Dichiarazione di DuPont Nutrition & Health del 3 ottobre 2014.

• Allegato H-RIC: Dichiarazione scritta fatta sotto il vincolo del giuramento, dal Prof. De Simone, già depositata presso lo United State District Court for the District of Maryland in data 23 marzo 2016.

• Allegato I-RIC: Relazione scientifica del Prof. De Simone, sotto forma di parere sintetico.

• Allegato J-RIC: Articolo (inter alia) della Prof. Maria Grazia Cifone, pubblicato sulla rivista specializzata Plos-One, intitolato “Production Conditions Affect the In Vitro Anti-Tumoral Effects of a High Concentration Multi-Strain Probiotic Preparation”.

 

Valutazione del caso in esame

22 A titolo preliminare, è importante evidenziare un fatto pacifico, vale a dire il fatto che il marchio VSL#3 non si è “volgarizzato” per il consumatore finale dei prodotti in questione (nella specie preparati probiotici destinati alla cura di patologie gastrointestinali, come si evince dalla documentazione in atti). Tale circostanza, evidenziata nella decisione impugnata, è infatti ammessa dalla richiedente, la quale sostiene che il marchio contestato sarebbe divenuto denominazione abituale nel commercio del prodotto solo “per medici, comunità medico-scientifica ed informatori scientifici” (v. pagg. 17-18 della memoria di ricorso).

23 La semplice circostanza, implicitamente ammessa dalla richiedente, che il marchio in questione è suscettibile di essere percepito come indicatore d’origine da parte dei consumatori finali è di per sé sufficiente ad inficiare le pretese della richiedente quanto all’asserita “volgarizzazione” del segno.

24 Si ricorda, infatti, che la sanzione prevista all’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sanzione che richiede un’interpretazione restrittiva per le gravi conseguenze che, come osservato, essa determina per il titolare del marchio, è applicabile quando il marchio è divenuto denominazione abituale nel commercio.

25 A tali fini, la percezione dell’ambiente dei consumatori o degli utilizzatori finali ha un ruolo determinante. Infatti, l’intero processo di commercializzazione ha come obiettivo l’acquisto del prodotto da parte di tale ambiente ( 29/04/2004, C-371/02, Bostongurka, EU:C:2004:275, § 24).

26 In ogni caso, anche assumendo che la sanzione della decadenza per volgarizzazione sia ugualmente applicabile nel caso in cui il marchio sia perfettamente in grado di compiere la sua funzione d’origine per il consumatore finale (il che non è stato espressamente chiarito dalla giurisprudenza UE in merito: si ricorda al riguardo che, nell’emblematica pronuncia pregiudiziale nel caso KORNSPITZ, la Corte di Giustizia ha sancito che la “volgarizzazione” del marchio presso i soli consumatori finali è sufficiente a tali fini, ma non si è pronunciata sulla sufficienza agli stessi fini della “volgarizzazione” presso i soli professionisti intermediari - 06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130,§ 28-30), nella fattispecie non sono prima facie presenti le condizioni per determinare che il marchio de quo è divenuto la denominazione abituale nel commercio, per i motivi indicati a continuazione.

27 Nel commercio, in particolare nell’ambito della vendita di un prodotto, il marchio, quale indicatore di provenienza del prodotto, è una parte di un processo di comunicazione, in tal caso tra venditori e acquirenti. Nelle sue conclusioni rese nell’ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale nel caso KORNSPITZ, l’Avvocato Generale Pedro Cruz Villalón statuiva che detto processo produce il risultato atteso e il marchio svolge la funzione che ne giustifica l’esistenza solo laddove entrambe le parti interessate alla comunicazione (i.e. venditori-acquirenti) “capiscono” il marchio, sono cioè consapevoli della sua funzione d’origine, mentre quando uno dei due gruppi intende il marchio come una designazione generica, fallisce la trasmissione dell’informazione che doveva essere comunicata con il marchio (12/09/2013, Conclusioni dell’avvocato Generale Pedro Cruz Villalón, C 409/12, KORNSPITZ, § 58).

28 Nella fattispecie, i due gruppi che intervengono in tale processo di comunicazione commerciale sono, da un lato, i consumatori finali dei prodotti in questione (preparati probiotici destinati alla cura di patologie gastrointestinali) e, dall’altro, i venditori di tali prodotti, in primis i farmacisti – assumendo che, come affermato dalla richiedente, la stragrande maggioranza dei pazienti acquista il prodotto dietro prescrizione medica).

29 Ebbene, con riguardo al primo gruppo, costituito dai consumatori finali, è incontestato che il marchio VSL#3 è perfettamente in grado di svolgere la sua funzione di indicazione origine. A titolo di chiarimento, si fa presente che tale conclusione riguarda sia i consumatori finali che acquistano il prodotto direttamente, vale a dire senza ricorrere al previo intervento di un medico (il che non è escluso dalla documentazione in atti né dalla richiedente), sia coloro i quali acquistano il prodotto dietro prescrizione medica. Nel primo caso, infatti, i consumatori non hanno alcun modo di venire a conoscenza delle pubblicazioni scientifiche che, a detta della richiedente, comproverebbero la “volgarizzazione” del segno, e non avranno dubbi circa la natura commerciale della dicitura VSL#3 nel momento in cui vedranno tale dicitura seguita dal simbolo ® o ™ sulle confezioni dei prodotti, come risulta peraltro dalla documentazione apportata dalla richiedente stessa dinanzi alla Commissione (v. Allegati E-RIC e F-RIC). Nel secondo caso, anche assumendo che i medici prescriventi siano a conoscenza di tali pubblicazioni scientifiche e che le abbiano interpretate nel senso invocato dalla richiedente, non risulta provato che tali medici informino i loro pazienti che il segno VSL#3 costituisce la denominazione generica di un prodotto anziché un marchio (a contrario, 06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 34, seconda frase).

30 Con riguardo al secondo gruppo, costituito dai venditori (in primis i farmacisti), la documentazione apportata dalla richiedente, che consta principalmente di pubblicazioni scientifiche molto specialistiche (peraltro per lo più statunitensi e, come correttamente evidenziato nella decisione impugnata su un punto che sarà nel prosieguo ulteriormente analizzato, non conclusive quanto alla pretesa “volgarizzazione” della dicitura VSL#3), non è idonea a provare che i venditori dei prodotti farmaceutici in questione, la cui conoscenza delle fonti di produzione e controllo della commercializzazione dei prodotti de quibus è certamente superiore alla conoscenza da parte degli stessi delle pubblicazioni scientifiche in lingua inglese in materia, percepiscono il segno come denominazione generica di una determinata miscela probiotica. Ciò risulta peraltro assai improbabile se si tiene conto del fatto che, come evidenziato dalla titolare, la richiedente non ha provato che tale segno è utilizzato come denominazione generica per identificare ceppi probiotici da parte di imprese concorrenti. La richiedente non ha, inoltre, presentato alcuna prova “diretta” della pretesa “volgarizzazione” del marchio in questione presso i venditori dei relativi prodotti, quali indagini demoscopiche specifiche in tal senso basate su dati statistici ottenuti tramite interviste a campione.

31 Ad avviso della Commissione, le precedenti considerazioni sono già di per sé sufficienti ad escludere che il marchio VSL#3 sia divenuto la denominazione abituale nel commercio di un prodotto per cui è registrato, con conseguente inapplicabilità della normativa invocata dalla richiedente.

32 In ogni caso, ad abundantiam, la Commissione osserva che le prove apportate non dimostrano esaurientemente che nemmeno i medici e la comunità scientifica (che non rientrano, se non indirettamente, nei due gruppi principali di venditori e acquirenti che intervengono nel commercio dei prodotti in questione) percepiscono il segno VSL#3 come denominazione generica.

33 Al riguardo, circa la documentazione presentata dinanzi alla divisione Annullamento, la Commissione fa proprie le considerazioni e le conclusioni della decisione impugnata sull’inadeguatezza di detta documentazione a tale fine probatorio invocato dalla richiedente. In particolare, come giustamente riscontrato dalla divisione Annullamento, una parte cospicua delle pubblicazioni scientifiche (Allegati B, C, G, H, M, R-5, R-18, R-27, R-42, R-51, R-53, R-56, R-58, R-68, R-69, R-74) collega la dicitura VSL#3 alle imprese farmaceutiche VSL Pharmaceuticals Inc., Sigma-Tau Pharmaceuticals e CD Pharma India (che, in base alle osservazioni della titolare, sono tutte società appartenenti al medesimo Gruppo o legate alla titolare da vincoli contrattuali), menzionate tra parentesi subito dopo il marchio, suggerendo un chiaro collegamento tra il marchio VSL#3 e un’origine commerciale, salvaguardando la funzione d’indicatore d’origine del segno. In alcune di esse VSL#3 è inoltre espressamente definito come “probiotico commerciale” (v. ad esempio Allegato 42).

34 Quanto alle pubblicazioni in cui la natura di marchio della dicitura VSL#3 non è espressamente indicata, è sufficiente osservare che nemmeno è espressamente menzionato che si tratta di una denominazione generica. Nelle pubblicazioni in oggetto, il termine VSL#3 è utilizzato per definire una “preparazione probiotica”, “miscela probiotica”, “preparato probiotico”, “cocktail probiotico” o semplicemente “probiotico”. La grande maggioranza di tali pubblicazioni cita gli otto ceppi batterici che costituiscono la preparazione probiotica VSL#3 (i.e. un Streptococcus thermophilus, quattro Lactobacillus e tre Bifidobacterium). Come correttamente osservato nella decisione impugnata, tale impiego del termine VSL#3 non è incompatibile con una funzione di indicatore d’origine commerciale del medesimo.

35 Nessuno dei documenti, inoltre, suggerisce che la dicitura VSL#3 costituisca l’acronimo dell’espressione “Very Safe Lactobacilli”, come affermato, ma non dimostrato, dalla richiedente.

36 La divisione Annullamento ha poi giustamente osservato che negli estratti dei brevetti (Allegato S), sebbene non tradotti, il marchio contestato VSL#3 è definito in alcuni casi come “commercial probiotic mixture”, “a product”, “the best known product”, “commercial probiotic formulation”, “VSL#3 (VSL Pharma)” e “VSL#3 is the trademark for a probiotic preparation”, il che conferma evidentemente che la dicitura VSL#3 non è ivi utilizzata come denominazione generica, bensì come indicatore di origine commerciale.

37 L’uso quale brand /marchio della dicitura VSL#3 risulta, peraltro, confermato dai documenti prodotti dalla titolare dinanzi alla divisione Annullamento, in particolare gli estratti da Internet (Documenti 1, 2, 3, 5, 6 e 10) e l’articolo “Probiotics for GI Health in 2012: Issues and Updates” (Documento 9). A titolo di esempio, l’estratto dal sito web www.drugs.com (Documento 5) cita VSL#3, così come altri marchi (e.g. Florajen3, Provella, ReZyst IM), quale “denominazione di marca” di una preparazione il cui nome generico è definito “bifidobatterio e lattobacillo”.

38 Infine, a mero titolo di completezza, a favore della natura di marchio del segno in questione depongono gli argomenti della titolare, non smentiti dalla richiedente, in base ai quali la dicitura VSL#3 non compare in alcun dizionario, non è mai stata classificata come denominazione generica e non è compresa nella lista degli International Nonproprietary Names (INN).

39 Quanto all’ulteriore documentazione presentata per la prima volta dinanzi alla Commissione (parte della quale presentata a sostegno dell’altro motivo di decadenza fondato sulla pretesa decettività sopravvenuta, ma che offre delucidazioni utili in questa sede), non si ritiene necessaria un’espressa pronuncia sulla sua ammissibilità (contestata dalla titolare), in quanto tale documentazione appare prima facie insufficiente/irrilevante ai fini probatori invocati nonché addirittura, in alcuni casi, in contrasto con il proposito della domanda di decadenza.

40 In particolare, l’Allegato A-RIC (Articolo tra gli altri del Prof. De Simone pubblicato sulla rivista BioDrugs – dicembre 1999), peraltro non tradotto, pare sì mostrare l’utilizzo del termine VSL#3 prima del deposito del marchio contestato (o meglio, contestualmente al medesimo), ma non necessariamente e univocamente come denominazione generica, al pari delle pubblicazioni scientifiche già analizzate. Gli Allegati B-RIC e G-RIC sono evidentemente irrilevanti in questa sede. Gli Allegati C-RIC e D-RIC non sono determinanti nella misura in cui non fanno espresso riferimento a VSL#3 e non forniscono informazioni incompatibili con le conclusioni raggiunte. Gli Allegati E-RIC (estratto di www.fermentolattico.it) e F-RIC (copia di confezioni di prodotti) non solo non sostengono la tesi della richiedente, ma la contraddicono, in quanto la dicitura VSL#3 è seguita dal simbolo ® sia nel sito internet sia nel materiale di confezionamento. Analoghe considerazioni valgono per la seguente documentazione: H-RIC (dichiarazione del Prof. De Simone depositata presso lo United State District Court for the District of Maryland – 23 marzo 2016) che, sebbene non tradotto, reca indicazioni quali “VSL#3 labelled products” e “VSL#3 labelled batches” (= prodotti/ceppi a marchio VSL#3); I-RIC (relazione scientifica del Prof. De Simone - 29 settembre 2016), in cui in ogni pagina VSL#3 è definito “marchio” e/o seguito dal simbolo ™; e J-RIC (articolo inter alia della Prof.ssa Cifone), che sebbene non tradotto, reca più volte menzione della dictura VSL#3 seguita dal simbolo ®.

 

Conclusione

41 Alla luce delle precedenti considerazioni, è giocoforza concludere, in linea con la decisione impugnata, che in mancanza di prova della circostanza che il marchio sia divenuto la generica denominazione commerciale del prodotto per il quale è registrato, e dunque della fattispecie oggettiva necessaria per l’applicabilità del motivo di decadenza di cui all’articolo 51, paragrafo 1, lettera b) RMUE, la domanda di decadenza fondata su tale motivo è da respingersi in quanto infondata.

 

Articolo 51, paragrafo 1, lettera c) RMUE

Quadro normativo e giurisprudenziale

42 Ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera c), RMUE, il titolare del marchio dell’Unione Europea è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione se, in seguito all’uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o col suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato, il marchio è tale da poter indurre in errore il pubblico, particolarmente circa la natura, la qualità o la provenienza geografica di tali prodotti o servizi.

43 Il motivo di decadenza dell’uso ingannevole – così come il motivo di nullità di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a) in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE – risponde all’interesse generale della tutela del consumatore e presuppone “l’accertamento di un inganno effettivo o di un rischio sufficientemente grave di inganno del consumatore” (30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 47).

44 L’applicabilità dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera c), RMUE è subordinata all’uso ingannevole del marchio successivamente alla sua registrazione. Siffatto uso ingannevole deve essere debitamente comprovato dalla richiedente (14/05/2009, T-165/06, Elio Fiorucci, EU:T:2009:157, § 36).

45 Come opportunamente evidenziato nella decisione impugnata, solo quando il consumatore di riferimento sia indotto a credere che i prodotti e/o servizi in questione abbiano una determinata caratteristica (intesa come un determinato attributo e non come un generale livello di eccellenza), che in realtà non possiedono, il marchio è ingannevole. Tuttavia, se il messaggio trasmesso dal marchio non è sufficientemente chiaro per designare una caratteristica specifica dei prodotti e dei servizi coperti, tale messaggio non può essere considerato come ingannevole (24/09/2008, T-248/05, I.T.@Manpower, EU:T:2008:396,§ 65).

 

Valutazione del caso in esame

46 Nella fattispecie, come giustamente osservato nella decisione impugnata, l’inganno o il rischio d’inganno del pubblico cui la richiedente fa riferimento presuppone l’esistenza di un collegamento tra la dicitura VSL#3 e le caratteristiche dei prodotti contestati e, in particolare, che il pubblico di riferimento percepisca il segno VSL#3 come il principio attivo dei prodotti contraddistinti dal marchio. In particolare, la richiedente sostiene che, successivamente al secondo semestre 2014 (a partire del quale la titolare non dispone più della fonte originaria del prodotto), il prodotto VSL#3 della titolare contraddistingue una miscela di batteri lattici diversa da quella conosciuta dal pubblico di riferimento come principio attivo VSL#3, il che determinerebbe un palese inganno per il consumatore, che penserebbe di acquistare un prodotto diverso da quello desiderato.

47 Tuttavia, come precedentemente constatato, dall’esame della documentazione presentata dalla richiedente non si evince che il pubblico di riferimento percepisca la dicitura VSL#3 come la denominazione generica del principio attivo dei prodotti in questione, né che tale dicitura contenga alcuna indicazione descrittiva di detti prodotti o delle loro caratteristiche (come si è visto, la tesi della richiedente in base alla quale tale dicitura costituisce l’acronimo dell’espressione “Very Safe Lactobacilli” non è stata corroborata da alcuna prova documentale).

48 Il marchio non consiste pertanto in un’indicazione sufficientemente precisa tale da originare un inganno effettivo o un rischio sufficientemente grave di inganno del consumatore (24/09/2008, T-248/05, I.T.@Manpower, EU:T:2008:396, § 68).

49 Si ricorda, inoltre, in linea con le osservazioni della titolare, che il bene tutelato dall’articolo 50, paragrafo 1, lettera c) RMUE non è la qualità dei prodotti in senso astratto – che è di soggettiva valutazione e rispetto alla quale l’imprenditore è sovrano – ma l’affidamento del pubblico circa precise caratteristiche dei prodotti “promesse” dal marchio. In altri termini, l’obbligo del titolare del marchio non è quello di assicurare astrattamente un certo livello di qualità ma quello di non ingannare il pubblico, nei limiti di quanto il marchio intrinsecamente “promette”. Ciò può unicamente verificarsi se il marchio realmente “promette” determinate qualità specifiche. Ebbene, come innanzi constatato, il marchio VSL#3 non contiene alcuna promessa intrinseca per il pubblico di riferimento e, per logica conseguenza, non tradisce alcuna aspettativa dei consumatori (06/04/2006, R 238/2005-1, ELIO FIORUCCI, § 64-65).

50 L’eventuale circostanza che, a seguito delle vicende commerciali evidenziate dalla richiedente, le caratteristiche dell’attuale prodotto a marchio VSL#3 risultino qualitativamente inferiori rispetto a quelle del prodotto VSL#3 originariamente commercializzato è quindi irrilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 50, paragrafo 1, lettera b) RMUE laddove non si traduca in un inganno circa una qualità specifica del prodotto. Il generico peggioramento qualitativo del prodotto lamentato dalla richiedente sarà eventualmente suscettibile di allontanare il pubblico dal prodotto a marchio VSL#3 e di portare alla progressiva perdita di quote di mercato, con la conseguente sanzione di “decadenza” in senso commerciale, ma non in senso giuridico (06/04/2006, R 238/2005-1, ELIO FIORUCCI, § 66-67).

51 A titolo di esaustività, si rileva, infine, che l’Allegato F-RIC presentato innanzi alla Commissione, contenente copia delle confezioni delle due diverse formulazioni del prodotto a marchio VSL#3, mostra che entrambe tali confezioni forniscono ogni necessaria informazione circa il contenuto del prodotto che, come evidenziato dalla titolare, contiene, anche nella nuova formulazione, 8 diversi ceppi di batteri lattici vivi (della medesima specie rispetto alla precedente formulazione, anche se di diversa origine).

 

Conclusione

52 Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene, in linea con la decisione impugnata, che l’uso ingannevole del marchio contestato successivamente alla sua registrazione non sia stato debitamente provato dalla richiedente.

53 Ne consegue che la domanda di decadenza fondata sul motivo di cui all’articolo 51, paragrafo 1, lettera c) RMUE deve ugualmente respingersi in quanto infondata.

 

Richiesta di audizione di testimoni

54 Tenuto conto delle conclusioni raggiunte, la richiesta di audizione testimoniale avanzata dalla richiedente è respinta dalla Commissione in quanto ritenuta superflua nonché irrilevante, per i motivi meglio illustrati qui di seguito.

55 La richiedente chiede l’audizione, in qualità di testimoni,

– dei Proff. Trinchieri e Santini in merito (a) all’utilizzo del termine VSL#3 in data antecedente a quella di deposito del marchio contestato, nonché (b) alla riconducibilità della dicitura all’acronimo “Very Safe Lactobacilli”;

– del Prof. De Simone in merito al fatto (c) che la dicitura VSL#3 non è frutto di uno sforzo di fantasia da parte della titolare, che lo ha acquistato da terzi (facenti capo al Prof. De Simone) e (d) che tale dicitura contiene un’aderenza concettuale con il prodotto che contraddistingue.

– del Prof. De Simone in merito al fatto e) che i singoli ceppi presenti nel prodotto con formulazione originale, presi singolarmente non sono stati riconosciuti dagli esperti del settore come dotati di efficacia terapeutica pari al “principio attivo” VSL#3; f) che il prodotto con formulazione originale era costituito da una miscela batterica caratterizzata da otto ceppi batterici in determinate proporzioni secondo un profilo biochimico ben definito e quindi aventi effetti clinici conclamati; g) che il “principio attivo” denominato VSL#3 è percepito dalla comunità scientifica internazionale specializzata quale “terapia”, in osservanza della nozione di principio attivo dell’European Medicines Agency; h) che il prodotto con formulazione originale differisce dal prodotto con formulazione modificata”; i) che il prodotto con formulazione modificata può produrre effetti nocivi ai pazienti e, se del caso, per quali ragioni medico-scientifiche e con quali conseguenze.

56 Ebbene, la richiesta audizione testimoniale risulta irrilevante nella misura in cui essa non sarebbe in grado di alterare la circostanza, inferita dalle prove documentali precedentemente analizzate, che il segno VSL#3 non è percepito come denominazione generica corrispondente a detto acronimo da parte del pubblico di riferimento (a nulla valendo l’opinione contraria, ancorché in buona fede, dei prof. De Simone e di due collaboratori di quest’ultimo) né contiene alcuna promessa intrinseca circa le caratteristiche dei relativi prodotti per il pubblico di riferimento, con la conseguenza che mancano i necessari presupposti per l’applicabilità di entrambi i motivi di decadenza invocati.

57 La Commissione constata, inoltre, che il Prof. De Simone, di cui la richiedente invoca la qualità di teste obiettivo, risulta dai documenti in atti piuttosto una parte interessata e direttamente coinvolta nella vicenda.

 

Conclusione

58 Per le ragioni innanzi esposte, le conclusioni della decisione impugnata devono essere confermate e il ricorso respinto.

 

Spese

59 Conformemente all’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la richiedente, in quanto parte soccombente, dovrà rifondere alla titolare le spese del procedimento di ricorso.

60 Conformemente all’articolo 85, paragrafo 6, RMUE e alla regola 94, paragrafo 7, REMC, le spese per la rappresentanza professionale nel procedimento di ricorso si liquidano in 550 euro.

61 Quanto al procedimento di decadenza, la decisione sulle spese della decisione impugnata è confermata.

 

Dispositivo

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese del procedimento di ricorso, che si liquidano in complessivi 550 euro, sono a carico della richiedente.

 

T. de las Heras

C. Negro

C. Govers

Registrar: Signed H.Dijkema

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Prodotto Viwa Europa Kft

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