UIBM 10/06/2016, n. 213 [Opposizione N. 1174/2013 – CASTELLO / IL CASTELLO – Esito: accoglimento]

OPPOSIZIONE N. 1174/2013

La Oleificio Zucchi S.p.A., con sede in Via Acquaviva, 12, Cremona, c.a.p. 26100, rappresentata dall'Ing. Marco Giovanni Mari, della Ing. Mari & C S.r.l., con sede in Via Garibotti, 3 Cremona, c.a.p. 26100, in qualità di opponente,

CONTRO

Il Sig. Mario Gagliardi, domiciliato, in Via Petraio, 5, s.n.c., San Felice a Cancello (CE), c,a.p. 81027, in qualità di richiedente.

Il giorno 10 giugno 2016, l'esaminatore emana la seguente

 

DECISIONE

L'opposizione n. 1174/2013 è accolta per i seguenti prodotti concernenti la domanda di registrazione n. CE2013C000002 della classe 29: olio extra vergine di oliva.

- La domanda di registrazione di marchio n. CE20 13C000002 è pertanto da respingere integralmente;

- Si autorizza il rimborso delle spese sostenute dall' opponente nella misura complessiva di €. 250,00 (duecentocinquanta/00) per diritti.

 

FATTIDELPROCEDIMENTO

1. Il Sig. Mario Gagliardi, in data 4.1.2013, ha presentato domanda di registrazione nazionale n. CE2013C000002 per il segno figurativo,

 

 

per contraddistinguere prodotti di cui alla classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell'Accordo di Nizza appartenenti alle seguenti classi 29.

2. La domanda in questione è stata ritenuta registrabile ed è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale dei Marchi di impresa n. 24 del 18.6.2013.

3. Nei confronti della citata domanda la Oleificio Zucchi S.p.A., in data 12.9.2013, ha depositato un atto di opposizione basato,

-sul marchio denominativo nazionale, registrazione n. 585523 del 17.12.1992, (data di deposito, 24.11.1989) e ultimo rinnovo del 9.3.2010, al n. 1250295 (data di deposito, 10.9.2009), Decisione sull'Opposizione N. 117412013

 

per contraddistinguere prodotti appartenenti alla classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell 'Accordo di Nizza della classe 29;

- sul marchio figurativo nazionale, registrazione n. 873812 del 4.9.2002, (data di deposito, 28.9.1999) e ultimo rinnovo del9.3.2010 al n. 1250296 (data di deposito, 10.9.2009),

 

per contraddistinguere prodotti appartenenti alla classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell’Accordo di Nizza della classe 29;

- sul marchio figurativo nazionale, registrazione n. 873813 del 4.9.2002, (data di deposito, 28.9.1999) e ultimo rinnovo del9.3.2010 al n. 1250297 (data di deposito, 10.9.2009)

per contraddistinguere prodotti appartenenti alla classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell'Accordo di Nizza della classe 29;

4. L'opponente è da ritenersi legittimato all'opposizione in qualità di titolare dei marchi citati.

5. Il richiedente, in data 9.5.2013, ha presentato istanza di limitazione dei prodotti rivendicati dal proprio segno.

6. Con ministeriale del 10.2.2014, è comunicata all'opponente l'istanza di limitazione con indicazione dell'opzione di ritiro o di proseguimento della procedura di opposizione.

7. L'opponente, in data 1.4.2014, ha dichiarato di voler proseguire con l'opposizione, non accettando l'istanza di limitazione del richiedente.

8. Si constata il fallimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 178 co. 1 e co. 2, C.P.I richiesto con ministeriale del 31.7.2014, prot. n. 139464, pervenuta regolarmente all'opponente e al richiedente.

9. Con ministeriale del 28.4.2015, prot. n. 59833 è assegnato al richiedente il termine di 60 giorni dalla data del suo ricevimento per l'invio di eventuali deduzioni. Detta ministeriale è stata regolarmente notificata alle parti.

10. Nel constatare che le parti non hanno raggiunto alcun accordo si procede alla decisione.

 

MOTIVAZIONE

AMMISSIBILITA'- DIMOSTRAZIONE DEI DIRITTI ANTERIORI

11. L'atto di opposizione, tenuto conto che è ricevibile perché è redatto in lingua italiana ai sensi dell'art. 176 co.2, C.P.l. e che consente l'identificabilità o la raggiungibilità dell'opponente, deve ritenersi ammissibile perché:

-è stato presentato dal soggetto legittimato ai sensi dell'art. 177 C.P.l.;

- è stato presentato dopo la pubblicazione della domanda di marchio contro cui è diretto ed entro I tre mesi da tale pubblicazione;

-contiene tutte le indicazioni di cui all'art. 176, co. 2 C.P.l. e dell'art. 46 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico de113.1.2012, n. 33 (regolamento di attuazione del citato codice);

- è diretto contro una sola domanda di registrazione di marchio;

- l'opponente è legittimato ad agire in quanto ha dimostrato la titolarità dei propri marchi anteriori avendone prodotto copia degli attestati di registrazione;

- i diritti di opposizione sono stati regolarmente pagati secondo i termini e le modalità del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 13.1.2010, n. 33.

 

SUL RISCHIO DI CONFUSIONE-ARTICOLO 12, COMMA l, LETTERA d)

12. Sussiste un rischio di confusione ex art. 12, co. l, lett. d) del C.P.l., se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, che le due imprese si siano associate tra loro o che la prima impresa abbia avviato un'altra linea di produzione, o abbia autorizzato l'altra o, infine, che siano in qualche modo collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori interdipendenti. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni concorrenti e il pubblico di riferimento.

 

ESAME DEI PRODOTTI

13. I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti, i canali di distribuzione, i punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarietà.

14. I prodotti su cui si basa l'opposizione sono i seguenti:

- per il marchio denominativo nazionale, registrazione n. 585523 del 17.12.1992, della classe 29: olii e grassi commestibili;

-per il marchio figurativo nazionale, registrazione n. 873812 del 4.9.2002, della classe 29: olii e grassi commestibili;

- per il marchio figurativo nazionale, registrazione n. 873813 del 4.9.2002, della classe 29: olii e grassi commestibili;

15. I prodotti contro cui è rivolta l'opposizione sono i seguenti: della classe 29: olio extra vergine di oliva.

16. I prodotti rivendicati dal segno del richiedente rientrano nell'elenco dei prodotti rivendicati dai marchi dell'opponente e per questo sono identici.

 

ESAME SEI SEGNI

marchio anteriore n. 585523	segno contestato n. CE2013C000002
marchio anterion n. 873812
marchio anteriore n. 873813

Confronto tra segni

17. Preliminarmente, per ragioni di economia procedurale, nel confronto si prenderà in considerazione soltanto il marchio dell'opponente n. 873812 del 4.9.2002 che, prima facie, pare avere un maggior numero di punti di contatto con quello del richiedente.

18. Il segno del richiedente è complesso (misto figurativo e denominativo) ed è composto nella parte superiore, dall'immagine di un ramo d'ulivo con foglioline e olive, dalla scritta realizzata a caratteri maiuscoli e minuscoli di colore verde "OLIO DOC EXTRAVERGINE DI OLIVA" posta al di sotto del rametto; sotto questa scritta e collocata tra due fasce rettangolari di colore verde e rosso, è presente la scritta "100% PRODOTTO ITALIANO", realizzata a caratteri maiuscoli verdi più piccoli rispetto agli altri. Il ramo e le due scritte si trovano all'interno di uno spazio bianco delimitato da linee verdi che formano l'immagine di un arco. Tale arco è posto dentro un arco più grande alla cui base si trova la scritta realizzata a caratteri bianchi maiuscoli su sfondo verde oliva "IL CASTELLO"; vi è infine un ulteriore spazio, tra il bordo ed il bordo dell'arco più piccolo, in cui è collocata l'immagine di tante olive di vari colori.

19. Il marchio dell'opponente è anch'esso complesso ed è costituito dall'immagine di un castello arroccato, da uno sfondo azzurro e bianco del cielo e delle nuvole, posti sopra la scritta "CASTELLO" di colore verde a caratteri maiuscoli; questi elementi sono collocati nell'area superiore della composizione all'interno di uno spazio circoscritto da un ovale bordato da due line verdi. Nello spazio inferiore, su sfondo giallo, è posta la scritta realizzata a caratteri maiuscoli Verdi "OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA", al di sotto della quale è raffigurato un rametto d'ulivo con varie foglioline ed olive verdi. L'intera composizione si trova all'interno di uno spazio delimitato da una doppia bordatura che raffigura un arco.

20. Sotto il profilo visivo, bisogna considerare che quando un marchio è composto da elementi verbali e figurativi, i primi, in genere, sono considerati maggiormente distintivi rispetto ai secondi, atteso che il consumatore nel processo che porta a sintetizzare gli aspetti visivi di un'immagine nelle sue componenti essenziali per ricordarli, sarà più facilmente portato a riferirsi ai prodotti in questione citando il nome piuttosto che descrivere gli elementi figurativi del marchio: infatti nella selezione e nella sedimentazione delle informazioni della memoria, l'elemento figurativo – data anche l'astrattezza dellogo - tenderà a perdere di consistenza e verrà inconsciamente rimosso. In tal senso sono ampiamente consolidate sia la giurisprudenza comunitaria che quella dell'UIBM (in tal senso Dee. 4/2011, Dee. 107/2011, Dee. 309/2011, Dee. 99/2013, Dee. 104/2014).

21. Nel caso in questione, gli elementi grafici presenti si rivelano sicuramente di importanza secondaria e per questo sono da considerarsi trascurabili al fine del giudizio di somiglianza. Essi rivestono un carattere meramente ausiliario delle componenti verbali presenti: entrambi i segni sono infatti rappresentati da un ramo di ulivo e dall'immagine di varie olive per descrivere l'idea dell'olìo di oliva; inoltre l'immagine del castello, che è presente solo nel segno dell'opponente, è descrittiva della parola "CASTELLO"; le bande verticali rossa e verde, assieme allo spazio bianco contenuto nel segno opposto, sono descrittive della provenienza italiana del prodotto; la figura di un arco che racchiude tutti gli elementi grafici e verbali in entrambi i segni assume un carattere meramente decorativo.

22. Nel concentrare dunque l'analisi sulla componente verbale, si nota che la scritta "OLIO DOC EXTRAVERGINE DI OLIVA" contenuta nel segno opposto è diversa da "OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA per la parola di tre lettere "DOC" e per il fatto che "EXTRAVERGINE" è scritto tutto attaccato, mentre nel segno dell'opponente le due parole sono distinte e separate da uno spazio. Tali differenze sono minime perché in una scritta visivamente lunga, la presenza di una parola di tre lettere, qual è "DOC", sarà poco memorizzabile e la spaziatura in "EXTRAVERGINE" sarà difficilmente percepita come differenza in grado di distinguere il segno del richiedente da quello del!' opponente. Si nota poi che la porzione verbale "IL CASTELLO" è diversa da "CASTELLO" solo per l'articolo "IL" che è composto soltanto da due lettere rispetto a "CASTELLO" che è di otto ed è presente in entrambi i segni. L'unica effettiva differenza si trova nella porzione verbale "100% PRODOTTO ITALIANO" che è presente solo nel segno opposto; essa è tuttavia poco rilevante ed è nentralizzata a livello percettivo dalle ridotte dimensioni dei caratteri usati e dalla collocazione spaziale che la vede posizionata tra due scritte visivamente appariscenti.

23. Di fatto sono solo due le componenti che spiccano visivamente in entrambi i segni: la scritta "OLIO" e la scritta "IL CASTELLO". Tuttavia è solo la seconda quella che si dimostra realmente distintiva ed attrativa, essendo la prima, come si è visto, solo descrittiva del prodotto rivendicato.

Per questo il segno sarà ricordato in particolar modo per questa seconda porzione verbale che, in entrambi, è proprio molto simile

24. I segni sono da dunque considerarsi vivivamente simili.

25. Sotto il profilo fonetico i due segni saranno percepiti come molto simili, essendo minime le differenze verbali contenute in essi, in quanto [o -lio - doc - extra - ver - gi - ne - do - li - va] sarà letto, specie se velocemente, in maniera quasi identica rispetto a [o -lio -extra- ver-gi-ne - do - li - va], la pronuncia della parola [il - cas - te! - lo] genera un suono per la quasi totalità coincidente a [cas-tel-lo]. Come per il confronto visivo, l'unico suono in cui si nota una certa differenza è quello costituito dalla pronuncia di [ cen -lo- per-cen-to- pro- dot-to - i- la- ila -no], che però sarà letto dopo un blocco verbale molto lungo e questo memorizzabile con minor forza. I segni confronto saranno dunque da considerarsi come foneticamente simili per il peso percettivo attribuibile al numero rilevante di parole la cui pronuncia è identica.

26. Sotto il profilo concettuale, le componenti figurative composte dal ramoscello di ulivo e dal castello sono identiche, mentre il riferimento alla produzione italiana è presente solo all'interno del segno contestato. Le componenti verbali, fatta eccezione che per il riferimento al luogo di origine del prodotto sono identiche. Nel complesso entrambi i segni sono portatori dello stesso significato perché entrambi si riferiscono esplicitamente all'olio di oliva extravergine e all'idea di un castello.

Si ritiene che il riferimento al luogo di produzione nazionale sia implicito anche nel segno dell'opponente, considerata la tradizione italiana nella produzione di olio di oliva e l'assenza di qualsiasi indicazione di proprietà o di origine estera del prodotto dell'opponente che possa far pensare ad una sua qualche caratteristica non italiana. Per questi motivi i due segni sono concettualmente identici

27. I due segni sono da considerarsi simili, tenuto conto delle somiglianze visive e delle rilevanti somiglianze fonetiche e concettuali esistenti.

Elementi distintivi e dominanti dei segni

28. Come chiarito dalla giurisprudenza, nel determinare la sussistenza del rischio di confusione, la comparazione fra due marchi in conflitto deve basarsi sull'impressione di insieme da essi prodotta, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. Ciò si verifica quando una componente può da sola dominare l'immagine di tale marchio che il pubblico pertinente conservi in memoria, in modo tale che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell'impressione complessiva da questo prodotta.

29. Nel caso in questione, nel segno del richiedente le tre componenti costituite dall'immagine del ramo di ulivo, dalla parola "OLIO" e dalla parola "IL CASTELLO" sono visivamente equilibrate; per questo non vi sono elementi che possono essere dominanti (visivamente appariscenti) rispetto ad altri. La dicitura "IL CASTELLO" è invece dotata di notevole forza attrattiva e per questo deve essere considerata come distintiva.

30. Anche nel marchio dell'opponente le componenti figurative sono equilibrate da quelle verbali.

Per questo non vi sono elementi che possono essere considerati come dominanti. La dicitura "IL CASTELLO" è da considerarsi quale elemento distintivo.

Sul carattere distintivo del marchio anteriore

31. Per determinare il carattere distintivo di un marchio e quindi, verificare se il marchio sia dotato o meno di un carattere distintivo elevato, occorre valutarne globalmente l'idoneità ad identificare I prodotti o i servizi per i quali sono stati registrati come provenienti da un'impresa determinata, quindi, a distinguere i prodotti o i servizi cui si riferiscono da quelli di altre imprese.

32. In tale valutazione è necessario prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti del marchio e in particolare le sue qualità intrinseche ivi compreso il fatto che esso sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o dei servizi per il quale è stato registrato ( sent. Corte di Giustizia 342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH Vs Klijsen Handen B.V., par. 28). Il carattere distintivo di un marchio dipende poi dalla sua notorietà in virtù dell'uso e del suo carattere intrinseco senza omettere il giudizio sulla sua forza o sulla sua debolezza (in tal senso la Decisione UIBM n. 32/2012,27/10/2014, punto 52 e Cass. 6193/08).

33. Nel caso in questione l'esame del carattere distintivo si baserà esclusivamente sul carattere distintivo intrinseco del marchio in quanto l'opponente non ha invocato un carattere distintivo accresciuto sulla base di una notorietà acquisita dai prodotti rivendicati dal proprio marchio.

34. Sotto questo profilo, nel marchio dell'opponente sono presenti numerosi elementi che sono in grado di rinviare alla natura o alle caratteristiche dei prodotti contrassegnati. Perciò il suo carattere distintivo è basso e quello dell'opponente è da considerarsi conseguentemente come un marchio debole e con un ambito di protezione giuridica particolarmente limitato.

Sul pubblico di riferimento e livello di attenzione

35. I prodotti rivendicati dal marchio anteriore sono rivolti ad consumatore normalmente attento, ragionevolmente avveduto e per questo dotato di una normale attenazione durante l'acquisto dei prodotti rivendicati.

 

VALUTAZIONE GLOBALE, ALTRI ARGOMENTI

36. Nella determinazione della sussistenza del rischio dì confusione, i marchi devono essere messi a confronto mediante una valutazione globale delle loro somiglianze visive fonetiche e concettuali.

Tale valutazione deve fondarsi sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione in particolare degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi. Il giudizio deve essere poi condotto valutando l'impressione sul pubblico di riferimento attraverso un rajji-onto tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo dell'altro" (così Cass. Sez. I, Sent. N. 4405 del 28.2.2006). A tal proposito va evidenziato il fatto che il consumatore medio ha raramente la possibilità di operare una comparazione diretta tra i differenti marchi, dovendo invece fare affidamento sull'immagine imperfetta che conserva in memoria in virtù dei precedenti acquisti. La valutazione globale implica inoltre un certo giudizio di interdipendenza tra fattori che entrano in considerazione e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti l servizi. Così un tenue grado di somiglianza tra prodotti o servizi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra segni o viceversa.

37. Nel caso in questione tutti i prodotti rivendicati dal segno del richiedente sono stati trovati identici ai prodotti rivendicati dal segno del richiedente; i segni sono stati trovati simili per le numerose somiglianze visive e fonetiche, ma soprattutto per l'identità concettuale di cui entrambi sono portatori.

38. Entrambi i segni sono stati costruiti attorno allo stesso concetto di "CASTELLO" che ne costituisce il cuore e li rende un minimo distintivi. Si tratta di marchi deboli per il riferimento al prodotto rivendicato che risulterebbero troppo generici per la registrazione senza un element distintivo. Tale elemento è appunto il riferimento all'idea di un castello, che coincide e che per questo li rende confondibili ad un pubblico dotato di normale attenzione durante l'acquisto dello stesso prodotto.

39. L'opponente ha basato la sua opposizione su altri marchi anteriori denominativi che si basano tutti su varianti poco rilevanti degli elementi verbali presenti in n. 873812 del 4.9.2002. In ogni caso, il risultato non può essere diverso da quello sopra descritto.

40. Per questi motivi si ritiene che il rischio di confusione sussiste.

 

CONCLUSIONI

41. Per i sopra menzionati motiVI, ai sensi dell'art. 12, co. l, lett. d) C.P.l, l'opposizione n. 1174/2013 è accolta per i seguenti prodotti concernenti la domanda di registrazione n. CE20 13C000002 della classe 29: olio extra vergine di oliva.

42. La domanda di registrazione di marchio n. CE2013C000002 è pertanto da respingere integralmente;

 

SULLE SPESE

43. Si autorizza il rimborso delle spese sostenute dall'opponente nella misura complessiva di €. 250,00 (duecentocinquanta/00) per diritti.

 

Ai sensi dell'art. 182, C.P.I., ognuna delle parti può ricon·ere contro questa decisione alla Commissione dei ricorsi di cui all' 135 C.P.I. entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dal giorno della ricezione della stessa.

Roma, 10 giugno 2016

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