UIBM 05/02/2016, n. 37 [Opposizione N. 1247/2012 – FIG. OMBRELLO / AS ASSICURAZIONE SEMPLICE – Esito: rigetto]

OPPOSIZIONE N.1247/2012

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The Travelers Indemnity Company, con sede in Hartford (USA), rappresentato da Ipso S.r.l., Via santa Chiara 15, Torino - opponente

contro

Grandi Roberto & C. s.a.s., con sede in Bari, rappresentata da avv. Nicola Gargano, Via Principe Amedeo 190, Bari - richiedente

In data 05 febbraio 2016, il sottoscritto Esaminatore, Andrea Costa, ha emanato la seguente

DECISIONE:
1. L'opposizione n. 1247/2012 è integralmente respinta;
2. La domanda di registrazione di marchio italiano n. BA2012C000396 può proseguire;
3. Nulla sulle spese.

 

FATTIDELPROCEDIMENTO:
In data 10 maggio 2012, la Grandi Roberto & C. s.a.s. ha depositato domanda di marchio n. BA2012C000396 per prodotti in varie Classi, pubblicata in data 12 luglio 2012.

In data 12 ottobre 2012, la The Travelers Indemnity Company ha presentato opposizione contro parte dei prodotti della domanda di marchio italiano sopra citata, invocando l'articolo 12, comma 1, lettera d), C.p.i., sulla base delle seguenti domande di marchi comunitari:
1) domanda di marchio comunitario n.ro 5841291;
2) domanda di marchio comunitario n.ro 5841515.

Con ministeri al e in data 05 dicembre 2012, l'UIBM ha comunicato la sospensione dell'opposizione, ai sensi dell'art. 180, c. 1 , lett. b) C.p.i., essendo la stessa basata su domande di marchi comunitari, fino alla registrazione di tali marchi.

Con ministeriale in data 25 maggio 2015, l'UIBM ha poi comunicato la prosecuzione del procedimento, a seguito della registrazione dei predetti marchi in data 11 marzo 2015.

Con memoria in data 28 settembre 2015, l'opponente ha articolato i motivi a supporto del gravame, mentre con memoria in data 27 dicembre 2015, il richiedente ha presentato le proprie osservazioni.

Per ragioni di economia della decisione verrà preso in esame il solo diritto anteriore di cui al punto
2) che precede.

I marchi sono di seguito individuati:

Il marchio anteriore	Il marchio impugnato

 

AMMISSIBILITÀ - DIMOSTRAZIONE DEI DIRITTI ANTERIORI
Come detto, il marchio comunitario, su cui è fondata l'opposizione, è stato registrato in data 11 marzo 2015.
L'opposizione è dunque ammissibile.

 

MOTIVAZIONE
RISCHIO DI CONFUSIONE - ARTICOLO 12, COMMA l, LETTERA d)
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, che le due imprese si siano associate tra loro o che la prima impresa abbia avviato un'altra linea di produzione, o abbia autorizzato l'altra, o in fine che siano in qualche modo collegate.

Secondo l'ormai costante orientamento della Suprema Corte, "Ai fini dell'accertamento della confondibìlità o meno dì due marchi, l'esame del Giudice di merito va compiuta non tanto in via analitica attraverso una particolareggiata disamina di ogni singolo elemento, quanto piuttosto in via unitaria e sintetica, mediante un apprezzamento che tenga conto di tutte le caratteristiche salienti, compresi gli effetti visivi (o grafici) e acustici (o fonetici) delle espressioni usate, in relazione al normale grado di percezione delle persone alle qualità il prodotto e destinato" (Cassazione, sez. 1, sent. n.1779 del 13.04.1989), mediante "una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza ed avvedutezza del pubblico di consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico
dell'altro" (Cassazione, sez. I, sent. 4405 del 28.02.2006).
La sussistenza di un rischio di confusione dipende dunque dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori, che sono interdipendenti. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni concorrenti e il pubblico di riferimento.
II territorio di riferimento è l'Italia.

1) I prodotti e servizi
Per ragioni di economia della decisione, per le motivazioni meglio illustrate nel paragrafo (3)
Valutazione globale, altri argomenti e conclusione), la decisione verrà assunta assumendo
l'identità dei prodotti e servizi in conflitto.

 

2) I segni
a) confronto tra i segni

Il marchio anteriore	Il marchio impugnato

 

A livello visivo
Il marchio anteriore è un marchio figurativo costituito dall'immagine di un ombrello di colore rosso,
in posizione verticale.
Il marchio opposto è un anch'esso un marchio figurativo, costituito da un cerchio di colore arancione, con all'interno le lettere maiuscole in carattere standard, in bianco, "AS", alla cui destra compare la scritta su due livelli, in carattere standard maiuscolo "assicurazione semplice".
La "o" della parola assicurazione compare in forma stilizzata, con l'immagine di un ombrello arancione all'interno, in posizione obliqua orientato verso destra.
I marchi somigliano nella misura in cui l'immagine dell'ombrello, che costituisce il marchio anteriore, compare, in un diverso colore ed inclinazione, all'interno della "o" della parola "assicurazione" presente nel marchio opposto.
Per contro i marchi differiscono per la presenza nel marchio opposto dall'immagine del cerchio arancione e dell'elemento verbale "assicurazione semplice".
Complessivamente, si ritiene che i marchi siano simili dal punto di vista visivo ad un livello molto basso.

 

A livello fonetico
Il marchio anteriore è costituito da una figura e dunque non sarà pronunciato.
Il marchio contestato è da tre parole, di cui due lettere "as", che costituiscono la iniziale delle due successive; il marchio contestato dunque sarà pronunciato "as-assicurazione-semplice".
Dunque, non esiste alcuna affinità fonetica tra i marchi in conflitto.

 

A livello concettuale
L'elemento figurativo del marchio anteriore rimanda all'idea di un ombrello.
Quanto al marchio opposto, come detto le lettere AS, presenti all'interno del cerchio arancione, rimanda alle iniziali delle due parole successive.
L'espressione "assicurazione" del marchio contestato rimanda all'idea di un servizio in cui una parte, contro pagamento di una determinata somma si obbliga a indennizzare l'altra parte, entro i limiti convenuti, in caso di realizzazione del rischio previsto; mentre l'aggettivo "semplice" verrà percepito come una qualità del servizio reso, connotato dalla facile fruibilità.
L'unica somiglianza concettuale tra i segni dunque è ravvisabile per la presenza nel marchio opposto della figura dell'ombrello all'interno della "o" della parola "assicurazione".

 

b) Elementi distintivi e dominanti dei segni
Come chiarito dalla giurisprudenza, si deve ricordare che la valutazione globale del rischio di confusione tra due marchi deve essere basata sull'impressione di insieme da essi prodotta, attraverso un'analisi "... in via globale e sintetica, che è il modo in cui i marchi vengono percepiti dal consumatore, cioè come un "tutt'uno" che prescinde dai dettagli, salvo quelli che abbiano una funzione dominante nel contesto denominativo e/o .figurativo d'insieme e siano come tali destinati a rimanere impressi nella sua memoria" (sentenza Commissione di Ricorso contro i provvedimenti UIBM n.03/2014).
La Corte di Cassazione ha altresì ribadito che, nel caso di marchi complessi, deve applicarsi il "diverso principio secondo cui esso è riconoscibile nel segno risultante da una composizione di più elementi la cui forza distintiva è tuttavia affidata ad uno o più di tali elementi costituenti il cd. cuore, protetto per la sua originalità per cui l'esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno degli elementi dotati di capacità caratterizzante" (Corte di Cassazione, sez. 1, n.1249 del 18 gennaio 2010, che richiama: Cass 7488/04; Cass 12860/05; Cass 10071/08; Cass 24620/1 0).
Il marchio anteriore non presenta elementi che possano definirsi maggiormente distintivi e/o dominanti.
Quanto al marchio opposto, va in primo luogo osservato che l'espressione "assicurazione semplice", per dimensioni e collocazione, è in grado di catturare immediatamente l'attenzione del consumatore (cd elemento eye-catching).
Inoltre, va evidenziato che, nel caso di marchi composti da elementi verbali e figurativi, quale quello del richiedente, nella percezione d'insieme, i primi, in generale, sono considerati maggiormente distintivi rispetto ai secondi, atteso che il consumatore sarà più facilmente poriato a riferirsi ai prodotti in questione citando il nome, piuttosto che descrivendo gli elementi figurativi del marchio (sul punto, Tribunale di Primo Grado 14 luglio 2005, Causa T-312/03, 'SELENIUM-ACE', e 07 febbraio 2013, Causa T-50/12, AMC Rapresentacoes Texteis- MIP Metro Group Intellectual Property).
Quanto all'elemento figurativo di forma circolare, esso svolgerà una funzione secondaria, in quanto costituito da una banale forma geometrica; inoltre, le due lettere in esso contenute "AS" rimandano alle iniziali delle due parole "assicurazione semplice".

Infine, va evidenziato che la figura dell'ombrello presente nel marchio opposto appare, per dimensioni e posizione, del tutto trascurabile nell'economia globale del segno, essendo posta all'interno di una lettera della parola "assicurazione".
Pertanto, si ritiene che il consumatore sarà portato a conservare in memoria l'espressione verbale "assicurazione semplice".

 

c) Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno di quei fattori di cui tenere conto in sede di valutazione globale del rischio di confusione.
La Corte di Cassazione ha infatti affermato che in tema di tutela del marchio, l'accertamento sulla confondibilità dei segni, in caso di affinità dei prodotti, non deve essere compiuta in via analitica, attraverso la separata considerazione dei singoli elementi, ma, al contrario, in via globale e sintetica, con riguardo agli elementi grafici e visivi complessivamente dotati di efficacia individualizzante, senza omettere l'esame relativo alla natura "forte" o "debole" del marchio esaminato (Cassazione 6193/08).
La qualificazione come debole di un marchio non incide sulla sua attitudine alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cd "forte", in relazione al quale vanno ritenute illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale, ovvero il nucleo logico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte (cfr. sentenza Commissione di Ricorso contro i provvedimenti UIBM n. 05/2014, che richiama Cassazione 14787/07).
E' stato altresi chiarito che i cosiddetti marchi "deboli" sono tali in quanto risultano concettualmente legali al prodotto dal momento che la fantasia che li ha concepiti non è andata oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento del prodotto, ovvero l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. Un marchio, peraltro, può essere valido, ancorchè debole, in base al fatto dell'esistenza di un pur limitato grado di distintività (Cassazione 5924/96).
Nel caso in esame, l'opponente non ha invocato il carattere distintivo acquisito sul mercato, la valutazione andrà dunque svolta sul carattere distintivo intrinseco, prendendo in considerazione tutti gli elementi pertinenti e in pm1icolare le qualità intrinseche del marchio, ivi compreso il fatto che esso sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
Al riguardo, va osservato che la figura del!' ombrello non ha alcun riferimento con i servizi in Classe 36 oggetto dell'opposizione; va tuttavia evidenziato che la figura in questione è costituita dalla rappresentazione, peraltro priva di particolari stilizzazioni, di un oggetto di uso comune, non pm1icolarmente originale.
Pertanto, complessivamente, il grado di distintitività del marchio anteriore deve considerarsi medio.

 

d) Pubblico di riferimento -livello di attenzione
Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi.
Nel caso in esame, i servizi in conflitto, attinenti la fornitura di prodotti assicurativi ed in generale di natura finanziaria, sono rivolti sia al grande pubblico che ad operatori specializzati, con un livello di attenzione che varia dunque da medio ad alto.

 

3) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
L'art. 12, comma l, lett. d) CPI dispone che: "Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o qffini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni".
Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, costituisce un rischio di contùsione, il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate (sentenze Corte di Giustizia, Il novembre 1997, C- 251195, Sabel, punti 16-18, e 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, punto 29).
Nel caso in esame, in sede di valutazione dei marchi, è stato osservato che l'unica somiglianza è costituita dalla circostanza che l'immagine del!' ombrello, che costituisce il marchio anteriore, compare anche nel marchio opposto.
È stato tuttavia osservato che, n eli' economia globale del segno opposto, l'immagine dell'ombrello, peraltro di colore ed inclinatura diversi rispetto al marchio anteriore, assume una funzione del tutto secondaria, essendo presente all'interno della "o" della parola "assicurazione", tanto da essere quasi impercettibile.

Si ritiene dunque che le differenze tra i segni, come sopra illustrate, prevalgano sulle differenze, con la conseguenza che, tenuto conto, nonché del grado medio di avvedutezza del pubblico di riferimento, si ritiene non sussistere un rischio di confusione.
Le differenze tra i segni sono tali che, anche assumendo l'identità dei prodotti e servizi in conflitto, il pubblico di riferimento non sarebbe portato a pensare che gli stessi provengano dalla stessa azienda ovvero da aziende collegate.
Per tutte le ragioni su esposte, l'opposizione è integralmente respinta, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. d), CPI.
Le conclusioni sopra rassegnate rendono superfluo l'esame dell'altro diritto anteriore su cui è basata l'opposizione, costituito dalla immagine del!' ombrello, identica a quella che costituisce il diritto anteriore preso in esame, di colore nero.

 

SPESE
L'art. 56, del DM 13 gennaio 2010, n. 33, recante "Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30", prevede al comma 4, che "Nella decisione di rigetto o di accoglimento del! 'opposizione, l'Ufficio stabilisce se la parte soccombente deve rimborsare in parte o per intero ali 'altra parte i costi sopportati relativi al diritto di opposizione nonché, entro il limite di euro 300,00, alle spese di rappresentanza professionale nel procedimento".

Nel caso in esame, tenuto conto che la difesa del richiedente non ha espressamente chiesto il rimborso dei costi di rappresentanza, nulla si dispone.

Ai sensi dell'articolo 182 Cpi ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione alla Commissione dei ricorsi di cui all'articolo 135 Cpi.
Ai sensi dell'articolo 135 comma 1, il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dal giorno della notifica della decisione stessa.

05 febbraio 2016

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