UIBM 21/02/2014, n. 32 [Opposizione n. 368/2012 - I GADI / GA.DO' - Esito: accoglimento]

OPPOSIZIONE N. 368/2012

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CASA VINICOLA BENNATI S.P.A., rappresentata da MONDIAL MARCHI S.p.A., Via Olindo Malagodi, 44042 CENTO (FE), (opponente)

contro

EMERKWUO AKUDO JEFFERY, rappresentato da STUDIO LEGALE FARRUGGIA, C.so Galileo Ferraris 14, 10121 TORINO, (richiedente)

 

In data 21 febbraio 2014 l'Esaminatore Stefano Sandri ha emanato la seguente

 

DECISIONE

 

L'opposizione n. 368/2012 è interamente accolta e per l'effetto la registrazione del marchio n. T02011C003402 non può essere concessa.

Il richiedente sopporta l'onere dei costi e delle spese sostenute dall'altra parte.

 

PROCEDIMENTO

-  Il Sig. EMERKWUO AKUDO JEFFERY (il richiedente) ha depositato in data 06/11/2011 la domanda di registrazione di marchio n. T02011C003402 (il marchio contestato), per il segno figurativo qui di seguito rappresentato:

- I prodotti per cui è stata richiesta la registrazione, appartengono alla classe 32 e 33;

- La domanda di marchio veniva pubblicata sul Bollettino n. 6 del 06/12/2011 in data 02/11/2011. Awerso la domanda la CASA VINICOLA BENNATI S.P.A., (l'opponente)

ha proposto opposizione in data 05/03/2012. L'opposizione è basata sui seguenti diritti anteriori:

marchio nazionale n.652541, su domanda 11/10/2007, registrato il 05/06/1995 e successivamente rinnovato per prodotti delle Classi 33;

l GADI

- marchio comunitario n.3243722, su domanda 03/07/2003, registrato il15/11/2005, per prodotti delle Classi 29, 32 e 33, così rappresentato:

l GADI

- L'opposizione è diretta contro i prodotti rivendicati nella domanda del marchio contestato nella classe 32, così indicati: "Birre, acque minerali,e gassose e altre bevande analcooliche; bevande di frutta e succhi di frutta, sciroppi e altri preparati per fare bevande" e nella classe 33, così indicati: "Bevande alcooliche (tranne le birre)".

- Il richiedente ha replicato all'opposizione in data10/08/2012 e l'opponente ha a sua volta controdedotto in data 26/09/2012.

- L'opposizione è diretta contro i prodotti rivendicati nella domanda del marchio contestato nella classe 32, così indicati: "Birre, acque minera/i,e gassose e altre bevande analcooliche; bevande di frutta e succhi di frutta, sciroppi e altri preparati per fare bevande" e nella classe 33, così indicati: "Bevande alcooliche (tranne le birre)".

- Il richiedente ha replicato all'opposizione in data10/08/2012 e l'opponente ha a sua volta controdedotto in data 26/09/2012.

- L'opposizione è diretta contro i prodotti rivendicati nella domanda del marchio contestato nella classe 32, così indicati: "Birre, acque minera/i,e gassose e altre bevande analcooliche; bevande di frutta e succhi di frutta, sciroppi e altri preparati per fare bevande" e nella classe 33, così indicati: "Bevande alcooliche (tranne le birre)".

- Il richiedente ha replicato all'opposizione in data 10/08/2012 e l'opponente ha a sua volta controdedotto in data 26/09/2012.

 

MOTIVAZIONE

I MOTIVI DELLA OPPOSIZIONE.

1- L'opponente ha proposto opposizione contro il marchio contestato e per l'effetto che la domanda sia respinta nella sua totalità, richiamando l’art. 12, co. 1, lett. d) del Codice Proprietà Industriale (CPI). I marchi sarebbero fortemente similari e i prodotti identici. Sussisterebbe pertanto un forte rischio di confusione, come meglio specificato nelle osservazioni in risposta del 26/09/2012 che richiamano a sostegno la giurisprudenza sul marchio comunitario.

 

L'IMPEDIMENTO dell'art.12, co.1, lett. d), CPI.

2 - Dal tenore letterale della diposizione invocata dall'opponente si evince la sua applicabilità è soggetta alle seguenti condizioni: (i) i marchi in contestazione devono essere identici o simili; (iii) i prodotti o servizi in contestazione devono essere identici o simili; (iii) deve sussistere un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

Si tratta di elementi costitutivi della fattispecie, cumulativi, e non alternativi, per cui la mancanza anche di uno solo di essi rende la disposizione inapplicabile.

3 - 1 termini della controversia restano pertanto fissati nella valutazione in diritto e nel merito dalla richiamata disposizione. Conseguentemente non possono avere ingresso nel presente procedimento di opposizione altre domande e deduzioni che non rientrano in quei limiti. Tale è il caso della richiesta del ricorrente della dichiarazione di inammissibilità di "ogni azione intrapresa nei confronti del sottoscritto (il richiedente) volta ad impedire il legittimo utilizzo del marchio da lui regolarmente depositato".

4 - In proposito va ricordato che il procedimento di opposizione di recente introdotto nel nostro ordinamento costituisce un regime speciale, di natura amministrativa, all'interno della disciplina generale del diritto di marchio con le sue specificità proprie al nostro diritto, anche se non si sottrae ai dettami della Direttiva di armonizzazione comunitaria ed ai principi interpretativi della Corte di giustizia, per quanto di ragione.

5- Gli impedimenti alla registrazione del marchio deducibili in sede di procedimento di opposizione vanno interpretati quindi nel contesto innanzitutto della nostra disciplina nazionale, avuto riguardo in particolare sia al contesto del mercato e del pubblico rilevante, sia ai contributi della giurisprudenza e della dottrina nazionale (Decisioni UIBM n. 103/2011, 26/06/2013,8; n.129/2011, 7/2013, 4; n.58/2012, 20/12/2013, 4; n.103/2011, 26/06/2013, 4).

6- l criteri interpretativi in tema di accertamento della confondibilità tra segni sono noti nella dottrina e nella consolidata giurisprudenza nazionale e sono costantemente applicati nel procedimento di opposizione introdotto dal nostro legislatore. Possono riassumersi nelle pronunce della nostra Corte di Cassazione:

a) “Ai fini dell'accertamento della confondibilità o meno di due marchi, l'esame del giudice di merito va compiuto non tanto in via analitica attraverso una particolareggiata disamina ed una separata valutazione di ogni singolo elemento, quanto soprattutto in via unitaria e sintetica, mediante un apprezzamento che tenga conto di tutte le caratteristiche salienti, compresi gli effetti visivi (o grafici) e acustici (o fonetici) delle espressioni usate, in relazione al normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato" (CASS. N.1779, 13/04/1989);

b) "...mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza ed avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro" (CASS n. 4405, 28/02/2006);

 

IL PUBBLICO RILEVANTE.

7- La percezione dei marchi che il consumatore medio ha dei prodotti di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Ai fini di tale valutazione globale si ritiene che il consumatore medio dei prodotti interessati sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Ne consegue che tale consumatore costituisce il pubblico di riferimento nel giudizio di confondibilità per cui risulta preliminare la sua individuazione. A riguardo "occorre prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi". Va aggiunto che ovviamente il pubblico rilevante è quello italiano, al cui livello culturale e competenza linguistica media, nonché consuetudini comportamentali, occorre far riferimento.

8 - Nella fattispecie, operando per inferenza dalla descrizione dei prodotti rivendicati, il pubblico di riferimento appare dotato di un normale grado di attenzione e selettività in relazione ai prodotti considerati, da ritenersi di largo consumo. In particolare, è giurisprudenza costante di fonte comunitaria che i vini sono prodotti di uso corrente per i quali il pubblico di riferimento è il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (T-546/08, 21/09/201O, i GAJIYGAY e MARQUES DE MURRIETA YGAY; T-138/09, 09/06/2010, RIOJAVINAIRIOJA, 33; T-32/10, 9/03/2012, Ella Valley Vineyards/Hachette Filipacchi Presse, 25).

Ne consegue che nel caso in esame il rischio di confondibilità non risente particolarmente del livello di attenzione del pubblico rilevante.

 

CONFONDIBILITÀ TRA l SEGNI: IL SEGNO DEL RICHIEDENTE

9 - Analizzando il segno del richiedente, esso è costituito da due lettere stampatello maiuscolo seguite da un punto, "GA." e da altre due lettere, dalle stesse caratteristiche, "DÒ", in cui la "O" è marcatamente accentuata. l due gruppi di lettere sono strettamente contigui, costituendo un sintagma e si presentano con una grafica ricercata. Il sintagma è inserito all’interno della raffigurazione di uno scudo sormontato da una corona, con un giglio stilizzato, ai lati inferiori della quale figurano due fili di grappoli e foglie d'uva. Sopra la dicitura "GA.DÒ" figurano distanziate le lettere maiuscole "A" e "N", sotto la scritta "ITALY". Ancora più sotto e staccata una targhetta con le parole "l VIGNETI D'ITALIA"

L'identità del segno si rappresenta quindi nella centralità dell'elemento verbale "GADO"' come descritto ed articolato, in un contesto figurativo composto da diversi elementi ed indicazioni.

 

IL SEGNO DELL'OPPONENTE

10- Il segno dell'opponente, a sua volta, è costituito unicamente dalla parola "l GADI" in entrambi i diritti anteriori su cui la opposizione si basa. La parola è senza particolari grafismi e nella lingua italiana è priva di qualsiasi significato. L'identità del segno si rappresenta e si esaurisce, quindi, nell'elemento verbale descritto.

 

COMPARAZIONE VISIVA, FONETICA E CONCETTUALE TRA l SEGNI

11- Come si è visto, c'è diversità identitaria nella rappresentazione dei segni in esame, per cui va esaminato se quella diversità sia tale da escludere nel pubblico rilevante, l'impressione complessiva (o globale) di confondibilità previsto nella norma. Confondibilità, che nella disciplina legale del marchio, è tra segni, e non tra prodotti, salvo l'effetto che l'identità/somiglianza tra loro possa produrre su quella confondibilità a causa del principio d'interdipendenza di cui si dirà avanti.

12- Se si passa a un esame analitico dei segni- esame legittimo, purché non assorbente e finalizzato ad una valutazione di sintesi - occorre considerare preliminarmente che il marchio del richiedente è un marchio c.d. complesso. Di conseguenza, gli elementi denominativi - con rilievo autonomo - si accompagnano agli altri elementi suscettibili di valutazione autonoma quanto alla loro distintività e dominanza (Cass.1249, 18/01/2013; Decisione 58/2012,14/10/2013, IDEA CASAIDEA, 23). In termini generali, un marchio complesso può essere ritenuto simile ad un altro marchio, identico o simile in una delle sue componenti, solo se tale componente costituisce l'elemento dominante nell'impressione complessiva prodotta dal marchio complesso (Decisione UIBM 358/2013 e 96/2013, (BELLAGIO LAS VEGAS/BELLAGIO SLOT/ BELLAGIO TEXAS HOL'DEM).

13- Visivamente, i due marchi appaiono sotto questo aspetto simili. Nella fattispecie, invero, il segno "GADO"' costituisce il componente dominante nel contesto figurativo in cui tutte le altre componenti risultano trascurabili nella percezione dei consumatori rilevanti, di media attenzione ed "abituati a designare e a riconoscere i vini in funzione dell'elemento denominativo che serve a identificarli (T-546/08, 21/09/2010, cit. 57; T- T-40/03, 13/07/2005, Murua Entrena/UAMI- Bodegas Murua (Julian Murua Entrenapunto, 56).

In particolare, le indicazioni "ITALY" e "l VIGNETI D'ITALIA" sono privi di qualsiasi idoneità distintiva nel settore merceologico considerato. Ma anche le decorazioni dei grappoli d'uva e delle foglie di vite sono del tutto descrittive (Il manuale dell’UAMI conferma che la immagine di queste ultime non è registrabile come marchio nel settore in questione) e la ripresa nelle etichettature di prodotti vinicoli di emblemi, stemmi o corone come attributi di eccellenza o tradizione è del tutto comune e frequente. Quanto alle due lettere singole "A" ed "N", isolate ed anonime, non saranno certo memorizzate dal consumatore, la cui attenzione, se mai, verrà attratta sul termine "GADO"', oltre che dalla sua centralità e rilievo, dal fondo cromatico di contrasto che ne caratterizza la collocazione.

Quanto al confronto tra le due diciture "l GADI" e "GADO"', valgono le considerazioni già svolte in proposito nella decisione n.185/2012 tra le stesse parti: i marchi differiscono per una sola lettera e coincidono per tre lettere su quattro. Marginali risultano nell'attenzione e nella percezione del consumatore i dettagli dell'articolo "l" nel marchio dell'opponente, e della puntuazione e dell'accento nel marchio del richiedente. Tanto più che l'anonimia della grafica del marchio dell'opponente ne estende l'ambito della protezione nei confronti di tutte le sue varianti grafiche e cromatiche.

Il fatto è che il consumatore non procede ad un esame in dettaglio degli elementi costitutivi di un marchio, ma ne ha una visione d'insieme e ritiene a distanza di tempo e di spazio una immagine imperfetta del segno (oltre la consolidata giurisprudenza comunitaria, vedi Trib.Roma, 31/08/1979, Fruit of the Loom/Damiani; Trib, Torino, 30/10/1996, Termocontrol/ltalgas; Trib. Napoli, 09/05/2000, citati dal richiedente nella memoria 10/08/2012). Ne consegue che nel processo di selezione e sedimentazione delle informazioni nella memoria, i rilevati dettagli perdono di consistenza e vengono abbandonati.

14- Per le stesse ragioni, foneticamente, c'è somiglianza tra i due segni, non sufficientemente contraddetta dalla accentuazione sull'ultima vocale del marchio del richiedente, avuto anche riguardo alle abitudini del consumatore di vini ricordate.

15- Concettualmente, si è già negata qualsiasi valenza semantica nei termini a confronto, per cui questo parametro non può essere utilizzato. l marchi dell'opponente sono una invenzione lessicale, alla quale non può negarsi tuttavia una qualche suggestione espressiva indiretta che accredita la parvenza di un qualche significato possibile (un toponimo, un gruppo) che ne accresce la loro capacità distintiva.

16- In sostanza, può assumersi nell'ottica di una prospettiva confusoria e considerata la natura dei prodotti in contestazione, che i due segni siano mediamente somiglianti.

 

IDENTITÀ TRA I PRODOTTI:

17- Avuto riguardo ai prodotti contestati ed a quelli su cui l'opposizione si basa (classe 32 e 33, e relativa indicazione) è evidente, anche dalla loro formulazione, la loro assoluta identità, al di là dell'incomprensibile negazione del richiedente.

 

VALUTAZIONE GLOBALE DELLA CONFONDIBILITÀ

 

18 - Alla luce delle considerazioni esposte e passando all'accertamento della confondibilità, sulla scorta dei criteri di valutazione indicati (ante, sub 6), nella fattispecie assume rilevanza, tra i vari fattori da prendersi in considerazione, la distintività dei marchi (SABEL/PUMA; da ultimo C-552/09, 24/03/2011, Ferrero!UAMI, 64; ), per cui il rischio di confondibilità è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore, e all'inverso nella negativa (Decisione UIBM n. 284/2011, 31 dicembre 2013). Nella fattispecie, il marchio "l GADI" (come rilevato ante sub 15) costituisce intrinsecamente una invenzione Jessicale non priva di un qualche gradiente di distintività.

19 - Tenendo conto dell'insegnamento della giurisprudenza, con particolare riferimento alla distintività del segno nel marchio dell'opponente e alla sua ripresa nel marchio contestato, è di tutta evidenza che gli ulteriori elementi grafici presenti nel secondo sono irrilevanti e non incidono sul giudizio globale di confondibilità tra i marchi in esame, tenendo presenta l'identificazione del componente nel marchio complesso del richiedente che si è operata.

20 - Concorre infine all'apprezzamento della confondibiltà il criterio dell'interdipendenza (C-342/97, 2 /06/1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, ; T-162/01, 9/07/2003, Laboratorios RTB/UAMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), da 30 a 33 e giurisprudenza ivi citata; giurisprudenza consolidata dell' UIBM)) in base al quale la identità tra i prodotti concorre di norma ad accrescere il rischio di confondibilità tra i segni.

 

Conclusioni

Il motivo di opposizione di cui all'art 12, co.1, lett. d) Codice Proprietà Industriale risulta fondato, per cui l'opposizione deve essere accolta.

 

SPESE

Ai sensi dell'art.56, co. 4, DM. 13 gennaio 2010, n.33, Regolamento di attuazione del CPI, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare in tutto o in parte i costi relativi al diritto di opposizione nonché, entro il limite di euro 300,00, le spese di rappresentanza professionale, sostenute dall'altra parte. Poiché nel caso in esame il richiedente è la parte soccombente, si ritiene che debba integralmente rimborsare alla parte opponente i costi relativi ai diritto di opposizione nella misura di euro 250,00 e le spese di rappresentanza professionale nel procedimento nella misura di euro 300,00.

Ai sensi dell'art 182, CPI ognuna delle parti che vi ha interesse giuridicamente rilovanto può ricorrere contro questa decisione alla Commissione dei ricorsi di cui all'art. 135 CPI entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla della notifica della decisione stessa.

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