Tribunale Milano 19/04/2012 [Brevetto - Contraffazione - Concorrenza sleale - Nullità - Anteriorità]

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17775/2010 promossa da:

PRADA SPA (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. VANZETTI ADRIANO e dell'avv. SIRONI GIULIO ENRICO (SRNGNR72A13Z600F) VIA DAVERIO, 6 20122 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA DAVERIO, 6 20122 MILANO presso il difensore avv. VANZETTI ADRIANO

PRADA STORES SRL (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. VANZETTI ADRIANO e dell'avv. SIRONI GIULIO ENRICO (SRNGNR72A13Z600F) VIA DAVERIO, 6 20122 MILANO elettivamente domiciliato in VIA DAVERIO, 6 20122 MILANO presso il difensore avv. VANZETTI ADRIANO

ATTORE

contro

SICIS SRL (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. SENA GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA, 2 20121 MILANO presso il difensore avv. SENA GIUSEPPE

CONVENUTO

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1. Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, Prada s.p.a. e Prada Store s.r.l. (appartenenti al gruppo dell'omonima prestigiosa casa di moda, di seguito Prada) convenivano in giudizio Sicis s.r.l. - rinomata azienda Italiana operante nel settore dei rivestimenti in mosaico di pregio della moda e dell'arredamento - al fine di sentire dichiarare che l'uso di manichini ricoperti di specchietti triangolari, impiegati nello allestimento di alcune proprie vetrine nei negozi di Miu Miu non costituissero violazione dei diritti di privativa della convenuta ed in particolare delle registrazioni per modello comunitario nn. 265350 - 1,-2 , -3,-4,-5,-6,-7,-8, --9,-10,-11,-12 e per modello multiplo italiano n. 89457. Prada invocava altresì la declaratoria di nullità di tale titolo, alla luce di alcune anteriorità, ed in particolare di un modello costituito da un manichino femminile disegnato dall'artista M.B. ed esposto nel negozio di New York di Saks nella Fifth Avenue nel 1970, dal quale parte attrice dichiarava di avere tratto ispirazione per l'allestimento delle proprie vetrine.

Si costituiva Sicis s.r.l., invocando il rigetto delle domande di controparte e svolgendo domanda riconvenzionale di accertamento della contraffazione della propria privativa nonché ai fini dell'accertamento di atti dì concorrenza sleale confusoria. Chiedeva quindi la misura dell'inibitoria assistita da astraente, la condanna al risarcimento del danno patito oltre che alle consequenziali pronunce.

Nel corso del giudizio, assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art.183, comma 6, c.p.c., il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di dare ingresso alla fase istruttoria, rimetteva la causa al Collegio ai fini di ogni valutazione, anche eventualmente di natura istruttoria.

Pertanto, sulla precisione delle conclusioni rassegnate all'udienza del 18.10.2011 la causa veniva rimessa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali .

 

2.Quanto alla validità del modello

La privativa della convenuta oggetto di sindacato di nullità svolta in via principale dalla difesa Prada è costituita dal solo modello multiplo oggetto di registrazione nazionale (n. 89457) - domanda correttamente non stesa anche a quello comunitario, alla luce del dettato di cui al Reg. Ce n.6/2002. La privativa, afferente a venti manichini con superficie esterna a mosaico e parti di manichino, ha ad oggetto in particolare una figura antropomorfa ricoperta nella superficie esterna da un mosaico formato da piccole tessere le quali, in accordo con una possibile forma di realizzazione, presentano una dimensione massima di un centimetro di larghezza, un centimetro di lunghezza e 0,5 cm di spessore. Tali tessere possono essere realizzate in qualsiasi colore o combinazione di colore; preferibilmente esse sono composte in materiale trasparente ed ancor più preferibilmente in vetro. In una delle forme alterative di realizzazione rivendicate, il manichino è in materiale plastico trasparente, adatto ad essere illuminato dall'interno. Le tessere possono essere incollate a loro volta utilizzando un materiale trasparente. Il tenore letterale del titolo precisa altresì che, preferibilmente, alcune parti del manichino - ad esempio mani e piedi - non presentano una superficie esterna a mosaico (doc. 12 di parte convenuta).

Tali rivendicazioni segnano dunque il limite della privativa di Sicis la quale, oltre alle soluzioni formali dianzi evidenziate, presenta- alla luce dei disegni attraverso i quali la privativa si auto rivendica- una morfologia del corpo umano tozza ma realistica nelle forme e nelle linee, riprendendo ad esempio fedelmente il tono muscolare degli arti.

 

2. Quanto alla validità

2.1. Sembra quasi superfluo ricordare che il modello è tutelato se non è identico ad un altro già divulgato (nuovo) e se sia in grado di suscitare una differenziata impressione generale in un utilizzatore informato del prodotto altrui (carattere individuale).

Oggetto della registrazione non è poi un'idea ornamentale od una tecnica decorativa - qui la copertura di forme tridimensionali con la tecnica del mosaico - ma una specifica soluzione formale nella sua combinazione di linee e colori adattata ad una specifica res -un manichino-. Esulano quindi dalle anteriorità rilevanti quelle specifiche scelte tecniche- anche di natura artistica- di ricoprire le più svariate forme - anche diverse da quelle antropomorfe - a mezzo di tessere a mosaico (cfr. ad esempio il documento n. 10 di parte attrice).

Le anteriorità che rilevano nel giudizio di validità non sono quindi in generale tutte le figure antropomorfe ricoperte da mosaico, presente anche in alcune sculture di noti artisti (e precisamente di Lucio Fontana, cfr, docc. 15 e 16 di parte attrice) ma solo quelle che - utilizzate nel segmento di mercato rilevante - ossia i manichini utilizzati per l'allestimento di vestiti - possono avere influenzato l'autore del modello. Va da subito precisato che si tratta di un prodotto il manichino - dotato in generale di forme e linee estremamente essenzializzate, ove sono elementi di dettaglio che segnano la differenza tra le diverse tipologie realizzative; l'utilizzatore informato - qui un acquirente professionale, un vetrinista, un negoziante, un architetto ovvero un allestitore di eventi - è a conoscenza delle diverse tipologie di manichini esistenti, differenti per linee e colori, forme e materiali, anche mediante copertura a mosaico.

Occorre dunque avere riguardo allo specifico settore interessato ed in particolare a quelle anteriorità che già hanno sperimentato la tecnica del mosaico su manichino.

2.2. L'anteriorità più prossima e ritenuta distruttiva, come accennato, è in particolare la figura antropomorfa femminile realizzata dall'artista M.B. ed esposta nella vetrina allestita dal negozio di New York nel 1970 da Saks nella Fifth Avenue. Si trattava in particolare di un manichino femminile, dalla figura alta e slanciata e ricoperto integralmente da specchietti di forma triangolare, i quali riproducono, quale sorta di brillante, la luce ed i colori dell'ambiente circostante. La celebrità acquisita da tale vetrina è attestata dall'inserimento della sua riproduzione fotografica nel libro di fotografie "Show Windows, 75 years of art of display" di B.J.W., pubblicato a New York nel 1982 dalla casa editrice C.J.W..

Con la conseguenza, secondo la difesa attorea, in via alternativa di ritenere invalidi i modelli di Sicis per difetto di novità e di carattere individuale ovvero -ove ritenuta la validità alla luce della diversità degli stessi rispetto all'interiorità- di concludere per la non interferenza, riprendendo i manichini Prada gli elementi individualizzanti di quelli d Saks.

Le parti hanno a lungo dissertato sull'opponibilità in questa sede di tale anteriorità secondo argomentazioni che per completezza si riportano, benché comunque le medesime non siano dirimenti, giacché il modello newyorkese non appare comunque al Collegio distruttivo.

Parte convenuta ha escluso in particolare l'opponibilità dell'anteriorità, considerato che la novità del modello indicata dal legislatore del 2002 non andrebbe intesa in senso assoluto, bensì in senso relativo sia sotto il profilo spaziale sia sotto il profilo temporale. E nel caso in esame il modello esposto a New York nel 1970 non potrebbe ritenersi conosciuto negli ambienti specializzati del settore interessato operanti nello spazio della comunità europea, nel corso della normale attività commerciale. A ben vedere, anche il testo nel quale è stata riprodotta l'immagine fotografica, pubblicato trent'anni fa, non sarebbe stato distribuito in Europa ma solo negli Stati Uniti, né sarebbe comunque, disponibile nelle biblioteche italiane o europee. Inoltre, il modello esaminato non potrebbe ritenersi un prodotto industriale, trattandosi di un'opera d'arte, le cui soluzione estetiche non potrebbero essere utilizzate e rielaborate, con carattere di novità, nei prodotti industriali. Sotto quest'ultimo profilo, a sua volta parte attrice precisa che occorre guardare alla funzione in concreto svolta dall'opera anteriore, in questo caso una fruibilità concreta e commerciale.

Sul punto, sotto il profilo processuale, appare preliminarmente fondata l'eccezione di tardività sollevata dalla difesa della convenuta in ordine alla nuove produzioni compiute dalla difesa Prada solo in sede di redazione degli scritti difensivi finali: si tratta delle schermate internet inserite nella comparsa conclusionale al fine di provare l'attuale offerta in vendita di copie ancora esistenti del testo del 1982.

In effetti, si tratta qui di res facti afferente alla prova della - attuale- conoscibilità dell'anteriorità nel settore di riferimento e nello spazio europeo dell'anteriorità secondo la tesi attorea distruttiva. La relativa deduzione e produzione è soggetta quindi alle rigide preclusioni di cui all'art. 183, comma 6, nn. 1 e 2 ,c.p.c., il mancato rispetto del quale non consente dì articolare la dialettica processuale secondo le scansioni previste dal codice di rito. Di tali elementi probatori non può dunque tenersi conto in questa sede. Né tali circostanze possono essere ritenute nozioni di comune esperienza ex art. 115 c.p.c., sottratte dunque al principio dispositivo, categoria -sola- che consente di superare il riparto degli oneri probatori e le preclusioni di cui al menzionato articolo 183 c.p.c..

Ciò premesso e passando al merito delle contestazioni, sembra sufficiente segnalare che il valore artistico di un prodotto non ne esclude il carattere industriale, inteso come prodotto imprenditoriale e di concreta destinazione d'uso. La natura artistica di una res cioè non ne esclude di per sé la fruibilità in concreto. E’ infatti possibile che la forma di un oggetto possa essere apprezzata sul piano estetico oltre che su quello tecnico e che la prevalenza del primo ne comporti il riconoscimento - anche- del valore artistico. E ciò laddove si coniughino una progettazione tecnico-funzionale ad una comunicazione suggestiva- evocativa, così superando il normale apporto dato dall' industriai design all'aspetto esteriore conferito da forme particolarmente gradevoli, raffinate ed eleganti (Trib. Milano, 28.11.2006, in GADI 5120, Trib. Milano, 18.12007, in GADI, 5130). Con la conseguenza, qui, che la natura artistica del manichino di Saks non ne esclude il carattere industriale. Altra e diversa questione è la sua mancata concreta produzione seriale che ne eliderebbe, ancora una volta, il carattere industriale. Sul punto il Collegio osserva, che appare sufficiente la realizzazione di un prototipo, utilizzato a scopi industriali o commerciali , dotato in sé di specifiche soluzioni che lo rendano riproducibile in serie- in forme cioè ripetuta in un numero anche infinito di volte -senza il necessario intervento dell'autore. Non si tratta cioè qui di un'opera d'arte che abbia costituito il punto di partenza per il trasferimento dello spunto e dell'ispirazione nel mondo commerciale, ma di un modello già esso stesso sfruttato commercialmente. Ed il carattere -anche- industriale consente altresì di inferire la legittimazione ad agire in nullità in capo al titolare ovvero all'avente causa del diritto anteriore, secondo i criteri stabiliti dal diritto d'autore.

Quanto alla divulgazione che viene ritenuta distruttiva, essa è solo quella che può ritenersi ragionevolmente conosciuta dagli ambienti specializzati nel settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale. Si è dunque in passato ritenuto che l'esposizione del modello in un lontano paese extracomunitario faccia ritenere non conoscibile il disegno od il modello dai settori interessati. Tenuto conto che non può rientrare in questo giudizio la produzione compiuta in sede di scritti difensivi finali da parte di Prada, va tuttavia segnalato che costituiscono ipotesi di divulgazione (oltre alla commercializzazione del prodotto, all'offerta in vendita, l'invio di un esemplare in omaggio) anche la descrizione di un modello in un libro. Ed è proprio questa la modalità di divulgazione che secondo l'attrice si sarebbe verificata.

Ciò premesso in ordine all'astratta opponibilità, il manichino Saks non appare comunque, come già accennato, dotato di capacità distruttiva.

Invero, se al più si può parlare di riadattamento, il modello multiplo di Sicis è fortemente innovativo ed ha un peculiare carattere individuale, non potendo essere valutato come una pedissequa ripresa del precedente qui rivendicato. L'anteriorità a giudizio del Collegio non anticipa il nucleo che caratterizza la peculiare individualità nel quale si estrinseca il modello della convenuta: i manichini brevettati sono ricoperti -nella forma realizzativa più vicina al manichino di Saks- da materiale trasparente, anche da vetro, ma non da specchi. L'impatto visivo è dunque assai diverso, giacché è solo l'ambiente circostante che nell'anteriorità dona colore e luce alla figura, diversamente dal modello Sicis ove il ruolo decisivo in tal senso è giocato dal materiale usato nelle tessere e da eventuali luci interne al corpo.

A ciò si aggiunga che nell'anteriorità il corpo umano appare estremamente longilineo, mentre il gioco di linee e forme del disegno depositato -alla luce dei disegni depositati- appare più tozza.

2.3.Al Collegio appare altresì evidente che nessuna delle restanti anteriorità eccepite da Prada, anche volendo tenere conto delle realizzazioni qui allegate dall'attrice delle quali è controversa l'anteriorità ovvero la posteriorità rispetto al titolo azionato, può considerarsi identica al modello azionato, giacché nessuna riprende tutte le peculiari caratteristiche del titolo, ma ne differisce per dettagli non irrilevanti. Si pensi in proposito al manichino "Omnitronic", ove il corpo umano è ricoperto da materiale lucido, quale una sorta di patina di alluminio unitaria, a mo’ di seconda pelle, ove lo sguardo scivola via, giacché la superficie non risulta composta da singoli elementi che conservano un autonomo impatto visivo ed attrattivo rispetto all'osservatore (cfr. doc. 9 di parte attrice). Ovvero, ancora, ai manichini di cui ai documenti 12 e 13 di parte attrice, ove le tessere - di vari colori - creano a loro volta disegni e decorazioni rispetto alla base, formando una autonoma e forte caratterizzazione formale.

Il modello, Sicis si discosta quindi dal patrimonio esistente, ed . in parti colale dei disegni e modelli del settore merceologico di riferimento, suscitando un'impressione diversa rispetto ai modelli e ai disegni anteriori (cfr. docc. 9-20 di parte attrice).

Il modello è dunque nuovo e dotato di carattere individuale rispetto alle anteriorità dianzi esaminate.

Con conseguente rigetto della domanda di nullità della privativa italiana formulata in via principale dalla difesa Prada.

 

3. Quanto alla contraffazione

La validità non è tuttavia estesa a qualsiasi manichino ricoperto da mosaici, giacché il perimetro della privativa si limita a quelle particolarità formali indicate nel titolo e che ne consentono un distacco apprezzabile rispetto alle anteriorità.

Prada ha utilizzato nelle vetrine dei propri negozi di MiuMiu manichini realizzati dalla società Appleworth Ltd, caratterizzati dalla figura slanciata e magra, ricoperta di specchietti dalla forma triangolare.

Il Collegio ritiene di condividere la prospettazione di parte attrice, secondo la quale tali figure producono nell'utilizzatore informato un' impressione generale diversa rispetto a quella suscitata dai modelli Sicis. In effetti tali res, analogamente al manichino di M.B., sono ricoperti da specchi il cui effetto luminoso è prodotto dalla luce esterna che sugli stessi si rispecchia.

Ciò crea nell'utilizzatore informato, -qui un acquirente professionale, un vetrinista, un negoziante, un architetto ovvero un allestitore di eventi- un'impressione sostanzialmente diversa rispetto alla privativa di cui si discute. E precisamente:

- gli specchi oro di forma triangolare dei manichini Prada hanno colore e luminosità dipendente dall'ambiente circostante, mentre le tessere di mosaico di Sicis da realizzare in materiale trasparente -anche di vetro- mutuano il loro colore e la loro luminosità dalla tonalità delle tessere stesse nonché dalla luce inserita nel loro interno. E tale distanza tra i due modelli è esattamente la stessa che differenzia i modelli Sicis dal modello Newyorkese: tale distanza, da un lato, prima ha consentito di inferire la validità del modello azionato e, dall'altro, ora permette di affermare la mancanza di interferenza.

A ciò vanno aggiunti ulteriori elementi di differenziazione che accentuano le differenti impressioni suscitate dai due modelli. Si fa riferimento in particolare:

- alle piccole ed identiche dimensioni dei quadratini del mosaico Sicis il cui lato- secondo il perimetro della privativa- è di massima di un centimetro ed il cui spessore è di mezzo centimetro. Al contrario, gli specchietti del manichino Prada hanno forma triangolare, sono di evidenti dimensioni maggiori e formano una sorta di rete dorata che ricopre l'intero corpo del manichino;

- il mosaico dei manichini Sicis non si estende alle mani ed ai piedi mentre la figura di Prada è interamente ricoperta dagli specchietti;

- i manichini Prada presentano i tratti del viso, il naso, gli occhi, la bocca e le orecchie, particolari tutti assenti in quelli Sicis;

- la linea sottile ed esile del manichino Prada si contrappone alla corporatura tozza di quella di Sicis, peculiarità che, benché non rivendicata nel titolo, si auto-rivendica come accennato attraverso i disegni depositati.

In conclusione dunque, il prodotto di Prada presenta certo elementi in comune con il modello registrato, ma insufficienti tuttavia a riprodurre l'effettiva complessiva impressione generale che attribuisce alla privativa azionata il carattere di individualità. E le differenze riscontrate si appuntano su dettagli non di certo marginali ma su caratteri che, agli occhi dell'utilizzatore informato, sono in grado di differenziare le due res (Trib. Milano, 19.1.2004, in GADI, 4708/01).

 

4. Quanto alla concorrenza sleale

4.1. Quanto alla concorrenza sleale confusoria -a prescindere dalla pretesa carenza del rapporto di concorrenzialità e dall'eccezione di svolta sul punto dalla difesa Prada- è mancata qui una compiuta allegazione di quali siano gli elementi idonei a consentire l'immediata percezione e individuazione dell'origine del prodotto -e dunque suscettibili di tutela temporale illimitata- ma che siano al contempo altri e diversi rispetto a quelle forme già qui protette- per la loro individualità estetica- attraverso lo strumento della registrazione nazionale o comunitaria (Tribunale di Milano, 27.12.2011, G.U. Marangoni).

Tali considerazioni conducono quindi a.l. L'esclusione dell'ipotesi anticoncorrenziale dianzi esaminata, con conseguente rigetto della relativa domanda.

A ciò si aggiunga la considerazione che i manichini realizzati da Sicis manifestano una capacità individualizzante del tutto diversa rispetto a quella dei manichini Prada. Come già osservato, il corpo umano ha linee molto più tozze, le tessere sono più piccole (si veda ad esempio quello riprodotto sulla rivista "La mia Casa" del maggio 2006, pag. 126, doc. 4; cfr. altresì doc. 2, pag.) e spesso, soprattutto, il mosaico disegna - attraverso colori o gradazioni diverse- figure floreali e geometriche (cfr. doc. 5 di parte resistente) che si fanno abito o copricapo esse stesse (cfr. doc. 6 ed in particolare i manichini riprodotti nella Rivista "Mille idee", aprile 2008), mentre le mani e i piedi sono normalmente sprovvisti di tessere.

Il manichino Prada, si ribadisce, ha una figura filiforme ove il tono muscolare è pressoché assente, le tessere sono triangolari, monocromatiche, creano una sorta di "effetto rete" uniforme che a sua volta non è un abito, ma è idoneo solo a meglio esaltare i vestiti della maison indossati dal manichino stesso.

4.2. Quanto all'agganciamento parassitario, pare che qui la convenuta faccia riferimento a quello c.d. sincronico, ossia quella condotta che si esprime in una singola iniziativa del concorrente. Sembra tuttavia davvero difficile ritenere che l'utilizzo di una delle più semplici figure geometriche tridimensionali -quali i cubi, spesso utilizzati ai fini dell'allestimento e dell'organizzazione dello spazio delle vetrine in posizione quasi "dialogante" con i manichini -possa ritenersi l'espressione della parassitaria ripetizione di una soluzione originale e creativa di Sicis, al dichiarato fine di sfruttarne la notorietà ed il prestigio (pag. 25 comparsa conclusionale della convenuta).

4.3. Infine: quanto alle condotte contrarie alla correttezza professionale, escluse tutti profili illeciti sopra evidenziati, l'unica circostanza ancora da vagliare e sindacata dalla difesa della convenuta è costituita dalla scelta di fare produrre i manichini dell'attrice in territorio extracomunitario, abbattendone cosi i costi: tale decisione di dislocare la fornitura di beni strumentali all'attività della maison in sé, evidentemente, non costituisce illecito sanzionabile corrispondendo invece ad una libera scelta di mercato.

Anche le domande di concorrenza sleale, sotto tutti i profili censurati, non meritano dunque accoglimento.

 

5. Quanto al governo delle spese

Quanto al regime delle spese occorre tener in conto che parte attrice è soccombente sulla domanda di nullità, per l'accoglimento della quale ha avviato il presente giudizio. Appare quindi al Collegio equo porre le stesse a carico di Prada in ragione della frazione del 50% mentre per la residua frazione del 50% vengono compensate.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande formulate da Prada s.p.a. e Prada Store s.r.l. contro Sicis s.r.l. con atto di citazione notificato in data 5.3.2010 nonché in relazione alle domande riconvenzionali svolte dalla convenuta, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione delle parti, così provvede:

1) rigetta la domanda di nullità della registrazione italiana per modello e disegno multiplo n. 89457 di titolarità di Sicis s.r.l.;

2) accerta e dichiara che i manichini utilizzati da parte attrice nei propri negozi Miu Miu non costituiscono violazione dei diritti di esclusiva della convenuta ed in particolare del modello multiplo italiano 89457;

3) conseguentemente rigetta la domanda svolta in via riconvenzionale da Sicis s.r.l., di contraffazione dei propri diritti di privativa, nazionali e comunitari;

4) rigetta la domanda di concorrenza sleale ex art. 2598, commi, 1,2,3, c.c. svolta in via riconvenzionale dalla difesa Sicis s.r.l.;

5) pone le spese di lite a carico dell'attrice in ragione della frazione del 50%, liquidata in complessivi Euro 4.000,00 di cui Euro 300,00 per spese, e 1000 per diritti ed il residuo per onorari, compensando la residua frazione del 50% tra le parti stesse.

Questo contenuto è riservato agli abbonati. Se già disponi di un accesso valido clicca qui per autenticarti.
In caso contrario è possibile:
- contattare i numeri 06.56.56.7212 o 392.993.6698
- inviare un messaggio WhatsApp al numero 392.993.6698
- inviare una richiesta al servizio clienti
- consultare le formule di abbonamento