Tribunale Torino 17/06/2020 [Diritti di proprietà industriale - Contraffazione - Settore dei tabacchi - Sequestro di cartoni contenenti stecche con pacchetti di sigarette recanti marchio identico al marchio figurativo oggetto di domanda di registrazione]

Diritti di proprietà industriale - Contraffazione - Settore dei tabacchi - Sequestro di cartoni contenenti stecche con pacchetti di sigarette recanti marchio identico al marchio figurativo oggetto della domanda di registrazione - Decadenza per non uso del marchio registrato - Accordo di coesistenza di marchi - Concorrenza sleale - Riproduzione del packaging dei prodotti in violazione dei suoi diritti d’autore.

 

SENTENZA  

n. 1825/2020 pubbl. il 17/06/2020 

(Giudice relatore: dott.ssa Silvia Orlando) 

 

nella causa civile iscritta al n. 21330/15 R.G. 

Promossa da: 

KT & G CORPORATION, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Taejon Corea del Sud, elettivamente domiciliata in Torino via Viotti n. 9, presso lo studio degli Avv.ti Alberto lmproda e Cristiana Brega che la rappresentano e difendono per procura in atti. 

- PARTE ATTRICE - 

 

CONTRO 

 

MANIFATTURA ITALIANA TABACCO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Chiaravalle (AN), e dopo il suo fallimento, FALLIMENTO della MANIFATTURA ITALIANA TABACCO S.P.A., in persona dei curatori fallimentari Avv. Francesco Tardella e Dott. Paolo Di Paolo, rappresentati e difesi dall’Avv. Gianpaolo Sicuro ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Alessandro Bolla in Torino via Montecuccoli n. 9. 

- PARTE CONVENUTA - 

 

CONCLUSIONI DELLE PARTI 

PER PARTE ATTRICE: 

Respinta ogni contraria deduzione, eccezione e istanza, 

A-in via principale 

1) rigettare tutte le domande propose in via preliminare e riconvenzionale da parte convenuta per i motivi esposti in narrativa; 

2) confermare l’ordinanza resa il 6.3,2015 dal Giudice dr. Ciccarelli nel procedimento cautelare RG n.14036/2015; 

3) accertare e dichiarare che l’apposizione da parte di Manifattura Italiana Tabacco 5,p.a., su prodotti identici o affini a quelli designati dalla registrazione di marchio figurativo “PENE- n,155.6330, dalla registrazione di marchio denominativo “PlNE” discendente dalla domanda n.TO2013C002953 e da quella di marchio figurativo “PINE BLUE” discendente dalla domanda n.T02013C003000„ tutte di titolarità dell’esponente e sulle loro confezioni, del segno “PINE BLUE” descritto in narrativa o altri Segni comunque confondibili con i Marchi KT&G, nonché l’ulteriore offerta, immissione in commercio, detenzione, esportazione o promozione con qualsivoglia modalità, di detti prodotti, costituisce contraffazione dei Marchi KT&G ex art. 20 e. l. c.p.i.; 

4) accertare e dichiarare che l’attività di cui in narrativa in fatto consistente nell’integrale riproduzione del packaging dei prodotti della KT&G Corporation ad opera di Manifattura Italiana Tabacco s.p.a. costituisce violazione dei diritti d’autore del l’attrice; 

5) accertare e dichiarare che le attività. poste in essere da Manifattura Italiana Tabacco s.p.a. di cui alla narrativa in fatto costituiscono atti di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 nn. 1 e 3 c.c.; 

6) per l’effetto, disporre l’inibitoria di ogni altro utilizzo dei Marchi KT&G oggetto del presente giudizio nei confronti di Manifattura italiana Tabacco s.p.a. con contestuale ordine di ritiro dal commercio dei prodotti recanti i Marchi KT&G o segni con essi confondibili e del relativo materiale illustrativo e pubblicitario, fissando un termine per l’esecuzione del provvedimento; 

7) per l’effetto, ordinare la distruzione dei prodotti recanti i Marchi leT846 o segni con essi confondi bili e del relativo materiale illustrativo e pubblicitario, inclusi i prodotti ometto del sequestro disposto con l’ordinanza resa in data 6.7.2015 nel procedimento cautelare RG n.14036/2015 ed eseguito il 29.7.2015; 

8) fissare a carico della Manifattura Italiana Tabacco s.p.a. una somma dovuta per api giorno di ritardo nell’esecuzione degli obblighi derivanti dall’emananda sentenza e per ogni sua violazione o inosservanza successivamente constatata; 

9)-condannare la convenuta al risarcimento in favore dell’attrice dei danni patiti e patiendi, compreso il danno non patrimoniale, nella misura che verrà determinata in corso di causa occorrendo anche con ricorso alla valutazione equitativa, nonché alla restituzione degli utili in alternativa o per la parte eccedente al risarcimento del lucro cessante; 

10) disporre la pubblicazione dell’emananda sentenza a spese e a cura della convenuta su due quotidiani nazionali - che si indicano ne “Il Sole 24 Ore” e “Il Corriere della Sera” - nelle dimensioni pari ad alieno due moduli ed in caratteri doppi rispetto al normale, disponendo altresì che, nell’ipotesi in cui la convenuta non ottemperasse all’ordine del giudice entro dieci giorni dall’emanando provvedimento, vi pota provvedere direttamente l’attrice, a propria cure e spese. con diritto a ripetere le relative spese a semplice presentazione di fattura; 

B- in via istruttoria istanze formulate nel foglio di precisazione delle conclusioni 3.12.2019; 

C-in ogni caso con vittoria di spese e onorari di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. 

 

PER PARTE CONVENUTA: 

Previa declaratoria si opus, della improcedibilità delle domande di accertamento e condanna avanzate da parte attrice in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 52 e 95 L.F., 

richiamate le deduzioni in quanto quantificazione del danno effettuate all’udienza del 25.9.2019, 

richiama le conclusioni già proposte dalla società in bonis, ovvero: 

In via principale 

Respingere tutte le domande dell’attrice per tutti o parte dei dedotti motivi, previa revoca delle già concesse misure cautelari; 

II.in via riconvenzionale 

IlA.accertato e dichiarato il non uso quinquennale della registrazione di marchio italiano figurativo “PINE” n.0001057075 concessa il 23.7.2007, disporne la decadenza per non uso quinquennale; 1.1ifaccertata e dichiarata la non fondatezza dell’azione di contraffazione avversaria per tutti o parte dei motivi dedotti e previa revoca delle misure cautelari già concesse nella precedente fase sommaria, accertare e dichiarare che il sequestro cautelare è stato disposto senza che questo fosse giustificato e, conseguentemente, accertare e dichiarare che, per effetto del sequestro disposto in sede cautelare ed eseguito successivamente, la convenuta ha subito un danno ingiusto; 

IIC.accertato e dichiarato quanto indicato al §IIB che precede, condannare per l’effetto la convenuta al risarcimento del danne, se del caso. previa concessione di provvisionale ex art. 278 c,p.c.; in via istruttoria istanze formulate nel foglio di precisazione delle conclusioni 20.3.2017: 

con vittoria di spese, compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15%. 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

 

I.Con atto di citazione KT&G Corporation ha evocato in giudizio la Manifattura Italiana Tabacco s.p.a. esponendo che: in Italia l’attrice è titolare del marchio figurafivo “PINE” registrato al n.1555330 peri prodotti della classe 34 - tra cui tabacco, sigarette e sigari - a seguito di domanda depositata il 12.8.2013 di rinnovo senza modifiche della registrazione n.1057075 del 23.7.2007 su domanda depositata 22.8.2003, é altresì titolare della domanda di registrazione del marchio italiano denominativa “PlNE” n.T02013C002953 depositata il 9.10.2013 per prodotti della classe 34, per cui pende dinanzi all’UIBM ìl procedimento di opposizione 459/2014, e della domanda di registrazione del marchio figurativo “PINE BLUE” n.T02013C003000 depositata l’11.10.2013 per prodotti della classe 34, per cui pende dinanzi al l’UIBM il procedimento di opposizione 590/2014; in data 24.3.2015 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Ancona ha comunicato l’avvenuta sospensione dello svincolo per l’esportazione di 919 cartoni contenenti ciascuno 50 stecche con relativi pacchetti di sigarette, tutti recanti il marchio “PINE BLUE” identico al marchio figurativo oggetto della domanda di registrazione n. T02013C003000 e simile al marchio denominativo “PINE” oggetto della domanda dì registrazione n. T02013C002953, destinati in Libia e venduti dalla Manifattura. Italiana Tabacco trattandosi di uso non autorizzato dei propri marchi e quindi contraffattivo, si é proceduto al sequestro penale delle merci”, con provvedimento cautelare ante causam, il Tribunale ha inibito a MIT s.p.a. di apporre su prodotti della classe 34 o su loro confezioni il marchio figurativo “PINE BLUE” - oggetto della domanda di registrazione n. T02013C003000, ha inibito alla medesima di mettere in commercio, esportare o promuovere prodotti appartenenti alla classe 34 recanti tale marchio, ha ordinato il sequestro dei prodotti di MIT che costituiscono violazione del marchio indicato; la convenuta pone in essere ai danni di parte attrice condotte di contraffazione dei marchi, di violazione del diritto d’autore e di concorrenza sleale ex art. 2595 n.1 e n. 3 c.c.. Ha pertanto chiesto dì confermare l’ordinanza cautelare e di accertare gli illeciti, cori i conseguenti provvedimenti di inibì/oda, ordine di ritiro dal commercio e distruzione, penale, pubblicazione sentenza, e di condannare la convenuta al risarcimento dei danni, previa svolgimento di attività istruttoria, 

La Manifattura Italiana Tabacchi s.p.a., costituendosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni e delle domande attoree, allegando che essa in virtù di contratto sottoscritto con la società libica Al Madhak Al Ladhid ha realizzato e riempito i pacchetti di sigarette seguendo le istruzioni fornite dalla committente, titolare dei marchi “PINE” e “PINE BLUE” - in Libia e che le condotte poste in essere non costituiscono contraffazione di marchi, violazione dì diritto d’autore e concorrenza sleale, di cui non sussistono i presupposti; in via riconvenzionale ha domandato di dichiarare la decadenza per non use quinquennale del marchio registrato “PINE” figurativo di parte attrice, nonché, previo accertamento dell’infondatezza dell’azione attorea, di revocare le misure cautelati concesse nella fase sommaria e condannare parte attrice al risarcimento del grave danno cagionato alla convenuta con il sequestro. 

Con sentenza non definitiva n.3995/2017 questa Sezione Specializzata ha accertato e dichiarato l’avvenuta decadenza per non uso, a norma degli artt. 24 e 26 c.p.i., del marchio di cui é titolare l’attrice registrato dall’UIBM in data 23.7.2007 al n.1057075 su domanda depositata il 22.8.2003, oggetto di rinnovo senza modifiche nel 2013 con il n. 1556330 a seguito di domanda del 12.8.2013. 

La causa é stata rimessa in istruttoria sulle restanti questioni, attinenti domande dì marchio depositate dall’attrice che non avevano ancora dato luogo a registrazione, essendo pendenti procedimenti di opposizione dinanzi all’UIBM, ed é stata sospesa ai sensi dell’art. 120 comma I seconda parte c.p.i. fino alla decisione deIl’UIBM. 

A seguito dì fallimento della convenuta, dichiarato con sentenza del Tribunale di Ancona del 27.11.2017, il procedimento é stato interrotto e successivamente riassunto su ricorso del Fallimento della Manifattura Italiana Tabacco s.p.a.. 

L’UIBM, accogliendo le opposizioni proposte, ha respinto le domande di registrazione di marchi di KT&G; e la Commissione dei ricorsi con sentenze del 17.7.2018 ha rigettato i ricorsi presentati da KT&G avverso Ie decisioni dell’UIBM. 

In accoglimento di istanza di parte convenuta, é stata disposta C.T.U. contabile con affidamento dell’incarico al dott. Mauro Vicendone. 

Indi le parti hanno precisato le conclusioni sopra riportate. 

II.In ordine alla decadenza per non uso del marchio registrato “PINE” di parte attrice, ai sensi degli artt. 24 e 26 c.p.i. è già stata pronunciata la sentenza non definitiva n.3999/2017, pertanto le domande riproposte sul punto in sede di precisazione delle conclusioni e le argomentazioni svolte negli atti conclusivi, non vengono prese in esame. 

A fronte della decadenza del marchio, KT&G Corporation non ha titolo per invocare la tutela per violazione dei diritti sul marchio registrato ai sensi dell’art. 20 c.p.i. 

II.L’attrice non ha ottenuto dall’UIBM la registrazione del marchio denominativo “PINE” e del marchio figurativo “PINE BLU” oggetto di domande n. TO2013C002953 del 9.10.2013 e n.TO2013C003000 dell’11.10.2013. 

I procedimenti dì opposizione pendenti al momento dell’instaurazione del presente giudizio e del precedente procedimento cautelare, si sono conclusi con raccoglimento dell’opposizione alla registrazione dei marchi da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che con decisioni n,231/2017 e n. 236/2017, notificate il 20.6.2017., ha respinto le domande di registrazione di KT&G. 

Avverso le decisioni dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, KT&G ha proposto ricorso avanti alla Commissione dei ricorsi di cui all’art. 135 c.p.i. la quale con sentenze n.50/2018 e n. 51/2008 pubblicate il 17.7.2018 ha rigettato entrambi i ricorsi. 

Non avendo ottenuto la registrazione dei marchi, l’attrice non ha titolo per invocare la tutela per violazione dei diritti sul marchio registrato ai sensi dell’art. 20 c.p.i.. 

L’accordo di coesistenza di marchi che l’attrice allega di avere concluso nel luglio 2019 con la società che aveva proposto le opposizioni avanti all’UIBM, a prescindere da tutte le eccezioni di inammissibilità e inopponibilità sollevate da parte convenuta, è comunque irrilevante nel presente giudizio. non avendo dato luogo ad una registrazione dei marchi di KT&G. 

L’istanza formulata dall’attrice in comparsa conclusionale, di sospensione ulteriore del processo ex art. 120 c.p.i. in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione che dovrà decidere sul ricorso proposto da KT&G avverso le sentenze della Commissione dei ricorsi, é inammissibile in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dopo essere stata proposta al G.I. e rigettata con ordinanza 17.4.2019, l’istanza é comunque da respingere, in quanto l’art. 120 c.p.i. -disponendo che “se l’azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non ì stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l’Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. E giudice. tenuto conto delle circostanze. dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con tl medesimo provvedimento l’udienza in cui il processo deve proseguire”- prevede la sospensione in attesa della decisione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ma non impone alcuna sospensione in caso di proposizione di ricorso in Cassazione avverso la decisione negativa della Commissione dei ricorsi che ha a mia volta deciso avverso la decisione negativa dell’UIBM. 

IV. La domanda attorea di accertamento della violazione dei diritti d’autore é infondata. 

KT&G chiede dì dichiarare che l’attività della convenuta consistente nell’integrale riproduzione del packaging dei propri prodotti costituisce violazione dei suoi diritti d’autore; a sostegno delta domanda afferma che: la confezione dei prodotti MIT riproduce in maniera esatta e fedele i disegni ed in generale la realizzazione grafica dei pacchetti dell’attrice, investendo non solo il prospetto frontale del pacchetti, ma opti altra vista del pacchetto e la stecca, l’attrice é titolare dell’opera dell’insceno costituita dalla veste grafica delle confezioni dì sigarette e stecche il diritto d’autore va riconosciuto ai “works or drawing” nella fattispecie consistenti nella renderizzazione grafica - scelta di linee e di colori - dei pacchetti di sigarette. 

Parte attrice non allega quali siano gli elementi creativi della veste grafica delle confezioni di sigarette e stecche, da cui si possa desumere l’apporto personale creativo dell’autore di quella che assume essere un’opera dell’ingegno. 

Non risulta pertanto allegata, né tantomeno provato, il carattere creativo che costituisce elemento essenziale per il riconoscimento del diritto d’autore. 

Né dall’esame dei pacchetti di sigarette e delle stecche (doce. 7-10 dell’attrice) - che riproducono sostanzialmente il marchio figurativo “PlNE BLU” oggetto di domanda di registrazione di parte attrice non accolta, con le scritte “Pine” e “Blù” e una “P” stilizzata - é riconoscibile prima facie un siffatto valore creativo nelle linee, nei colori, nel packaging. 

È infondata anche la domanda attorea di accertamento di concorrenza sleale. 

KT&G sostiene che la condotta posta in essere in violazione del suo diritto di uso esclusivo di cui all’art. 20 c.p.i. costituisce anche concorrenza sleale ex alt 2598 n. 1 c.c. perché Ia convenuta ha apposto ai propri prodotti segni identici o simili ai marchi attorei e ha riprodotto integralmente le scelte grafiche effettuate dall’attrice per il packaging dei propri prodotti:, e che la condotta é anche contraria alla correttezza professionale ai sensi dell’art. 2.598 n.3 c.c, perché MIT s.p.a era ben a conoscenza dell’esistenza dei marchi dell’attrice e ha posto in essere la propria condotta concorrenziale sapendo che tali atti costituissero aperta violazione dei diritti dell’attrice sotto i profili della contraffazione del marchio, dì violazione dei diritti d’autore e di concorrenza sleale. 

Le condotte illecite descritte non risultano integrate, in quanto il marchio registrato di pane attrice é state oggetto di pronuncia di decadenza per non uso e le domande dì registrazione degli altri marchi sono state respinte, non sussiste conseguentemente violazione dei diritti sui marchi dell’attrice, non sussiste violazione dei diritti d’autore, né peraltro i pacchetti di sigarette dell’attrice sono in commercio in Italia. 

V.La domanda di parte convenuta di condanna di KT&G al risarcimento dei danni é fondata. 

Il Fallimento MIT s.p.a. chiede di condannare l’attrice al risarcimento del danno ingiuste, per costi sostenuti e mancato guadagno, cagionato con il sequestro, per avere azionato con colpa un marchio decaduto e domande di marchi di dubbia registrabilità, così bloccando merce deperitile e poi distrutta, e impedendo la consegna dona merce già prodotta alla società libica Al Madhak Al Ladhid e l’ulteriore esecuzione del contratto stipulato con la medesima. 

Si ravvisano gli elementi dedotti da parte convenuta a sostegno della domanda, del fatto illecito colposo, del danno ingiusto, del nesso di causalità. 

KT&G ha chiesto in via d’urgenza, nel procedimento cautelare ante causam, la tutela ex artt. 129-131 c.p.i. dei propri diritti sui marchi “PINE” e “PINE BLUE” oggetto del presente giudizio, ottenendo il provvedimento del 6.7.2015 con cui il Tribunale, ira accoglimento della domanda, ha inibito e MIT s.p.a. di apporre su prodotti della classe 34 e su loro confezioni il marchio figurativo “PINE BLUE” oggetto delle domanda di registrazione n.T02013C003000 depositata da KT&G l’11.10.2013, ha inibito a MIT s.p.a. di mettere in commercio, esportare o promuovere prodotti appartenenti alla classe 34 recanti il medesimo marchio: ha ordinato il sequestro dei prodotti di MIT s.p.a., costituenti violazione del marchio indicato che si trovavano presso la sede principale o secondaria di tale society ovvero presso terzi. 

In data 29.7.2015, su istanza di KT&G, l’ufficiale giudiziario sì é recato presso la sede di MIT s.p.a. e ha sottoposto a sequestro 43.699800 kg di sigarette confezionate in pacchetti e stecche, recanti il segno “PINE BLUE” (doc. 12 attrice) 

La merce sequestrata comprendeva anche 9 189,800 kg dì merce aia °emetto di sequestro penale ex art. 354 c.p.p. su segnalazione di KT&G, trasferiti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Ancona alla sede della MIT s.p.a,: in data 24.3.2015 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Anona aveva infatti comunicato la sospensione dello svincolo per l’esportazione per pacchetti di sigarette destinati dalla MIT s.p.a. alla società libica Al Madhak Al Ladhid, chiedendo a KT&G di comunicare se si trattava di violazione dei propri marchi oppure no, e KT&G ha affermato la violazione dei propri marchi (docc. 5 e 6 dell’attrice); la merce é quindi stata sottoposta a sequestro penale. 

Il provvedimento cautelare viene revocato, non sussistendo gli illeciti lamentati dall’attrice, KT&G ha fatto valere, con condotta qualificabile come colposa, diritti derivanti dalla registrazione di un marchio che in realtà non aveva usato e che é stato pertanto oggetto di pronuncia di decadenza, nonché diritti derivanti da domande di registrazione che sono state respinte dall’UIBM, insistendo nelle proprie pretese anche dopo la decisione dell’UIBM e dopo la decisione della Commissione dei ricorsi. 

La merce sequestrata, di cui é stato nominato custode il legale rappresentante di MIT, è stata stoccata e custodita presso i magazzini della medesima, depositi fiscali sottoposti a vigilanza dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ai sensi della legislazione vigente in materia di tabacchi e non liberamente surrogabili da altre strutture. 

In corso di causa sono stati pronunciati due provvedimenti e art. 669 decies c.p.c., su istanza della convenuta e con il consenso dell’attrice, di autorizzazione al materiale spostamento delle sigarette sequestrate all’interno dei magazzini, disponendo che le operazioni di spostamento avvenissero alla presenza dei legali di entrambe le parti o di loro delegati. 

Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 e 696 decies c.p.c. del 21.10.2017, MIT s.p.a. ha allegato che: la merce giaceva sottoposta a sequestro oltre due anni; il tabacco, Ne non viene consumato ernie un tempo decisamente inferiore a quello decorso dall’esecuzione dei sequestri, perde (malta organolettiche ed aroma e ne viene svilita la qualità in modo irreparabile; tenere a magazzino la merce rappresenta un costo, a maggior ragione se, come nel caso in esame, la merce immagazzinata é ormai invendibile, e rende impossibile o difficoltoso l’immagazzinamento di altra merce in buono stato e vendibile la merce deve essere avviata al macero; il magazzino è deposito fiscale sottoposto a vigilanza dell’AAMS e devono essere effettuati interventi finalizza6 a] suo ridimensionamento; e ha chiesto di nominare un tecnico che procedesse all’esame dei lotti sequestrati e alla valutazione della stato di consistenza e conservazione della merce, all’individuazione e quantificazione del valore della merce sequestrata e dei costi per lo smaltimento; indi di autorizzare il custode giudiziario a procedere allo smaltimento e alla distruzione delta merce sequestrata. 

Tale sub-procedimento sì è concluso con il provvedimento del 23.11.2017, che ha preso atto dell’accordo raggiunto tra le parti e ha disposto in conformità, autorizzando MIT s.p.a, a distruggere i pacchetti di sigarette oggetto di sequestro, revocando il sequestro per la sola distruzione e non per altro uso, disponendo che le operazioni materiali di esecuzione avvenissero alla presenza dei legali delle parti o di loro delegati, 

Le operazioni di distruzione della merce sequestrata sono state eseguite e portate a termine in corso dì causa, come da verbale di distruzione tabacchi lavorati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio per le Marche sede di Ancona, del 7.11.2018 e relativi allegati (produzione 29.11.2018 di parte convenuta). 

I costi di stoccaggio e di custodia sostenuti dalla parte convenuta dal momento dell’esecuzione del sequestro alla distruzione e i costi sostenuti dalla medesima per le operazioni di distruzione, costituiscono danno ingiusto conseguente ai provvedimenti di sequestro penale e civile chiesti e ottenuti con colpa dall’attrice. 

Tali costi sono stati quantificati dal C.T.U. nell’importo rispettivamente di € 22.165,68 e di € 23.375,33 pari a complessivi € 45.541,01. 

La C.T.U. risulta correttamente svolta e adeguatamente motivata, con convincente replica avverso le contrarie osservazioni dei CTP; il Tribunale pertanto condivide e fa proprie le relative conclusioni. rinviando alla relazione peritale per una più approfondita disamina dei conteggi effettuati. 

In particolare con riferimento ai costi di sto agio e custodia, il Tribunale ritiene legittimo considerare tutti quelli sostenuti dal 30.3.2015, data del sequestro penale, alla distruzione, in quanto anche il sequestro penale é stato disposto su segnalazione di KT&G che ha vantato gli stessi diritti di marchio azionati con le domande cautelari civili; il danno ingiusto conseguente al fatto illecito colposo dell’attrice comprende pertanto anche i costi sostenuti a seguito dei sequestro penale (seconda ipotesi prospettata dal C.T.U.). 

Con riferimento ai costi sostenuti per le operazioni di distruzione, il Tribunale ritiene corretto considerare tutti i costi documentati da parte convenuta, mediante produzione delle fatture e della prova del pagamento, comprese pertanto le due fatture DS Smith Recycling Italia mi. non inserite in un primo momento nel conteggio di parte convenuta, evidentemente per mero errore materiale essendo comunque i documenti stati prodotti, e poi incluse in sede di osservazioni alla bozza di relazione peritale (seconda ipotesi prospettata dal C.T.U.), 

Che i pacchetti di sigarette sequestrati fossero da distruggere perché non più idonei alla vendita (e quindi per liberare spazio nel deposito fiscale e risparmiare ulteriori costi di stoccaggio e custodia) si evince dai seguenti cimenti! nelle operazioni di distruzione, a cui hanno assistito entrambe le parti, autorizzate dall’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane (autorizzazione ADM 29005/RU/BAL del 29.10.2018), i materiali oggetto di trasporto prima e di distruzione poi, sono stati codificati come cod. CER 02.03.04 “scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione”, nel verbale dei 7.11.2018 redatto dall’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane si da atto che la Manifattura Italiana Tabacco s,p,a, ha chiesto di poter distruggere tabacchi lavorati dichiarati non idonei alla vendita, che l’Ufficio dei Monopoli ha autorizzato [a distruzione, che alle operazioni ha assistito un rappresentante di KT&G che non ha reso dichiarazioni, che dai. documenti di trasporto allegati risultano indicate tipologie e quantità dei tabacchi lavorati autorizzati alla distruzione, che il carico é stato scortato da] formulario rifiuti, che i tabacchi trasportati e scaricati corrispondono a quanto indicato nei documenti di trasporto; nel documento di trasporto 7.11.201.8 te merci sono indicate come Codice CER 02.03.04 “scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione”; per ottenere l’attribuzione del Codice CER parte convenuta ha conferito incarico alla lgienstudio s.r.l., “per l’esecuzione di analisi di laboratorio su un campione rappresentativo di sigarette (prodotto Finito) al Fine di predisporre scheda di caratterizzazione dello stesso con attribuzione del codice CER, al fine dì successivo smaltimento e distruzione- e la Igienstudio s.r.I. ha svolto l’incarico, emettendo fattura per l’attiva di “analisi chimica di un campione rifiuto “scarti di sigarette” al fine di procedere allo smaltimento con attribuzione del codice CER, con inclusa predisposizione della scheda di caratterizzazione del rifiuto” (produzioni del 29.11.2018). 

Né parte attrice, nel corso delle operazioni di distruzione, ha contestato in alcun modo la classificazione delle merci operata da controparte, dall’analisi chimica del campione, dal documento di trasporto, dal formulario rifiuti, dal verbale dell-Agenzia dei Monopoli e delle Dogane. E nel presente giudizio non ha chiesto di analizzare i materiali per verificarne il deperimento. concordando sulla distruzione di quanto sequestrato. 

Occorre infine rilevare che la parte convenuta non aveva, all’epoca in cui ha chiesto dì procedere alla distruzione, alcun interesse a di stringere merci che fossero state ancora idonee alla vendita. 

Né peraltro nel presente giudizio l’attrice afferma che le sigarette sarebbero state ancora vendibili attualmente, al momento della revoca del provvedimento cautelare e a distanza di cinque anni dal loro sequestro. 

Ulteriore danno ingiusto patito dalla parte convenuta é rappresentato dal mancato profitto, che MIT avrebbe conseguito dalla fornitura dei pacchetti di sigarette “PlNE BLUE”- alla società libica Al Madhak Al Ladhitl. 

MIT s.p.a. aveva infatti stipulato in data 3.3.2015 un contralto di fornitura cori la suddetta società (doc. 2 della convenuta), in vieti l del quale avrebbe dovuto produrrei confezionare e consegnare, pacchetti di sigarette con il marchio –”PINE BLUE”, che la Al Madhah Al Ladliid aveva garantito e documentato di avere registrato in Libia, e tale società si impegnava ad effettuare acquisti minimi non inferiori a 1.000 master cases mensili, corrispondenti a circa 10.000 kg convenzionali, e 12.000 master cases annui, per la durata del contratto pari a tre anni, al prezzo concordato. 

Il sequestro di 43.699,80 kg di pacchetti di sigarette ha certamente impedito a MIT s.p,a. di consegnare tale quantitativo di materiale alla controparte contrattuale, e di conseguirne il relativo ricavo, pur avendo à sostenuto i costi relativi. 

Il danno da mancato profitto è stato correttamente quantificato dal C.T.U. in € 1,81 per kg (pari a €79.096,64 con riferimento al materiale sequestrato e distrutto). 

Si rimanda alla relazione peritale per l’approfondimento in ordine ai criteri applicati, che il Tribunale ritiene corretti, per la determinazione del mancato profitto nella misura indicata (pagg. 29-30), cori convincente superamento delle contrarie osservazioni mosse dai consulenti di parte (pagg. 31-33). Considerato peraltro: 

-che il provvedimento cautelare ha impedito a MIT s.p.a. anche dì eseguire ulteriormente il contratto con la società libica. 

-che detto contratto prevedeva l’obbligo della Al Madbak Al Ledhid di acquistare quantitativi minimi di 120.000 kg annui per la durata di tre anni al prezzo concordato. 

-che i quantitativi sottoposti dapprima a sequestro penale e poi a sequestro civile dimostrano che Le parti del contratto stavano rispettando i quantitativi minimi di produzione e acquisto (nel marzo 2015 sono stati sequestrati 9.189,800 kg di merce pronta per la consegna, a luglio 2017 sono stati sequestrati complessivi 43 699,800 kg -comprensivi di quelli gita sottoposti v sequestro penale- di merce pronta per la consegna), 

-che peraltro la situazione economica di MIT s.p.a. é peggiorata nel corso dei tre anni di durata contrattuale tanto da portare alla dichiarazione di fallimento in data 27.11.2017, 

il Tribunale ritiene prevedibile che MIT s.p.a. avrebbe, in mancanza di provvedimento cautelare. proseguito nell’esecuzione del contratto con la società libica per una durata di due anni, conseguendo il relativo profitto, che può essere determinato equitativamente tenendo conto dell’importo indicato dal C.T.U, di C 1,81 per kg, in complessivi € 434,400 (con riferimento a kg 240.000 pari al quantitativo minimo di acquisto per due anni). 

Non vengono riconosciute ulteriori voci autonome di danno in particolare i costi sostenuti per la produzione del materiale sequestrato, ritenendo il Tribunale più corretto prendere in esame il mancato profitto come determinato dal C.T.U. tenendo conta anche dei costi espressamente indicati nella relazione peritale. 

KT&G viene conseguentemente dichiarata tenuta e condannata a corrispondere a parte convenuta, a titolo di risarcimento del danna la somma dì € 479.941,01 cosi quantificata alla data attuale. 

Sull’importo sono dovutigli interessi legali dalla data della pronuncia al saldo effettivo. 

VI.Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell’attrice; le stesse sono liquidate ai sensi del D.M. 10.3.2014 n.55 nei seguenti importi, che tengono conto della complessità delle questioni trattate e delle attività svolte: per fase di studio € 6.000, per fase introduttiva € 4.000, per fase istruttoria € 10.000, per fase decisoria € 10.000, pari a complessivi € 30.000 per compensi, oltre ai compensi per il procedimento cautelare ante causam, liquidati in € 7.050 (come da liquidazione dell’ordinanza cautelare a favore di KT&G); oltre al rimborso forfettario spese nella misura del 15% e al rimborso degli esposti documentati per € 1.581. 

Per stessi motivi le spese di C.T.U., liquidate con separato provvedimento, sono definitivamente poste integralmente a carico dell’attrice. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale di Torino, 

dato atto che è stata pronunciata sentenza non definitiva n.3995/2017; 

respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, 

- dichiara infondate e rigetta le domande proposte da parte attrice KT&G Corporation; 

- revoca il provvedimento cautelare pronunciato con l’ordinanza 6.7.2015 nel procedimento cautelare R.G. n.14036/2015; 

- dichiara tenuta e condanna la parte attrice KT&G Corporation, in persona del legale rappresentante, a corrispondere alla parte convenuta Fallimento della MANIFATTURA ITALIANA TABACCO s.p.a., a titolo di risarcimento danni per i motivi esposti, la somma di € 479.941,01 oltre agii interessi regali dalla data odierna al saldo effettivo; 

- condanna la parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese processuali, che liquida in € 44.188,5 -dì cui € 37.050 per compensi, € 5.557,5 per rimborso forfettario spese € 1.581 per esposti -oltre CPA e IVA se dovuta; 

- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della C.T.U., liquidate con separato provvedimento. 

Manda la Cancelleria a comunicare la sentenza all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. 

 

Cosi deciso nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Torino in data 26.05.2020.